IPR Daily，全球视野的知识产权新锐媒体

2012年12月11日，世界知识产权组织发布的《2012年世界知识产权指标》报告中指出：中国已经成为专利申请的第一大国。然而，目前国内发明专利申请文件质量参差不齐，很多申请由于撰写、意见陈述不当而延长了审查周期、甚至因此未能获得有效的授权保护。一份好的申请文件不仅能够大大节约专利审批时间，而且撰写质量的好坏会直接影响到专利申请能否授权以及授权后的稳定性，本文指出了国内专利在申请文件撰写和审查意见答复方面存在的常见问题，并结合典型案例对相应问题进行分析、给出建议。

一、保护范围要清楚，原始撰写最重要

专利法第二十六条第四款规定，“权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围”，而权利要求书是否清楚，对于确定发明要求保护的范围是极为重要的，发明或实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。在实际审查过程中，经常会遇见下面两种情况，权利要求书的特征限定不清楚而导致权利要求保护范围不清楚，或者审查员指出权利要求不具备新颖性/创造性，而申请人在意见陈述中反复强调说明书中的某个技术方案具备新颖性/创造性，上述两种情况都是因为没有很好的理解权利要求的保护范围。

【案例1】权利要求如下“一种杜仲牡丹烟及制造方法，由下列组份和总重量的比例配制而成，其特征是：一、用湖南省慈利县炮制好的优质杜仲叶30%-40％；二、用甘草丝片10%-20％；三、用晒干或烘干的臭牡丹叶30%-40％；四、用烤烟叶30%-40％”。说明书中对于“湖南省慈利县炮制好的优质杜仲叶”没有进一步解释，与此相关的记载为“湖南省慈利县的杜仲叶，绿原酸含量为4.7％，而贵州、陕西等省的杜仲叶绿原酸含量仅2.9％”。

在案例1中，权利要求出现了“湖南省慈利县炮制好的优质杜仲叶”这一特征，其中对于“杜仲叶”采用了“湖南省慈利县”产地以及“优质”这样含义模糊的词语进行限定，在申请文件中，类似的撰写方式还常见于商标限定、商品名称限定等，分析其中原因，申请人在创立发明的过程中，可能由于采用了某产地的物品或者某种特定商品而解决了技术问题，因此在撰写申请文件时便对技术特征采用产地、商标、商品名称等限定方式，而没有对相关技术特征进行提炼、找出共性。由于上述类型的限定词语通常并不具有本领域已知的确切含义，因此会导致本领域的技术人员无法确认所述的产品或物质，以致权利要求的保护范围不清楚。建议申请人在撰写申请文件的过程中，尽量避免采用产地、商标、商品名称来对产品或物质进行限定，而是采用具体的技术术语对产品或物质进行准确无误的限定，这就要求申请人对解决技术问题的关键技术特征进行准确提炼，这也是一个由表及里、由个性至共性的过程。比如案例1，根据申请人在说明书中的记载，所谓的“湖南省慈利县炮制好的优质杜仲叶”也就是指“含绿原酸4.7％的杜仲叶”，即通过对“湖南省慈利县炮制好的优质杜仲叶”这一特征进行提炼可知其解决技术问题的实质即是“含绿原酸4.7％的杜仲叶”，因此申请人应当在权利要求书中采用本领域已知确切含义的“含绿原酸4.7％”来限定“杜仲叶”。

【案例2】权利要求如下“一种太阳能空气集热器，其特征在于：包括透明壳体，透明壳体的下部设有进气口，透明壳体的上部设有出气口，出气口处装有风机，风机与驱动电源相接，透明壳体内从进气口至出气口之间设有换热通道，换热通道内设有与壳体内壁固定连接的若干个吸热体；所述的透明壳体由高分子聚合物或者玻璃制成”。

在案例2中，审查员曾指出对比文件中的太阳能空气集热器也公开了“透明壳体”这一特征，申请人在意见陈述中答复“采用整体的透明材料高分子聚合物或者玻璃制成壳体，太阳光能从任意角度照入到壳体内”，然而申请人所陈述的透明材料“整体成型”，仅仅根据权利要求书中的“透明壳体”并不能得出这一结论。类似这种情况在申请文件中较为常见，申请人将记载于说明书中的限定带入对权利要求的解析中，而这种限定在权利要求中并未记载，因此这种意见陈述是不具有说服力的、是无效的，对此，申请人可以从两个角度进行陈述或修改，一是基于对权利要求的准确解读的基础上陈述与对比文件的区别所在，二是将说明书中具体的限定加入权利要求书中。

【小结】从案例1可以看出，权利要求的保护范围是否清楚，应从本领域的技术人员角度出发，尽量避免采用含义不明确的词语对权利要求中的特征进行限定，而是采用本领域公知的、有确切含义的技术词语进行限定。从案例2可以看出，申请人在进行意见陈述时，意在强调权利要求与对比文件的区别，但是所强调的特征却没有在权利要求中进行限定，这种陈述是不具备说服力的。盲目为了扩大权利要求保护范围或者隐藏发明点，而没有将说明书中重要的、或者作为发明点的技术特征写入权利要求书中，而仅仅是在意见陈述中强调说明书中技术方案具备创造性，这种做法对权利要求获得授权保护是没有帮助的。

二、是否具备创造性，区别特征是关键

《专利审查指南》在发明是否具备创造性的判断方法中指出“根据区别特征所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题”，而在实际审查过程中，由于审查员所认定的最接近的现有技术可能不同于申请人在说明书中所描述的现有技术，因此，这一“实际解决的技术问题”也就有可能不同于说明书中所描述的技术问题。申请人对于“创造性”审查意见的答复，经常将本申请与对比文件1、2分别进行对比，并陈述本申请权利要求与对比文件1、对比文件2均存在区别技术特征，据此便认定权利要求相对于对比文件1、2具备创造性，可以说这种意见陈述犯了“割裂主义”的错误，没有将对比文件1、2结合起来，权利要求是否具备创造性的应当是基于区别特征解决的技术问题、以及对比文件给出的结合启示得出的，那么针对创造性审查意见该如何进行有效的意见陈述呢，参见下面的案例。

【案例3】权利要求如下，“一种牙擦，包括擦柄，在擦柄的前部有一软质擦体，擦体的表面为锯齿状波浪表面，其特征在于，擦体的表面开有放置牙膏的凹槽，该凹槽为在擦体内的凹槽，四周有壁”。审查员在通知书中指出，对比文件1公开了一种牙擦，包括刷柄，在刷柄的前端具有软且有弹性的高密度海绵，并且海绵的表面有搓板型的波纹。区别技术特征“擦体表面内设有凹槽，凹槽四周有壁”实际解决的技术问题是如何更好的防止牙膏。对比文件2公开了一种牙刷，具有凹槽，其为前后畅通的两侧有壁的开放式凹槽，审查员认为该凹槽同样能够容纳牙膏，且将两侧有壁设计为四周有壁是常用技术手段。

针对这样一份审查意见，申请人该如何陈述才能令审查员信服呢？首先，应当基于审查员认定的最接近现有技术指出区别技术特征，然后判断这一区别技术特征是否被另一篇对比文件所公开，如果区别技术特征被另一篇对比文件完全公开或者部分公开，则进一步分析两篇对比文件是否有结合启示，这也是意见陈述中最核心的部分，对此，笔者给出建议，“结合启示”应当从区别特征在对比文件中、以及本申请中所解决的技术问题角度进行分析，申请人可以针对特征之间的关联性、整体性进行重点陈述。

以案例3为例，首先，对比文件2并没有完整公开区别特征，即前后畅通的两侧有壁的开放式凹槽不同于本申请的四周有壁的凹槽；然后，对比文件2中明确记载，该两侧有壁的凹槽作用在于容纳牙齿而不是放置牙膏，即区别特征在对比文件2中所解决的技术问题与在本申请中所解决的技术问题不同；再次，尽管对比文件2的刷毛上可以涂抹牙膏，但是这与不具备凹槽的牙刷上涂抹牙膏进行刷牙并无差异，也就是说对比文件2并不能解决本申请的技术问题；最后，“凹槽”与“凹槽四周有壁”是相互关联的整体特征，不应将二者割裂开来。这样一份焦点明确、证据清晰的意见陈述，可以大大节省审查周期，促进审查员对案件的深入理解。

【小结】区别技术特征在创造性评判过程中起着至关重要的作用，其直接关系到重新确定发明实际解决的技术问题、对比文件之间是否具备结合启示、以及权利要求的技术方案是否具备创造性，因此其最容易成为申请人与审查员之间争论的焦点。对于区别技术特征解决的技术问题，应当全面考虑本申请权利要求的特征之间的关联作用，同时不应忽略对对比文件中该特征作用的深入分析，更不能武断地判定公开了区别特征便一定能解决同样的技术问题。

三、修改是否超范围，原始记载是标准

在实质审查过程中，为了使得申请符合专利法及其实施细则的规定，对申请文件的修改可能会进行多次，而修改的内容是否超范围，其核准的依据是原说明书和权利要求书记载的范围，具体而言，这一范围包括原说明书和权利要求书文字记载的内容以及根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接、毫无疑义地确定的内容[1]。笔者在审查过程中发现，一些申请人对于这一“范围”的把握经常存在偏差，将主观推断的内容带入这一范围，甚至由于多次修改均不符合专利法第三十三条的规定而最终导致驳回。

【案例4】申请人提交的修改文本中，将申请日提交的从属权利要求中的部分附加技术特征“输液管和输液管挠为圆弧过渡的弯管”加入到了独立权利要求中。然而，在申请日提交的权利要求书和说明书中，记载的都是包含“输液管和输液管布置为人字形，输液管和输液管的弯管段设置为圆弧过渡”这两个技术特征的技术方案。

一些申请人由于缺乏撰写经验，说明书的记载经常与权利要求书一致，说明书没有记载较多的实施例，虽然这样的撰写能够使权利要求书得到说明书的支持，但是容易使得后续的修改不符合专利法第三十三条的规定。一些申请人由于没有很好的理解专利法第二十六条第四款与专利法第三十三条的规定，将权利要求是否得到说明书的支持、与权利要求修改是否超范围混淆，误以为修改后能够得到说明书支持的技术方案就是不超出说明书和权利要求书记载的范围。

以案例4为例，修改后的技术方案仅包含“输液管和输液管挠为圆弧过渡的弯管”这一个技术特征，申请日提交的文件中记载的技术方案与修改文本中的技术方案是不同的，前者仅包含了具有“人”字形这种特殊形状的圆弧过渡形式，而后者还可能包含输液管和输液管向同侧挠为圆弧过渡弯管形、或者相向挠为圆弧过渡弯管形等其他形式。可见，修改后的权利要求的保护范围扩大了，申请人由于没有很好的理解专利法第三十三条的内容，只是简单的认为将从属权利要求中的部分技术特征加入到独立权利要求中、并且修改后的技术方案也能够得到说明书的支持，因此是不会超出原始记载范围的。对此，建议申请人在撰写申请文件时，说明书中尽可能详细记载不同的实施例，同时对于一些特征在技术方案中所取得的技术效果也应从多角度进行详细说明，这样可以为后续的修改及意见陈述提供依据。

【小结】申请文件的修改是否超范围，并不能机械的看权利要求中增加的特征是否记载在原始文件中，而应从修改后的权利要求的技术方案整体出发，与原始文件进行对比核实。

四、意见陈述是桥梁，完美沟通助授权

意见陈述书是申请人与审查员之间的文字沟通与交流，能够有助于审查员对申请文件深入理解，了解争论焦点所在。通常，一份意见陈述书的质量高低与篇幅长短无关，笔者在审查过程中有时看到长达数页的意见陈述，不但不利于审查员抓住意见重点，甚至还可能因此延长了审查周期，相反，一份高质量的意见陈述，能够有助于审查员深入理解申请文件，作出正确审查意见。

【案例5】权利要求请求保护一种换热器，并对换热器的参数关系作了如下限定“(A/W)/L＜6.5，且S＜20；其中：A为单个扁管内的制冷剂通孔的横截面积之和，单位为平方毫米；W为单个扁管的宽度，单位为毫米；L为单个扁管的长度，单位为米；S为单个分配孔的开口面积，单位为平方毫米。”审查员在通知书中指出，对比文件1除了公开换热器其他特征外，还公开了S＜20，与权利要求的区别在于未公开(A/W)/L＜6.5，而对比文件2虽然没有公开这一关系，但是公开了A、W、L参数选取范围，审查员对对比文件2经过计算后得到了(A/W)/L＝3.125，此数值落入权利要求中的(A/W)/L＜6.5范围内，因此认定权利要求不具备创造性。

对于本案，装置权利要求与对比文件的区别如果仅在于参数限定，且该参数限定又被一篇对比文件所公开，如果申请人在意见陈述书中仅仅简单地陈述这一限定是经过大量实验、付出创造性劳动所得到的，则很难令审查员信服。那么针对此类参数限定的权利要求，该如何进行有效的意见陈述才能体现出创造性呢，笔者认为可以从权利要求中参数限定所取得技术效果、对比文件对于这一技术效果是否可以预期、根据对比文件能否得出权利要求限定的参数这几个角度进行陈述。

以本案为例，申请人进行了如下陈述，令审查员信服：首先，对比文件2涉及冷凝器的扁管参数，对于制冷剂的分配效果问题没有任何的提及，本申请同时考虑了两个因素对制冷剂分配效果的影响，即分配管的总开口面积以及扁管内制冷剂通孔的面积之和与扁管的宽度和扁管的长度的比，对比文件1和2对于上述两个因素对制冷剂分配效果的影响没有任何的教导和启示；第二，（A/W）/L<6.5和S<20这两个特征是相互关联的，共同起到提高分配的效果，本领域的技术人员不会从对比文件1的上述范围内仅挑选出S<20的范围与对比文件2结合；第三，对比文件2对于给出的扁管参数的作用没有任何的教导和启示，因此，不能确定这样的扁管参数就是为了提高分配效果。可见，申请人从参数限定取得了意想不到的技术效果、对比文件对于这一技术效果不可预期、根据对比文件不能得出上述参数限定这几个角度进行了合理的意见陈述，与审查员进行了有效的沟通，加深了审查员对案情的理解，进而提高了审查效率。

【小结】意见陈述在审查过程中起着至关重要的作用，一份高质的意见陈述应当逻辑清晰、主次分明，对争论焦点进行合理分析，并尽可能提供可靠论据作为理论支撑。

五、结语

综上，本文通过专利法第二十六条第四款、第二十二条、第三十三条分析发明专利申请文件存在的常见问题，并结合典型案例以及审查实践对申请文件撰写提出建议，旨在帮助申请人更好的理解相关法条在实际审查中的应用，从而提高申请文件撰写质量，同时从申请人角度指出如何进行有效的意见陈述以加强与审查员之间的沟通，从而帮助申请早日获得授权。（作者单位：国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心材料部）

来源：中国发明与专利　2016年第3期

作者：贾月 郭静

编辑：IPRdaily王梦婷