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作者：袁博，上海市第二中级人民法院

来源：IPRdaily

投稿原标题：在先注册商标与在后登记企业名称的冲突处理

商标和企业名称均为商业标志,前者用于区别不同来源的商品或服务,后者用于区别不同市场主体。从二者的管理方式上看,我国企业名称登记是由各级工商机关在其区域范围内核准企业名称,无需检查该企业名称是否与他人商标相同或相似，企业名称登记时并不与商标进行联合检索,确权过程中也没有设立公示和异议程序,以致于企业名称与在先注册商标相同或相似的情况大量存在。[ 孙东雅：《商标与企业名称冲突若干问题研究》，载《电子知识产权》2005年第7期。]

一般而言，对于此类权利冲突，以保护在先注册商标权为原则。然而，对于在诉讼中如何适用法律（适用《商标法》还是《反不正当竞争法》）以及如何执行裁判结果（规范使用企业名称还是停用、变更企业名称），在实践中仍然存在认识上的分歧。那么，解决此类纠纷，需要考虑哪些因素？

一、在先注册商标的知名度可以反映企业名称登记的善意

《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第四条规定：“被诉企业名称侵犯注册商标专用权或者构成不正当竞争的，人民法院可以根据原告的诉讼请求和案件具体情况，确定被告承担停止使用、规范使用等民事责任。”

如果注册使用企业名称的行为本身并不具有恶意，只是在实际使用过程中，由于企业名称的简化使用、突出使用等不规范使用行为，导致相关公众将其与他人注册商标产生混淆误认的，可以根据相关法律规定，要求相关企业规范使用其企业名称。这是因为，规范使用企业名称与停止使用或变更企业名称是两种不同的责任承担方式，不能因突出使用企业名称中的字号从而侵犯商标专用权就一律判决停止使用或变更企业名称。

例如，在王将饺子（大连）餐饮有限公司与李惠廷商标权诉讼案中，最高人民法院在再审中指出，虽然李惠廷的“王将”商标注册在先，但其在大连王将公司注册登记企业名称时并未取得较高知名度，如果大连王将公司在经营活动中规范使用其王将饺子（大连）餐饮有限公司的企业名称，不足以导致相关公众的混淆误认。因此大连王将公司注册使用企业名称本身并不违法（如果规范使用并不违法，不规范使用则侵犯他人商标权），但须规范使用。

二、明显恶意的登记、使用行为构成不正当竞争

如果注册使用企业名称的行为本身缺乏正当性，不正当地将他人具有较高知名度的在先注册商标作为字号注册登记为企业名称，即使规范使用仍足以产生市场混淆的，可以定性为不正当竞争行为，判令停止使用或者变更企业名称。例如，在晶华宝岛（北京）眼镜有限公司与江西宝岛眼镜有限公司等侵害商标权及不正当竞争纠纷案中，最高人民法院在再审申请裁定中指出，江西宝岛公司等两被告的成立均晚于晶华宝岛公司“宝岛”系列商标的注册和使用时间，且成立时相应商标已经获得了较高的知名度，在全国范围内设立了众多的直营、联营店，企业规模、销售额等在眼镜行业均名列前茅。

被告作为同行业经营者，理应知晓上述注册商标，在此情形下，其将“宝岛”作为企业名称中的字号加以登记和使用，主观上具有利用上述商标知名度的故意，违反诚实信用原则和公认的商业道德，构成不正当竞争。因此判令停止使用含有“宝岛”字样的企业名称。

值得一提的是，对于“善意将他人知名度较高的注册商标登记为企业字号”以及“恶意将他人知名度较低的注册商标登记为企业字号”的情形应当如何处理呢？事实上，这两种情形一般而言是不存在的。实践中，由于“善意”或者“恶意”是经营者的主观心态，难以证明，一般是结合他人注册商标知名度的事实来进行推定，因而，对于“将他人注册商标登记为企业字号”的行为，如果商标的知名度越大，可推定“恶意”的可能性越大，反之，则推定为“善意”的可能性越大。

三、有悖诚实信用的字号非突出使用仍可能构成不正当竞争

《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条第（一）项规定：将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的，属于商标法第五十二条第（五）项规定的给他人注册商标专用权造成其他损害的行为。换言之，对于这种这种行为，无需考虑在先注册商标知名度的高低，直接适用商标法定性为商标侵权。

对于一些知名度较高的商标而言，即使规范使用含有与其相同或近似字样的企业字号，仍有可能对消费者对于商品来源以及不同经营者之间是否具有关联关系等产生混淆误认，因此对于这种情形，仍然构成不正当竞争，应当判令停止在相关商品上使用。例如，在“飞利浦”案中，法院认为，被告在涉案商品包装盒等位置标注“飞利浦国际集团（香港）有限公司监制”不属于我国《商标法》规定的商标侵权行为。但是，因原告的“飞利浦”注册商标具有较高知名度，被告标注“飞利浦国际集团（香港）有限公司监制”的行为违反了诚实信用原则。法院最终适用《民法通则》第四条、《反不正当竞争法》第二条认定被告构成不正当竞争。《最高人民法院关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》（法发〔2009〕23号）进一步明确规定：企业名称因突出使用而侵犯在先注册商标专用权的，依法按照商标侵权行为处理；企业名称未突出使用但其使用足以产生市场混淆、违反公平竞争的，依法按照不正当竞争处理。

来源：IPRdaily

作者：袁博，上海市第二中级人民法院

编辑：IPRdaily  彭莹

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