摘要：
在本文中，笔者梳理和总结了通过这些案件积累到的关于产品出口知识产权风险排查及规避相关经验，在被允许揭示的范围内形成简短的文字，与同业者们分享。
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发布：IPRdaily中文网（IPRdaily.cn）
作者：余颖 腾龙三期
供稿：中国企业知识产权研究院
原标题：原创：产品出口知识产权风险排查及规避之上篇、下篇
随着国内企业技术进步、自主创新能力和产品质量管控能力的提升，国产品牌在国际上的竞争力越来越强，在国外市场上攻城略地的同时，也引来了竞争对手和非运营实体（NPE）的觊觎。在过去的十年中，我国一些实力较强的大型企业已经在国外遭遇了一些知识产权诉讼，其中有丢兵弃甲的，也有顽强抗争的，对于后者而言，无论最后结局如何，总归是吸取了一定教训，积累了一些宝贵经验。但由于各种原因，这些用巨额学费换来的实战知识和经验始终未能进入公众视野，供大家借鉴和学习，媒体报道的事件和总结的“经验”也浮于表面，实践指导意义不足。
笔者有幸在工作当中经历了多次海外知识产权诉讼，其中有旷日持久且足以摧毁笔者所在企业整个海外市场的事例，也有小到可以在一两个月内用几万美元解决的案件，在本文中，笔者梳理和总结了通过这些案件积累到的关于产品出口知识产权风险排查及规避相关经验，在被允许揭示的范围内形成简短的文字，与同业者们分享。
一、资源准备
1.拟出口国家相关法律法规和司法实践
从笔者的经验来看，产品出口前的法律准备比技术和生产准备更为重要：产品做不好，结果无非是客户和营收少，但如果不做法律风险防范而盲目出口，结果无异于赤膊上阵，不仅之前若干辛苦和努力付之一炬，还会因巨额赔偿而给企业造成致命的打击。相反，如果充分了解了目标市场的知识产权相关法律法规并有针对性地做好法律风险评估和规避措施，就能极大降低产品扣押、侵权赔偿和禁售的风险，为产品出口保驾护航。
法律准备因目标国家的司法体系不同而有所差异。对于成文法系国家，重点是熟悉现有的法律法规，尤其是关于知识产权案件的民刑性质划分、关于管辖权的规定、案件审理时长、临时禁令和永久禁令的颁发条件、侵权赔偿额度的计算方法、遭遇错误执行的救济渠道等。对于普通法系国家，除了了解有限的法律规定外，更多的精力则应相关法律议题的已有判决结果和法官的裁判思路。
值得一提的是，近年来两大法系一直在相互借鉴和吸收，成文法国家法官发挥自由裁量权审判的案例正在逐渐填补僵硬和粗线条的法律条款所覆盖不到的空白，加之一些“约定俗成”的规则不会在法律条文中体现，但往往在案件审理过程中发挥重要作用，因此案例研究同样应当作为成文法系国家法律研究的重点。例如德国杜塞尔多夫法院在审理华为诉中兴专利侵权一案中，曾就“标准必要专利许可谈判中何为善意”这一法律条文尚未解决的问题请示欧盟法院的意见，后者答复后，在随后的Sisvel诉海尔一案中，德国杜塞尔多夫法院就将欧盟法院的思路作为准绳，给出了预见性很强的裁判结果。
如果产品出口前未就该案件做研究，而仅根据自己的见解对法律条文规定的“善意”做判断，恐怕会造成不可估量的法律后果。笔者之所以强调案例研究重要性的另一个典型案例是华为诉Unwired Planet一案，通常业内人士对标准必要专利许可的“无歧视”原则较为一致的认识是：专利权人对不同的被许可人提出的要求应当一致，但英格兰和威尔士高等法院对该案作出的裁决却是：专利权人对某被许可人给出更低的许可费率并不一定造成“歧视”，除非费率的区别影响了两个被许可人之间的竞争。如果在产品出口到英国前不了解该判决结果，而仍按常理对“无歧视”原则进行理解，从而武断拒绝专利权人的许可要求或提取低额度的专利风险准备金，则被判禁令或惩罚性赔偿的几率就会大大提高。
2.内部资源
（1）技术人员
要判断拟出口产品是否侵权，首先要了解自身产品的设计思路或构造，如果产品是企业内部技术人员设计的，则其便成为侵权判断或专利规避的关键。但需要注意的是，由于技术人员只了解技术层面的内容，并没有专利侵权判断的知识和经验，因此不应该向技术人员提出“产品是否侵权”这样的疑问，更不要把专利文件给技术人员看，而是应当事先总结风险专利的关键技术特征，再据此询问技术人员拟出口产品相应部件的设计思路、工作方法或结构特征，再由专利工程师做专业的侵权分析。笔者在与技术人员交流的过程中，就曾有这样的体会：如果事先把专利文件出示给技术人员，由于他不了解如何界定专利的保护范围，在阅读后往往会作出产品侵权的判断，即使产品实际并未落入专利的保护范围。当然，如果技术人员有专利申请经验并且对专利有正确的认识，则不必拘泥于笔者所述的步骤和方法。
（2）专利工程师
在了解拟出口产品的技术特征后，是否落入风险专利的保护范围，就要靠专利工程师进行专业判断。但是专利的保护范围是一个相对模糊的边界，往往会因为不同人对相同技术术语的不同理解而得出不一样的结论，因此仅仅依靠专利工程师的主观认知是不够甚至危险的，他需要通过检索专利诉讼数据库，查询拟出口国法院对特定技术术语作出的解释，从而对专利保护范围作出相对确定的判断，并在此基础上判断拟出口产品是否侵权或者如何设计技术规避方案。
笔者在工作中时常遇到不同法院对同一技术术语做出截然不同理解的情况，其中一个例子是：权利要求原文写明“First header”,但并未明确第一文件头的数量，美国德州东区法院对此的解释是“一个或多个第一文件头”，而加州北区法院的理解确是“有且仅有一个第一文件头”，被诉侵权产品具有多个第一文件头，因此两个法院得出了完全不同的侵权判断结论。如果和被诉产品具有相同设计的产品拟出口到美国，则专利工程师应通过专利诉讼数据库找到这两个案件，并作出产品运输和销售应避开德州的结论。如果他没有做这个工作，而是按照他的经验理解为“有且仅有一个”，虽然从专业角度看并没有什么错，但一旦按此结论将产品出口到德州，则一定是被判侵权的结局。
（3）法务
企业内部法务需要透彻学习拟出口国家相关法律法规和司法实践，熟悉并追踪同行在相关技术领域发生的诉讼案件进程及结果，了解产品出口到目标国家的风险、采取何种策略规避这种风险以及评估可能为此付出的成本。法务同样需要通过查询专利诉讼数据库以及咨询外部律师获取上述客观信息，据此作出风险评级，判断是否存在刑事犯罪风险，推算专利许可费用或者可能面临的赔偿，提出风险准备金提取建议。如果产品关键部件是由供应商提供，则应提前制定供应商知识产权实力评级，与采购部门共同商定和选择供应商，并与供应商签订知识产权担保合同或共同制定专利风险联合应对方案。
3.外部资源
（1）外部律师
海外的专利风险和专利诉讼在很大程度上需要依靠当地的律师协助进行评估或处理，尤其是上文提到的企业内部人力资源不足的情况下，律师的选择往往决定了案件的胜负。进行根据笔者的观察，国内很多企业在选择外部律师时具有很大的盲目性，往往是通过熟人介绍或者委托国内律所再由其转委托给国外律所，这种选聘律师的方法虽然能省去很多麻烦，但有一个很大的弊端：企业无法判断该律师的真正实力以及无法根据个案的特点选择适宜的律师。下面笔者将对企业根据其不同需求选聘律师方法的优缺点提出个人见解，以期对读者选聘合适的律师有所助益。
1）来本企业拜访过的律师
亲自来本企业拜访过的律师由于和企业内部人员有过面对面的接触和交流，能够加深对彼此的了解，便于建立互信，并且能在一定程度上增强合作默契度。但如果选择面仅局限于这些律师，可能会只见一木不见森林，错过很多其他更好的选项，同时其业务不一定精湛，也不排除其个人能力不能满足企业的期望或案件处理方法和结果差强人意的可能。
2）有中国成长背景的律师
这类律师有中国成长背景，不仅能用中文与企业内部人员无障碍交流，还因其深谙中国文化、中国人的行事方式以及客户行为背后的原因和动机，在合作过程中可以减少很多猜疑和误解，且能用恰当的方式实现更好的沟通，也另合作更加愉快和顺畅。但这类律师毕竟人数太少，导致企业可选择面太小，且同样存在业务不精湛的可能，如果仅局限于这些律师，也有可能无法达到预期的案件办理效果。
3）与上游供应商合作过的律师
如果专利纠纷涉及上游供应商提供的部件，聘请与供应商有过良好合作的律师会是一个不错的选择。一来这类律师熟悉该部件涉及的技术，在技术分析上有相当的优势；二来其可以在已掌握的知识和供应商案件办理过程中积累的材料基础上处理本企业委托的案件，可以减少很多工作时间，从而节省大量费用。但由于本企业和供应商不总是利益一致，律师有可能在办案过程中受供应商的影响而有所保留，甚至可能在本企业与供应商存在利益冲突的时候，站在供应商一边继而损害本企业的利益。企业在选聘这类律师时，需要根据案件具体情况和供应商与本企业的知识产权担保合同的约定来作出正确的判断和选择。
4）知名同行企业雇佣过的律师
利用专利诉讼数据库可以轻松查询到同行企业在其知识产权诉讼案件中聘用的律师事务所及律师，如果是本行业的龙头且诉讼经验丰富，其多次选用的律师一般实力都非常不错，专业能力和办案经验都毋庸置疑，且其熟悉相关本领域的技术，技术分析的效率和质量都有保证。但这类律师通常收费都比较昂贵，且其可能因本企业与其已有客户存在竞争关系而拒绝代理。
5）通过诉讼数据库查询到的律师
如果想有范围更广的选择，还可以通过诉讼数据库查询多次处理过相关技术领域诉讼的律师，再结合企业的预算、沟通的便利程度、利益冲突等因素做筛选。
（2）外部技术专家
外部技术专家是做专利侵权分析、无效检索甚至涉案出庭时能够发挥作用的重要资源，可靠的技术专家了解本技术领域的现有技术和公知常识，熟悉很多技术特征的等效替换方案，能够准确理解专利说明书描述的技术方案，甚至能够帮助设计技术规避方案。拟出口国的技术专家的作用还体现在：一旦企业被诉，外部技术专家可以充当专家证人，出具分析意见或出庭作证，往往能对法官产生一定的影响力，促使其作出对本企业有利的裁决。企业应当建立在本国和拟出口国都寻找一些可靠的技术专家并建立长期合作关系，而不是在需要的时候临时仓促寻找，这样才能保证知识产权风险防范和排查工作的质量。
（3）供应商
如果拟出口产品含有供应商提供的部件，尤其是关键部件，则供应商对本企业的作用不言而喻，有时专利分析和规避工作甚至需要完全依赖供应商的帮助。企业内部知识产权部门能否与供应商建立互信并保持良好的合作关系，将是决定此类诉讼结果的关键因素。因此建议知识产权部门介入本企业的采购流程，获得选定供应商的“投票权”，并与供应商签订知识产权担保合同，保障本企业在遇到知识产权风险并有遭遇经济损失之虞时，能够得到供应商的帮助或赔偿。
4.数据库资源
（1）专利检索分析数据库
专利申请过程中的查新检索、专利无效过程中的对比文件检索、进行专利布局、绘制专利地图、专利收购等工作都需要利用专利检索分析数据库。目前在国内外有若干专利数据库可供选择，国内的很多数据库使用门槛低、简单易用、价格实惠，但对于专利侵权排查较为重要的语义检索功能主要是面向中文，做外文专利检索时效果有限。国外著名专利数据库专业化程度和学习成本更高，而且价格昂贵，但对外文专利收集得更为全面，个别数据库甚至将全部收录专利全文翻译成英文，语义检索功能也很强大，对于企业做海外风险专利排查非常有帮助。企业可根据自身情况购买合适的数据库，并确保负责风险排查的专利工程师能够熟练运用。
（2）专利诉讼数据库
上文提到企业内部专利工程师做专利侵权分析及法务做行业诉讼情报收集、风险评估和律师选聘都需要用到专利诉讼数据库。从全球的司法判决文书公开情况来看，只有美国的电子化公开程度接近100%，欧洲、日本、中国、韩国等国家和地区的电子化公开程度都不尽如人意，这给知识产权从业人员查取案例造成了很大不便。目前市面上针对美国的案例数据库选择较多，案件信息也比较全面，各个数据库在使用便利性、全面性和数据处理深度等方面存在一定差异，价格也参差不齐。笔者在工作中有幸了解到一种收集了全球主要国家知识产权案例的数据库Darts-ip,其在世界各地以与法院签约获取裁判文书或员工定期赴法院调取案件文书的方式，取得判决书原件并做电子化处理，再进一步对裁判文书做数据提取和人工法律分析，对于产品出口风险排查非常有帮助。企业可根据自身的需求和财力进行选择。
二、风险识别
在资源准备充分的情况下，风险识别将变得较为容易，正所谓“磨刀不误砍柴工”。笔者将根据风险从高到低的顺序，对三类专利的识别方法进行简单总结。
1.侵权警告函指出的专利
如果企业收到的专利侵权警告函明确指出了风险专利，则可能基于以下几种情况；（1）从形式上看，如果专利权人仅在警告函中列出疑似侵权产品名称和型号，提供了一个或几个专利号，甚至呈出Claim Chart,则这类专利风险很高，决不能等闲视之。专利权人很可能对本企业产品进行了拆解或对产品的工作方法和步骤进行过研究，并与其专利进行比对，找出了侵权盖然性较大的专利。（2）专利权人提到其拥有本行业产品必然会实施的专利，已向相关标准组织作出过专利声明，并列出了专利列表，虽然没有提供claim chart，但此类专利侵权的概率也较大。（3）专利权人在警告函中既未列举具体侵权产品名称，也未提及具体专利号，则此类警告函很可能是讹诈函件，根据欧美最新的司法实践，这类侵权警告不属于“善意”谈判邀约，企业可以不予理会。（4）专利权人在警告函中提到侵权产品名称，并列出一长串专利列表，这种情况也许是专利讹诈，也许的确存在侵权的可能，需要结合专利权人在本行业的地位、名声和其诉讼情况做综合判断。
2.本行业高风险专利
首先，上述提到的标准必要专利是本行业产品无法回避的风险最高的专利。其次，通过专利诉讼数据库筛查出的同行企业或上游供应商频繁被诉且被判侵权的专利也存在非常大的危险性。
3.自行排查出的专利
专利工程师根据本企业产品的技术特征，利用专利数据库检索出覆盖了这些技术特征的专利，则同样具有一定危险性，此时需要将这些专利导入专利诉讼数据库进行检索，探查这些专利是否有相关诉讼记录，以印证自身的侵权排查结论或评估专利侵权风险转化为现实的可能性。
4.联合供应商排查出的专利
如果产品核心部件都由供应商提供，企业自身难以识别该部件涉及的风险专利，则可能通过上文所述的利用专利诉讼数据库筛查供应商同行频繁被诉专利的方法，请供应商进行识别。
通过以上方法已经能够初步筛选出可能对本企业拟出口产品具有威胁的专利清单，针对上述专利，企业技术人员、专利工程师和上游供应商应当结合自身产品技术方案进行对比分析，识别出对拟出口产品而言真正具有高风险的专利，再有计划地进行风险规避。
三、风险规避
1.设计技术规避方案
技术规避是所有风险规避措施中最为根本和有效的。这就要求企业的知识产权风险排查工作走在产品设计方案最终落地之前，而不是等生产模具和生产线都已准备完毕、甚至产品都已实现批量生产之后。越早识别出专利风险并寻找替代方案，受到的损失就会越小。现实中很多企业都是在产品出口前夕才令知识产权工作人员做风险排查，原因是其错误地认为风险规避就是法务准备一些法律文件就可以解决的问题，不会影响到整体技术方案的设计。如果不未雨绸缪，一旦风险转化为现实，则悔之晚矣。
如果产品核心部件都由供应商提供，则可能通过上文所述的方法，联合供应商进行识别。如果确有侵权，则可尝试让供应商更改技术方案或更换其他供应商，如果没有更好的备选项，则应尽量与供应商签署知识产权担保合同，确保侵权诉讼发生后能够得到经济上的补偿。
2.针对风险专利进行环绕式专利布局
如果企业不具有技术规避的能力或无法绕开风险专利，则可考虑针对风险专利进行环绕式专利布局，例如就实施风险专利所必须使用的上游技术、风险专利技术的各种替换方案等申请专利，当风险转化为现实时，可用这些专利作为筹码与专利权人展开谈判或进行交叉许可，以避免或降低专利侵权带来的经济损失。
3.针对高风险专利进行无效检索
通过专利权无效可以使专利权人失去起诉的资本，也可以为与专利权人达成和解提供筹码和基础。先对高风险专利进行无效检索，再根据需要合理利用这些检索结果，将对专利风险规避大有裨益。但企业用于无效检索的成本有限，在高风险专利数量较多的情况下，不可能针对所有风险专利做无效检索，因此笔者将根据自身的经验和理解作出一些筛选建议：
首先应当把已排查出的高风险专利导入上文提到的专利诉讼数据库进行检索，查询这些专利是否已被他人提出无效，结果和进展如何，如已被判无效，或者无效请求人已获得绝对优势，则可把这些专利从无效检索备选清单中排除。
其次是评估剩下的高风险专利权人是否具有危险性。可利用上文提到的专利诉讼数据库查询这些专利权人是否发动过侵权诉讼，一般而言，有过起诉历史的专利权人对企业而言风险更大，因此在选择目标专利时，应重点选取这些专利权人的专利。
再次是评估专利无效的难度，这步的关键提前对专利权人的专利稳定性做一个整体判断，利用上文提到的Darts-ip数据库可以较为容易地通过统计数据了解到某专利权人的专利被无效的案件数量、无效成功率及主要的无效理由，根据专利权被维持的比例大小，可以判断出该专利权人的专利质量和稳定性，由此可以预知无效其专利的难度。企业可充分评估无效该专利的必要性，再根据自身的预算和专利无效的成本进行选择。
进一步，在进行无效检索时，对于如何提高精准度和效率，笔者也有一点体会供读者参考：利用Darts-ip数据库，检索目标专利同族是否在拟出口国以外的其它国家经历过驳回复审或无效诉讼，如果裁判结果是被最终驳回或无效，则当事国的法院或专利局所找到的对比文件和无效理由则可作为无效目标专利的重要参考。采用这种方法不仅可以帮助做无效检索的工作者跨越语言障碍找寻对比文件，还能省去大量筛选最佳对比文件的宝贵时间。
4.提起专利无效诉讼
对于已经做过无效检索的专利，可以根据实际情况判断是否应当对其提起无效诉讼。首先建议锁定侵权警告函明确指明的专利，其次评估已找到的对比文件是否足以无效目标专利，然后估算专利无效诉讼的成本是否在预算范围内，再次需要结合专利权人的角色和地位斟酌无效其专利的必要性：例如，若对方是NPE，且已向企业发送过警告函，则提起无效诉讼可对其产生较大的震慑力，迫使其放弃提告；如果对方是竞争对手，如果其手握大量专利，在自身专利储备较弱的情况下，率先提起无效诉讼可能会引起其报复性反扑，最终得不偿失；如果对方比本企业专利实力弱，则可尝试发起无效，尽量提前消除出口隐患。企业需要对上述内容进行较为准确的判断，做到知己知彼，理智决策。
5.提起确认不侵权之诉
对于比较好诉的专利权人警告函中明确提到的专利，如果在风险识别过程中发现本企业产品明显不侵权，尤其是已有相关判例支持该结论的情况下，可选择在对自身有利的法院管辖地提起确认不侵权之诉，以掌握案件的主动权。如果不主动占取先机，而是等专利权人起诉后才被动应诉，则可能面临审判地、适用法律、先例都对自身不利的窘境，白白丧失“主场优势”。
6.准备律师函或保护信
如果企业用于出口知识产权风险规避的预算有限且风格保守，以上提到的主动提起无效诉讼及确认不侵权之诉都无法作为备选项，则笔者强烈建议企业在已做不侵权分析和无效检索的情况下，聘请拟出口国当地律师撰写律师函或保护信（内容与律师函相似，只是在不同国家称呼不同），内容包括不侵权和无效分析的结论和原因、专利权人存在懈怠、专利不具有可执行性等。在不同的国家，律师函或保护信有不同的作用和递交方式，企业需要事先研究拟出口国的相关法律法规且咨询当地律师当地的司法实践和惯常操作。例如在美国，律师撰写的保护函不必事先递交给法院，企业自行保留即可，一旦专利权人起诉，企业可呈出准备好的律师函，可以在很大程度上减轻甚至消除被判恶意侵权和惩罚性赔偿的风险。在德国，法律并未定义保护信的概念、形式、递交方式和法律效果，但在实践中，法院在只听取专利权人的单方面陈述后批准其临时禁令请求的概率很高，因此往往有企业在感受到侵权风险时提前向法院递交，以争取在事前为自己辩护的机会，减小法院下达禁令的概率，事实证明如果保护信的内容能够得到法官内心的认可，则可在很大程度上避免禁令风险。这种风险规避措施是从实践中探索出来的，只有当地经验丰富的律师能够准确把握其操作方式，因此建议企业利用专利诉讼数据库选择在该法律事务上具有经验的律师并尽早建立联系，咨询相关事宜并根据律师的建议及早做准备。
7.取得风险专利权或实施许可
如果上述选项对企业而言均不具有可实施性，取得风险专利权或实施许可则是最保险的方式。但这完全依赖于专利权人的意愿、企业的经济实力和谈判能力，企业可根据实际状况进行选择。
8.做好产品设计研发记录
如果拟出口产品是企业自行设计的，从立项开始至产品成型整个过程的设计思路、草图、实验记录、会议记录都应当完整保留，这样做的目的在于：如果有人抢先申请了专利并起诉企业侵权，可以用上述资料进行先用权抗辩；或者即使在他人申请专利后才开始产品设计，在某些情况下这些材料也能在一定程度上降低被判恶意侵权的可能性。
9.改换营销方式
对于完全不具备上述任何一种方式的实施能力，尚未进入专利权人视野而又愿意冒很大风险的企业，可以尝试以下途径降低潜在风险：
（1）改换物流通道
以欧洲为例，如果专利权人只在A国有维权记录，可以从A国的邻国B入境，然后从B国通过陆路进入A国，这样可以在很大程度上绕过A国的海关，减小海关查扣风险。
（2）改变宣传方式
删除企业网站、电子销售平台、产品宣传手册上与风险专利有关功能的介绍，以免留下侵权证据。
（3）更换销售途径
寻找一家较为安全的中间商，在国内将产品卖给中间商，再由该中间商出口至目标国并将商品转卖给客户。
以上关于产品出口专利侵权风险排查的资源准备、风险识别和规避措施是从笔者自身的实践出发，侧重于提供一些行之有效且具有可操作性的方法性建议，并不能完全消除风险，但可在一定程度上降低风险发生的概率，且部分思路和措施可为风险转化为现实后赢得诉讼或减少损失提供帮助，同业者可根据自身的情况有选择地实施。
发布：IPRdaily中文网（IPRdaily.cn）
作者：余颖 腾龙三期
供稿：中国企业知识产权研究院
编辑：IPRdaily赵珍 校对：IPRdaily纵横君
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