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原标题：专利“临时保护”二三事

最近，遇有咨询关于专利临时保护之事宜，遂将有关法律规定及实践进行简单梳理，在此与大家分享。

所谓专利“临时保护”，可见于专利法第十三条之规定：“发明专利申请公布后，申请人可以要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用”。其是针对发明专利申请“早期公开，延迟审查”制度的配套规定，因在专利申请公布至授权这段时间，发明已经为公众所获知，因此面临可能被实施的风险，而此时专利申请尚未授权，不能适用专利法第十一条有关专利权保护的规定，为保护专利申请人的利益而给予发明在此“保护空白时间段”一定程度的“临时保护”。因实用新型及外观专利均为授权后再公开，因此不存在临时保护之规。

何时可以请求临时保护？

虽然根据专利法的上述规定，专利申请人可以在发明专利申请公布后即告知发明实施者支付适当的使用费，但实践中实施者通常会以该专利申请尚未授权为由而拒绝立即支付费用。考虑到公布后的发明专利申请审查结果并不必然是授权，如果审查结果导致专利申请被驳回或者撤回，此时专利申请人若可以强制实施者支付费用显然是缺乏充分的理由的。专利法实施细则中对此进行了进一步规范，专利法实施细则第八十五条的规定，请求管理专利工作的部门调解“发明专利申请公布后专利授予前使用发明而未支付适当使用费的纠纷”，应当在专利权被授予之后。同理，专利申请人通过司法途径要求使用费的支付也应在专利被授权之后。

因此，关于临时保护期的使用费的纠纷，无论是请求管理专利工作的部门调解，还是到法院提起民事诉讼，均需要等到专利申请授权后才能够进行。

专利申请授权后必然可以主张临时保护吗？

答案是否定的。

由于在专利申请授权之前，公众对于授权后的权利要求的保护范围不得而知，而仅能够依据公布时的保护范围进行判断，虽然大部分发明专利申请在审查过程中授权时的范围会小于等于申请公布时的保护范围，但也不排除存在授权专利保护范围大于专利申请公布时保护范围的情况，此时若给予专利权人以临时保护期，显然有悖于对公众利益的信赖保护。虽然专利法中未就此给出明确的规定，但2016年实施的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（以下简称“司法解释二”）中对此给出了明确的规定，司法解释二第十八条第二款规定：

发明专利申请公布时申请人请求保护的范围与发明专利公告授权时的专利权保护范围不一致，被诉技术方案均落入上述两种范围的，人民法院应当认定被告在前款所称期间内实施了该发明；被诉技术方案仅落入其中一种范围的，人民法院应当认定被告在前款所称期间内未实施该发明。

可见，只有在他人实施的方案均落入公布的发明专利申请及授权后专利权的保护范围时，才可以主张临时保护。

临时保护的诉由及保护程度

鉴于处于临时保护期时，专利申请尚未获得授权，实施该发明不属于专利侵权行为，因此若提起民事诉讼请求的诉由应为“发明专利临时保护期使用费纠纷”而非“专利侵权纠纷”。

另外，因实施者并非专利侵权，显然无法适用专利法第六十五条规定的专利侵权时侵权者应当承担的赔偿责任。对于临时保护期的保护，目前专利法仅规定了申请人可以要求实施其发明的单位或者个人“支付适当的费用”。关于何为适当费用，专利法未有其他详细规定。对此，在司法解释二中予以进一步释明，司法解释二第十八条第一款中规定：权利人依据专利法第十三条诉请在发明专利申请公布日至授权公告日期间实施该发明的单位或者个人支付适当费用的，人民法院可以参照有关专利许可使用费合理确定。

实践中很多案件的情况是并没有许可使用费可供参照。鉴于法律分别规定了侵权损害赔偿与临时保护期的适当费用，多数法院目前在实践中通常倾向于在不超过专利侵权赔偿额度的情况下综合考虑专利权的类型、实施发明的行为性质和情节以及查明的事实等，参照专利法第六十五条有关侵权赔偿的规定处理（参见北京高院(2017)京民终55号关于日本电产（东莞）有限公司与LG伊诺特有限公司发明专利临时保护期使用费纠纷、侵害发明专利权纠纷二审民事判决书）。

另外，对于临时保护期期间产生的制造、销售、进口行为，其后续侵权与否的判断标准在司法解释二第十八条第二款中做出了明确的规定：“发明专利公告授权后，未经专利权人许可，为生产经营目的使用、许诺销售、销售在本条第一款所称期间内已由他人制造、销售、进口的产品，且该他人已支付或者书面承诺支付专利法第十三条规定的适当费用的，对于权利人关于上述使用、许诺销售、销售行为侵犯专利权的主张，人民法院不予支持。”为综合平衡专利权人与公众之间的利益，如实施者支付了临时保护期内的适当费用，专利权人针对已支付费用产品或方法后续的使用、许诺销售、销售行为不能再主张侵权。

以上只是简单梳理了发明专利临时保护的相关实践及规定，难免有不足及疏漏之处，还望同行读者多多指正。
 

来源：康信知识产权

作者：吴孟秋

编辑：IPRdaily王颖          校对：IPRdaily纵横君

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