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来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：孙悦  中国贸促会专利商标事务所

原标题：美国外观设计专利侵权判定的最新进展：徽标的影响及权利要求的限定作用

2018年，苹果与三星两家公司在美国长达七年的外观设计专利诉讼争议以联邦巡回上诉法院终审判决三星赔偿苹果高达5亿多美元后，双方就赔偿达成和解协议而告终。这项争议虽暂时告一段落，但判决背后所涉及的对美国专利法中对外观设计相关条款的解释以及越来越高的涉案金额使业内人士增添了对美国外观设计专利的兴趣。本文试图对近来比较有代表性的美国外观设计专利的案例两则进行介绍来尝试剖析美国外观设计专利保护的最新动向。

案例I：徽标对图案外观设计专利侵权判定的影响—哥伦比亚运动服装北美公司诉塞瑞斯创新附件公司案

2015年1月，哥伦比亚运动服装北美公司（下文称“哥伦比亚公司”）起诉塞瑞斯创新附件公司（下文称“塞瑞斯公司”）侵犯其一项发明专利US8,453,270，（下文称“’270专利”）中的两项权利要求以及其另一项外观设计专利 D657,093，（下文称“’093专利”）的专利权。经加州南区地区法院一审审理，陪审团认为’270专利的两项权利要求不具备新颖性和创造性，因而塞瑞斯公司不侵犯该件发明专利的专利权。然而，陪审团同时认为塞瑞斯公司侵犯了’093外观设计专利权，并赋予哥伦比亚公司高达300万美元的赔偿。涉案双方分别向位于华盛顿的联邦巡回上诉法院提起上诉。2019年11月，联邦巡回上诉法院做出判决，维持了对一审中’270专利两项权利要求不具备新颖性和创造性的认定，但推翻了一审中对塞瑞斯公司侵犯’093外观设计专利权的认定。由于联邦巡回上诉法院的此项判决确认了商品标识在外观设计侵权判定中所起的重要作用，因而本案的判决受到了广泛的关注。

093外观设计专利涉及如该专利附图中所示的装饰性设计，其中的附图1（参见下图1）涉及波浪形设计，其它附图涉及图1中的设计应用于睡袋、靴子、服装等具体产品中的情形。

根据美国专利法，欲证明外观设计专利被侵权，外观设计专利权人须从“普通观察者”的角度进行证明。根据美国最高法院一项百余年前的至今仍行之有效的在先判决（Gorham Co. v. White，81 U.S. 511，528（1871）），判断外观设计侵权与否的标准在于：以“普通观察者”作为购买者通常具备的注意力来看，如果相似之处足以使该观察者将一项设计混淆成另一项受专利保护的设计，则认为前项设计侵犯了后项设计的专利。根据美国最高法院另一项判决（Egyptian Goddess，Inc. v. Swisa，Inc.，543 F.3d 665，678（Fed. Cir. 2008）），“普通观察者”应熟悉现有设计，并且当基于现有设计来审视专利设计与争议设计时，假想的普通观察者会注意到专利设计区别于现有设计的方面；如果专利设计与现有设计接近，那么争议设计与专利设计之间的微小区别对假想的普通观察者的眼力来说更重要。” 此外，根据美国最高法院的又一项判决（Crocs, Inc. v. Int'l Trade Comm’n, 598 F.3d 1294, 1303 （Fed. Cir. 2010）），在通过 “普通观察者”进行侵权判别时，应对专利设计的整体进行判别。

在一审判决中，法院认为“普通观察者”应是购买或使用塞瑞斯公司相关产品的消费者，并且认为即使是最敏锐的消费者也不能注意到塞瑞斯公司的相关设计与哥伦比亚公司的专利设计的区别。塞瑞斯公司辩称，其相关设计的波纹中被其公司徽标间隔，波纹之前的距离不是均匀的，以及波纹的方向与专利设计相差90º。然而陪审团并未认可这些理由，其原因在于哥伦比亚公司的专利中并未要求保护徽标，该专利也未要求特定的波纹取向，而且其它的细微区别也不足以使普通观察者将塞瑞斯公司的设计与哥伦比亚公司的设计相区分。最终，陪审团做出了不利于塞瑞斯公司的决定。

在上诉审理中，塞瑞斯公司认为，一审法院的主要错误在于没有认识到反复出现的塞瑞斯公司徽标是其设计中不可分割的部分，在判断与专利设计是否相似时排除这样的装饰性要素与一审中认定的应从整体上来比较两种设计的标准是矛盾的。上诉法院认为一审法院的错误在于：（1）一审法院在侵权判定中拒绝考虑塞瑞斯公司徽标是不适当的；（2）一审法院在解决一些有争议的事实时适用了错误的标准而没有让陪审团来决定。

具体来说，一审法院依赖于一件在先案例（L.A. Gear，988 F.2d）而认为，在外观设计专利的侵权判定中，应完全忽略徽标。在该在先案例中，涉案各方对专利设计与争议设计基本相同这一事实没有争议。然而，上诉法院认为，该案例并没有阻止包括陪审团和合议庭在内的事实发现者考虑装饰性徽标作为专利设计与争议设计之间的差异之一。基于以上和其它观点，上诉法院推翻了一审法院关于塞瑞斯公司侵犯哥伦比亚公司外观设计专利权的判决。

此判决一出，立即引起业内人士的普遍关注。该判决所确认的徽标在判断被比图案是否相似时所起的作用为美国外观设计专利的申请和保护策略都提出了新的挑战。一方面，使用者似乎可以通过在在先设计上增加徽标来规避专利保护；另一方面，今后的美国外观设计专利申请者可能需要为其设计、尤其是与图案相关的设计增加额外的局部外观设计的申请来强化对其设计的保护。

案例II：权利要求对保护范围的限定作用—科夫卢森堡有限公司诉霍姆埃克斯普赖恩公司案

科夫卢森堡有限公司（下文称“科夫公司“）拥有名称为“用于座椅的图案”的美国外观设计专利D677,946（下文称”’946专利“）。科夫公司于2017年7月在新泽西地区法院对霍姆埃克斯普赖恩公司（下文称“霍姆公司”）提起诉讼，声称霍姆公司的篮筐产品侵犯了其上述外观设计专利。2018年1月，新泽西地区法院做出一审判决，认为科夫公司的外观设计专利保护范围仅限于座椅产品，因此驳回了科夫公司的诉讼请求。科夫公司不服并向位于华盛顿特区的联邦巡回上诉法院提出上诉。2019年9月，联邦巡回上诉法院做出裁决，维持了新泽西地区法院的判决。此案因涉及外观设计专利说明书中权利要求的表述对最终专利保护范围的限定作用而广受关注。 

946专利涉及用于座椅的图案，其权利要求记载了“如所示及所描述的用于座椅的图案的装饰性设计。”在该专利的附图中，仅给出了设计图案，没有给出任何应用该设计图案的制品，参见下图3。从下图3可见，该图案为“倒Y”形的连续重叠图案。

图3：946专利的附图1

霍姆公司的产品为塑料篮筐，上有“正Y”形的连续重叠图案，参见如下图4。

图4：霍姆公司的篮筐产品

科夫公司在一审中诉称，霍姆公司的篮筐产品侵犯了其外观设计专利。然而，霍姆公司在答辩时争辩认为，科夫公司的专利保护范围应仅限于座椅产品。一审法院认同霍姆公司的观点并驳回科夫的起诉。

联邦巡回上诉法院赞同一审法院的观点，并且认为，该专利权利要求中所述的“用于座椅的图案的装饰性设计”对该专利的保护范围有限定作用。回顾本专利在审批时的审查历史可知，科夫公司在原始提交的申请文件的标题、权利要求和附图说明中所使用的表述是“用于家具的图案”。在审查期间，审查员未对权利要求中这样的表述提出疑义，但认为标题中这样的表述过于模糊，并建议将标题修改为“用于座椅的图案”并对申请文件的其它部分进行相应的修改。科夫公司接受了该建议并做出了相应的修改，但未补交任何体现用于座椅的图案的实施方式的附图。

在上诉审理中，科夫公司认为本案不适用禁止反悔原则，因审查员在审批中接受了其权利要求中所用的“用于家具的图案”的描述，其后来所做出的修改仅仅是为了依照审查员的意见进行修改从而获得授权，并不意味着对座椅以外的保护范围的放弃。上诉法院认为，美国专利法从未对抽象的表面装饰物赋予过专利权从而使专利范围涵盖该装饰物所能应用的所有可能的制品上。虽然通常确定外观设计的保护范围要根据附图中体现的实施方式来确定，但’946专利仅在其权利要求中描述了其图案可应用于座椅，而所有附图中均不涉及图案所能应用的具体产品。最终，上诉法院没有接受科夫公司的争辩理由，认为其在审批期间提交的修改即最终的授权文本构成对授权专利的保护范围的限制，支持了一审法院做出的判断，即将’946专利的保护范围仅限于在座椅这一种产品上的图案，从而霍姆公司的产品不构成侵权。

由此案可知，在申请美国外观设计专利时，对标题、权利要求及附图说明的描述应尽可能使用含义清晰、范围宽泛的术语。同时，为了扩大外观设计专利的保护范围，可以考虑增加可能的应用有外观设计的不同实施方式的附图。对于图案设计，还可以考虑采用局部外观设计的方式来加以保护。

结语

近年来，美国国内发生的与外观设计专利有关的侵权诉讼案件数量有逐渐增加的趋势，且涉案金额也越发庞大。因此，深入了解美国外观设计专利法规，跟踪美国法院的相关最新判决将有助于外观设计权利人利用好美国专利法来保护自己的权益。

相关案件：

1. COLUMBIA SPORTSWEAR v. SEIRUS INNOVATIVE ACCESSORIES：18-1329.Opinion.11-13-2019；

2. CURVER LUXEMBOURG, SARL v. HOME EXPRESSIONS INC.：18-2214.Opinion.9-12-2019。

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：孙悦  中国贸促会专利商标事务所

编辑：IPRdaily王颖          校对：IPRdaily纵横君

注：原文链接：美国外观设计专利侵权判定的最新进展：徽标的影响及权利要求的限定作用（点击标题查看原文）

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