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来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：曹凤梅 广东卓建律师事务所

原标题：非形状、构造类技术特征不等同于方法特征和材料特征--解析再审申请人谭熙宁与被申请人镇江新区恒达硅胶有限公司侵害实用新型专利权纠纷案

非形状、构造类特征并不等同于方法特征和材料特征，方法特征和材料特征对于产品的形状、构造的变化有贡献的，可以认为是形状、构造类特征。非形状、构造类特征基本上不会对实用新型专利的新创性产生贡献，最高院在指导意见中使用“原则上不予考虑”，为特殊情形下考虑非形状、构造类特征留下可能。笔者将从“实用新型专利的现有技术抗辩”、“非形状构造类技术特征”两个关键词入手结合该指导案例的具体案情，解读“原则上不予考虑”的理由。

摘要：非形状、构造类技术特征出自司法机关的审判指南，作为司法机关认定专利侵权及现有技术抗辩的指引；方法特征和材料特征出自专利审查指南，关系到实用新型专利授权确权阶段的审查标准。两者的主旨要义存在重叠但并不等同，重叠要义可采用贡献说进行解释；在贡献说的基础上，最高法院的指导意见与侵权认定的全面覆盖原则以及授权确权程序的审查标准并不矛盾。

关键词：非形状、构造类技术特征；方法特征；材料特征；贡献说

在最高人民法院知识产权案件年度报告（2017）摘要发布的指导案例【（2017）最高法民申3712号】中，最高人民法院指出，实用新型专利的非形状构造类技术特征在认定现有技术抗辩时原则上不予考虑。目前的普遍观点认为此处的非形状构造类技术特征等同于材料特征和方法特征，从而得出该指导意见与侵权认定的全面覆盖原则以及授权确权程序的审查标准矛盾（或者属于特例）。笔者认为有必要从该指导意见的主旨要义出发，重新审视最高法院的指导意见的合理性。

笔者将从“实用新型专利的现有技术抗辩”、“非形状构造类技术特征”两个关键词入手结合该指导案例的具体案情，解读“原则上不予考虑”的理由。

1.现有技术抗辩

根据专利法六十二条的规定，现有技术抗辩应该类比适用新颖性判断原则，即：（1）单独对比；（2）完全相同或者有区别，但该区别仅属于惯用技术手段的直接置换。但是《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十四条的规定相比专利法六十二条加了“无实质性差异”的标准，该标准显然宽于新颖性判断中“惯有手段的直接置换”的概念，如何判断被控侵权技术与现有技术“无实质性差异”，可谓众说纷纭[1]。

但是笔者认为“无实质性差异”的判断标准最宽也只能限于适用“创造性”判断标准，那么不管现有技术抗辩是适用新颖性判断标准还是创造性判断标准，根据专利审查指南的规定[2]：在实用新型专利新创性审查中，应当考虑其技术方案中的所有技术特征，包括材料特征和方法特征。两者结合推理得出：在实用新型专利的现有技术抗辩过程中，应当考虑材料特征和方法特征。该结论与最高院发布的指导意见是否矛盾呢？关键在于“材料特征和方法特征”是否等同于“非形状构造类技术特征”。

2.方法特征和材料特征vs非形状、构造类技术特征

2.1方法特征和材料特征

审查指南中并没有对“材料特征和方法特征”给出准确的定义。笔者在此总结了审查指南中的相关规定[3]：

（1）实用新型专利的权利要求中可以使用已知方法的名称和已知材料的名称限定产品的形状、构造。

（2）复合层可以认为是产品的构造，产品的渗碳层、氧化层等属于复合层结构。

笔者认为：实用新型权利要求中的材料特征和方法特征是指已知材料和已知方法；对于已知材料特征，包括材料的成分、结构及其制备方法等特征。对于已知材料特征，特别指出复合层可以认为是构造类特征，关于这一点，笔者认为：复合层体现了相邻两层的相互关系，基本符合审查指南中关于机械构造的判断标准，即机械构造是指构成产品的零部件的连接关系[2]；因此，即便复合层属于材料特征，但同时具备结构特征，且体现的是产品零部件间连接关系的结构特征，所以可以被认为是构造类特征。由此得出：材料的成分特征不属于构造类特征，但并不是所有的材料特征均不属于构造类特征。

方法特征亦然。已知方法的涵盖内容很广，笔者在此以工件表面的处理方法为例。如：一种机器，包括表面经过渗碳处理的钢制零件。该权利要求中包括方法特征“渗碳处理”，那么该方法特征是否属于构造类特征呢？

如果直接看不容易甄别，那笔者先对该权利要求进行改写如下：

一种机器，包括钢制零件，所述钢制零件的表面为渗碳层。

改写后的权利要求中包括“渗碳层”这个技术特征。根据专利审查指南的规定，渗碳层属于构造类特征，而本领域的技术人员应当知晓，渗碳层的制备工艺就是“渗碳处理”，渗碳处理属于一种化学热处理方法，钢制件经过渗碳处理表面形成渗碳层。“渗碳层”为材料特征，“渗碳处理的钢制零件”属于方法特征+材料特征，两者的表述方法虽然不同，但是最终产品的结构、构造是相同的，所以在审查指南认为“渗碳层”属于构造类特征的基础上，笔者认为“渗碳处理”作为直接产生此构造的方法特征，应该也被认为是构造类特征。所谓构造类特征就是特征字义本身就属于产品的构造，或者对产品构造的形成具有贡献的技术特征，即笔者所采的贡献说。

为了进一步说明“方法特征和材料特征”，笔者还对专利复审委做出的与“方法特征和材料特征”相关的无效决定进行了检索。其中 WX7966号决定（发明创造名称：三层共挤塑料板）、 WX4376号决定（发明创造名称：新型软膜天花 ）、WX5211号决定（发明创造名称：无断齿防打滑的分体空调风门电机）的决定要点均包括：如果一项技术方案与最接近的现有技术相比，其区别仅在于材料特征和/或方法特征的不同，而该材料特征和方法特征并未给所要保护的产品在形状、构造或者其结合上带来任何的改变，则这些特征在实用新型的创造性审查中不予考虑或视为不存在。上述决定要点中的“给所要保护的产品在形状、构造或者其结合上带来任何的改变”与笔者所采贡献说的“贡献”二字同义。

2.2非形状、构造类技术特征

北京市高级人民法院《专利侵权判定指南（2017）》第22条的规定一方面确立了实用新型专利侵权判定适用全面覆盖原则，另一方面也对“非形状、构造类特征”做了概括式+列举式的定义。

判定指南22条第2款中“不属于产品的形状、构造或者其结合等的技术特征”的理解是否包括对产品的形状、构造有贡献的技术特征，根据列举的“用途、使用方法、材料成分（组分、配比）”等均不属于形状、构造类特征，同时也不会对产品的形状、构造的形成有贡献。但是“制造工艺”特征到底是否严格属于非形状、构造类特征呢？笔者认为，按照前文所述的贡献说，对于产品的形状、构造有贡献的制造工艺特征应该属于形状、构造类特征。

3.案例评析

指导案例【（2017）最高法民申3712号】涉案专利的权利要求如下：

一种矩形密封圈，其特征在于包括矩形橡胶密封圈（1），矩形橡胶密封圈（1）的外缘包裹有经热压制成的厚度为0.20—0.50mm的聚四氟乙烯包裹层（2）。本案的争议焦点之一是国标GB/T13404-2008的现有技术抗辩是否成立。经过技术特征对比发现，GB/T13404-2008没有公开聚四氟乙烯包裹层的制备方法，而涉案专利权利要求的表述为：“外缘包裹有经热压制成的聚四氟乙烯包裹层”。“热压制成”属于方法特征，根据前文的分析，方法特征根据其对产品形状、结构的贡献可以属于形状、构造类特征，也可能属于非形状、构造类特征，在新创性审查中不予考虑。下面讨论一下“热压制成”对产品的形状、构造的贡献度。

笔者对涉案专利的权利要求进行拆解改写：一种矩形密封圈，其特征在于，包括矩形橡胶密封圈（1），矩形橡胶密封圈（1）的外缘包裹有聚四氟乙烯包裹层，所述聚四氟乙烯包裹层为经热压制成，厚度为0.20—0.50mm。

改写后的权利要求与原权利要求的含义一致，其中“热压”是对聚四氟乙烯包裹层的限定，也就是说该方法特征仅仅是对产品零部件中的一个零部件的制造方法进行限定。而谭熙宁申请再审称，涉案专利发明创造点在于将聚四氟乙烯与橡胶通过热压的方法有机地结合在一起。二审法院认为：通过热压工艺将聚四氟乙烯材料包裹到橡胶材料上是加工领域的常用技术手段[4]。

不管是专利权人还是二审法院都是将技术特征“热压”理解为是对聚四氟乙烯包裹层和橡胶密封圈结合方式的限定，但此处的正解应为对聚四氟乙烯包裹层制造方法的限定。对此，最高人民法院认为：尽管本实用新型专利在其权利要求1中用“热压”限制聚四氟乙烯包裹层，但“热压”既不属于形状范畴，也不属于构造范畴，故不属于本实用新型专利的保护范围，因而国家标准未公开“热压”这一非形状构造类技术特征，不影响恒达公司根据该标准主张现有技术抗辩。最高法院认为“热压”是用来限制聚四氟乙烯包裹层的，属于非形状、构造类特征。最高法院直接给出了认定“热压”为非形状、构造类技术特征的结论，但没有给出推理过程，下面笔者按照贡献说对该认定的过程进行解释：

首先，热压属于方法特征，属于对聚四氟乙烯包裹层制备方法的限定。该制备方法是否符合贡献说，笔者检索了GB/T13404-2008发布之前聚四氟乙烯的加工成型工艺，发现热压制备聚四氟乙烯层在GB/T13404-2008发布前就属于成熟的聚四氟乙烯加工工艺[5][6]，且热压制备的聚四氟乙烯可用于制备O型密封圈的包覆层[6]，所以热压制备方法本身并不会对产品的结构、构造产生影响。

其次，如果将涉案专利权利要求做如下改写：

一种矩形密封圈，其特征在于，包括矩形橡胶密封圈（1）和聚四氟乙烯包裹层，所述聚四氟乙烯包裹层经热压工艺包裹在矩形橡胶密封圈（1）的外缘上，所述聚四氟乙烯包裹层厚度为0.20—0.50mm。

此时“热压”是对聚四氟乙烯包裹层和橡胶密封圈结合方式的限定，是否就能认为是形状、构造类特征呢？关键点在于该热压工艺是否能对产品的形状和/或构造的产生影响或贡献。如果可以举证将聚四氟乙烯层通过热压方式包裹到橡胶密封圈上，可以产生复合层结构，那么就有可能认为是构造类特征；如果热压工艺只是聚四氟乙烯层的制备工艺，不会使聚四氟乙烯包裹层和橡胶密封圈的结合或连接产生变化，那么根据贡献说，该方法特征仍然是非形状、构造类特征，对实用新型专利的新创性没有贡献，认为其不属于实用新型专利的保护范围也是合理的。

所以，最高法院发布的指导意见：实用新型专利的非形状构造类技术特征在认定现有技术抗辩时原则上不予考虑，与实用新型专利授权确权程序中技术贡献说是一致的，并不存在矛盾。

结语

综上所述，非形状、构造类特征并不等同于方法特征和材料特征，方法特征和材料特征对于产品的形状、构造的变化有贡献的，可以认为是形状、构造类特征。非形状、构造类特征基本上不会对实用新型专利的新创性产生贡献，最高院在指导意见中使用“原则上不予考虑”，为特殊情形下考虑非形状、构造类特征留下可能。

参考文献：

[1] 苏团，专利侵权诉讼中的现有技术抗辩,[N]人民法院报，2013-11-13；

[2] 中华人民共和国国家知识产权局.专利审查指南[M].北京：知识产权出版社,2009:411.

[3] 中华人民共和国国家知识产权局.专利审查指南[M].北京：知识产权出版社,2009:54-56.

[4] （2016）苏民终1079号民事判决书；

[5] 徐下忠、乐启发、张良武，聚四氟乙烯的加工成型技术[J]工程塑料应用，2002（30）:22-25；

[6] 谭凤鸣. 聚四氟乙烯密封圈:ZL200520078043.8[P]. 2006-12-20。

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：曹凤梅 广东卓建律师事务所

编辑：IPRdaily王颖          校对：IPRdaily纵横君

注：原文链接：非形状、构造类技术特征不等同于方法特征和材料特征（点击标题查看原文）

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