摘要：
当引证现有技术（如在先产品）公开了在后专利文件中的产品时，无论在后专利文件的产品权利要求限定了何种使用环境特征，该产品权利要求都无法获得授权。
#本文仅代表作者观点，不代表IPRdaily立场，未经作者许可，禁止转载#
来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：吴圳添 刘淑娟 福建世礼律师事务所
原标题：使用环境特征，深挖那些找不到的规则（一）
本文从使用环境特征在侵权案件中的三条规则出发，构造使用环境特征在授权确权程序中的三条规则，并由此推导出一条结论：当引证现有技术（如在先产品）公开了在后专利文件中的产品时，无论在后专利文件的产品权利要求限定了何种使用环境特征，该产品权利要求都无法获得授权。
一、找得到的规则
1.1 使用环境特征的由来
使用环境特征首次出现在最高人民法院（2012）民提字第1号民事判决书，该判决书写道：使用环境特征是指权利要求中用来描述发明所使用的背景或者条件的技术特征【第一次定义】。
1.2使用环境特征在侵权案件中的规则
在〔2013〕301号《北京市高级人民法院专利侵权判定指南》中，将最高人民法院（2012）民提字第1号民事判决书的内容提炼出来，规定为第22条和第23条如下：
22、写入权利要求的使用环境特征属于必要技术特征，对专利权保护范围具有限定作用【第一次定性】。使用环境特征是指权利要求中用来描述发明所使用的背景或者条件的技术特征【第一次定义】。
23、被诉侵权技术方案可以适用于产品权利要求记载的使用环境的，应当认定被诉侵权技术方案具备了权利要求记载的使用环境特征，而不以被诉侵权技术方案实际使用该环境特征为前提【规则一】。
到了2017年，北京市高级人民法院《专利侵权判定指南(2017)》将上述两条合并为第24条，并进一步拓展了内容如下：
24、写入权利要求的使用环境特征对专利权的保护范围具有限定作用【第二次定性】。被诉侵权技术方案能够适用于权利要求记载的使用环境的，应当认定被诉侵权技术方案具备了权利要求记载的使用环境特征，而不以被诉侵权技术方案实际使用该环境特征为前提【规则一】。但是，专利文件明确限定该技术方案仅能适用于该使用环境特征，有证据证明被诉侵权技术方案可以适用于其他使用环境的，则被诉侵权技术方案未落入专利权的保护范围【规则二】。
被诉侵权技术方案不能适用于权利要求中使用环境特征所限定的使用环境的，应当认定被诉侵权技术方案未落入专利权的保护范围【规则三】。
使用环境特征不同于主题名称，是指权利要求中用来描述发明或实用新型所使用的背景或者条件且与该技术方案存在连接或配合关系的技术特征【第二次定义】。
2020年，【规则三】被写入司法解释——最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)(2020修正)法释〔2020〕19号的第九条。以上三条规则的相关案例，可参考《最高法院及地方法院使用环境特征案件裁判要点》[1]。
二、找不到的规则
2.1 目前在授权确权程序中没有使用环境特征的适用规则
到目前为止，《专利法》、《专利法实施细则》和《专利审查指南》均没有使用环境特征的内容。
第110223号复审决定、第87170号复审决定和第34153号无效决定等涉及使用环境特征的案例中，主要适用的是审查指南（2006版）第二部分第二章第3.1.1节的内容，即主要将使用环境特征理解为用途限定。
2.2 构造使用环境特征在授权确权程序中的规则
使用环境特征关系到专利权保护范围的确定，目前却只有侵权案件中的适用规则，而没有授权确权程序中的适用规则。
因此，我们尝试利用已有的三条规则，构造其在授权确权程序中的适用规则。
构造新规则时，我们尽量少的改变原规则的表述，主要是将三条规则中的“被诉侵权技术方案”均替换为“引证现有技术”。另外，【规则二】和【规则三】中的“未落入”均改为“破坏”（原因参考后续分析二和分析三）。
具体构造内容如下。
用【规则一】构造【规则A】：
【规则一】：被诉侵权技术方案可以适用于产品权利要求记载的使用环境的，应当认定被诉侵权技术方案具备了权利要求记载的使用环境特征，而不以被诉侵权技术方案实际使用该环境特征为前提。
【规则A】：引证现有技术可以适用于产品权利要求记载的使用环境的，应当认定引证现有技术具备了权利要求记载的使用环境特征，而不以引证现有技术实际使用该环境特征为前提。
分析一：
【规则一】没有提及法律结果，但易知潜在法律结果是：被诉侵权技术方案落入产品权利要求保护范围。
【规则A】也相应没有提及法律结果，但同样易知潜在法律结果是：引证现有技术落入在后专利文件保护范围；并且，可以进一步表述为：由于引证现有技术落入专利文件保护范围，因此在后专利文件不具备新颖性，即：引证现有技术破坏在后专利文件保护范围。
用【规则二】构造【规则B】：
【规则二】：专利文件明确限定该技术方案仅能适用于该使用环境特征，有证据证明被诉侵权技术方案可以适用于其他使用环境的，则被诉侵权技术方案未落入专利权的保护范围。
【规则B】：专利文件明确限定该技术方案仅能适用于该使用环境特征，有证据证明引证现有技术可以适用于其他使用环境的，则引证现有技术破坏专利文件的保护范围。
分析二：
【规则B】中，为什么引证现有技术破坏在后专利文件的保护范围呢？
因为【规则B】中，“引证现有技术可以适用于其他使用环境”是客观事实，在后专利文件“明确限定该技术方案仅能适用于该使用环境特征”存在事实错误，因此可解释为违背自然规律而不具备实用性，也可解释为专利文件存在事实错误无法构成技术方案；退一步讲，哪怕认为在后专利文件是部分正确的，正确的部分也不具备新颖性。
用【规则三】构造【规则C】：
【规则三】：被诉侵权技术方案不能适用于权利要求中使用环境特征所限定的使用环境的，应当认定被诉侵权技术方案未落入专利权的保护范围。
【规则C】：引证现有技术不能适用于权利要求中使用环境特征所限定的使用环境的，应当认定引证现有技术破坏专利权的保护范围。
分析三：
【规则C】中，为什么引证现有技术破坏专利文件的保护范围呢？
因为【规则C】中，“引证现有技术不能适用于权利要求中使用环境特征所限定的使用环境”是客观事实，在后专利文件却记载产品可以适用于“权利要求中使用环境特征所限定的使用环境”存在事实错误，因此可解释为违背自然规律而不具备实用性，也可解释为专利文件存在事实错误无法构成技术方案。
需要说明的是：使用环境特征多涉及产品权利要求，本文讨论的也是产品权利要求；【规则一】、【规则二】和【规则三】基于的前提是“产品相同，只有使用环境特征是否适用需要讨论”，因此【规则A】、【规则B】和【规则C】也是基于同样的前提。
【规则A】、【规则B】和【规则C】法律结果均是“引证现有技术破坏在后专利文件的保护范围”，由此可以推导出一个结论：
当引证现有技术（如在先产品）公开了在后专利文件中的产品时，无论在后专利文件的产品权利要求限定了何种使用环境特征，该产品权利要求都无法获得授权。
注释：
[1]：《最高法院及地方法院使用环境特征案件裁判要点》链接：
https://mp.weixin.qq.com/s/bUx-gngevZweDXCZohoQFw
来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：吴圳添 刘淑娟 福建世礼律师事务所
编辑：IPRdaily王颖 校对：IPRdaily纵横君
注：原文链接：专利使用环境特征，深挖那些找不到的规则（一）（点击标题查看原文）
青年有为！寻找2021年“40位40岁以下企业知识产权精英”活动正式启动
「关于IPRdaily」
IPRdaily是具有全球影响力的知识产权媒体，致力于连接全球知识产权与科技创新人才。汇聚了来自于中国、美国、欧洲、俄罗斯、以色列、澳大利亚、新加坡、日本、韩国等15个国家和地区的高科技公司及成长型科技企业的管理者及科技研发或知识产权负责人，还有来自政府、律师及代理事务所、研发或服务机构的全球近100万用户（国内70余万+海外近30万），2019年全年全网页面浏览量已经突破过亿次传播。
（英文官网：iprdaily.com 中文官网：iprdaily.cn）
本文来自IPRdaily中文网（iprdaily.cn）并经IPRdaily.cn中文网编辑。转载此文章须经权利人同意，并附上出处与作者信息。文章不代表IPRdaily.cn立场，如若转载，请注明出处：“http://www.iprdaily.cn/
