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中国企业面对337调查不要慌- - IPR Daily专访美国高赢律师事务所337调查专家
中国企业面对337调查不要慌- - IPR Daily专访美国高赢律师事务所337调查专家

摘要:

IPR Daily记者李梦对高赢律师事务所两位合伙人Patrick J. McCarthy、Sanjeet Dutta进行了专访。

中国企业面对337调查不要慌- - IPR Daily专访美国高赢律师事务所337调查专家

#本文仅代表作者观点,不代表IPRdaily立场#


来源:IPRdaily中文网(iprdaily.cn)

记者:IPR Daily 李梦

原标题:中国企业面对337调查不要慌!- - IPR Daily专访美国高赢律师事务所337调查专家


高赢是全球50强律师事务所之一,曾经处理过许多具有开创性意义的案件,并日益注重与金融、私募股权、不动产、技术和生命科学行业的客户开展合作。近日,IPR Daily记者李梦对高赢律师事务所两位合伙人Patrick J. McCarthy、Sanjeet Dutta进行了专访。


中国企业面对337调查不要慌- - IPR Daily专访美国高赢律师事务所337调查专家


Patrick J. McCarthy


美国高赢律师事务所 合伙人


Patrick J. McCarthy(帕特里克·J·麦卡锡)是美国Goodwin律师事务所知识产权诉讼业务的合伙人。麦卡锡先生是Goodwin律师事务所的首席诉讼律师,善于在广泛复杂领域,特别是在计算机、电子和机械艺术领域,为复杂的技术纠纷为客户进行诉讼。麦卡锡先生在国际贸易委员会处理337调查案件方面有充分的经验,目前已处理了近30件337调查案。除了国际贸易委员会的事务外,他还处理美国各地区法院事务,并擅长在联邦巡回法庭上进行辩论。


麦卡锡先生的业务还包括为初创企业提供非诉讼能力方面的咨询,如知识产权采购、知识产权估值、公司估值,以及为客户制定的知识产权和非知识产权总体战略。


中国企业面对337调查不要慌- - IPR Daily专访美国高赢律师事务所337调查专家


Sanjeet Dutta


美国高赢律师事务所 合伙人


Sanjeet Dutta是美国Goodwin律师事务所合伙人,也是知识产权交易和战略实践的成员。他为客户在多个技术领域的专利诉讼提供建议,包括计算机视觉、图像和视频信号处理、机器学习、包装、大数据分析、机器人技术、虚拟化、半导体、网络和软件安全。他曾在州和联邦法院以及国际贸易委员会(ITC)和专利审判与上诉委员会(PTAB)处理过许多知识产权案件,其中大部分涉及半导体技术。


Dutta先生拥有电气工程背景,能够很好地理解法律、科学和技术交叉点的复杂问题,使他能够处理广泛的问题,包括与计算机技术有关的问题。


IPR Daily: 两位律师是什么原因选择走上了知识产权律师的道路的?


Sanjeet: 我选择这份工作是因为我热爱科学技术。在进入法学院之前,我先攻读了电气工程学位。当我在工科学校的时候,我甚至不知道有一个法律职业与技术有关,等我读完工程学学位后,决定成为一名律师。归根结底,从我的热爱出发,最终落在知识产权行业。我喜欢与尖端公司合作,我甚至可以看到某些技术是如何不断发展的,当然在这期间我的客户也在不断发展。


P.J. McCarthy: 我的经历和Sanjeet差不多,我还获得了电气工程学位。随着本科毕业的临近,机缘巧合之下我发现了知识产权律师和专利律师这样的工作。为了成为一名专利律师,我在本科的第二年到最后一年做了一些调查,我发现知识产权是尖端技术与特定技能的完美结合,这种结合非常吸引我!事实证明,我决定成为一名知识产权律师的决定是十分正确的。我于2008年从法学院毕业,目前为止已经在本行业工作了13年。


IPR Daily: 那两位为什么选择加入Goodwin律师事务所呢?


Sanjeet Dutta: 我的工作既包括诉讼和非诉业务。非诉讼工作包括与公司合作,帮助他们制定专利战略和专利组合。无论是公司、就业、薪酬、知识产权诉讼方面、非诉方面等,Goodwin都独树一帜,专注于代表技术公司和所有领域。很少有公司像Goodwin这样可以满足一个初创科技公司从无到有的所有需求。Goodwin自始至终都致力于支持所有的科技公司,这也是我加入Goodwin的理由。


P.J. McCarthy:我的经历和Sanjeet有些不同。就我个人而言,我的工作经验都在诉讼领域,而我的大部分诉讼工作又集中在ITC的337诉讼上。从商业角度说,在Goodwin律师事务所,我们可以保证几乎所有诉讼都能成功处理,此外我们可以接待处理各种不同类型的客户的需求,根据不同客户的不同发展阶段,无论是初创公司还是后期公司,我们可以根据实际情况制定相应的发展或者应诉策略等。从个人角度来说,Goodwin律师事务所对于我们每个来这里工作的人来说,都像是家庭一样温暖,而且律所也是围绕雇佣律师、员工、律师助理而构建的:这使得我们的工作环境和氛围都很融洽,工作起来各个环节也很流畅。


IPR Daily: 加入Goodwin成为知产律师后,您觉得最让您值得骄傲的案件是哪一件呢?对您来说该案件有什么特殊意义么?


Sanjeet Dutta: 我之前刚处理了一个商业秘密案件。我代表的被告来自越南。在最初的申诉中,原告要求被告赔偿300多万美元。在我们与加州团队就此案进行了一年的诉讼之后,我们能够向原告证明,本案件不值300万美元,而且我们能够在案件进入审判之前结案,同时也帮助我们被告省下不少诉讼费用。这对于我来说算是加入Goodwin后处理过的比较值得骄傲的一个案件。此外,这件案子很有挑战性,因为我们的客户总部在越南,客户理解法律的方式是基于越南的法律,这与美国的情况非常不同,我们还要确保客户了解加州和美国的法律流程。


P.J. McCarthy:在我的职业生涯中,我有两个最喜欢的案例。其中一个案例是我代表一家半导体制造商在ITC被起诉侵犯与电视机有关的专利,我们很快提出了反诉,并在ITC起诉了对方。为此我们采用了一些战略,试图改变案件审理的时间线,尽管这家电视制造商先起诉了我们的客户,并期望我们赔给他们一大笔钱,但他们最终却向我们的客户支付了数百万美元。有趣的是,对方的律师事务所因为律师费的问题最后起诉了他们的客户,因为对方客户的立场是案件赢了才能支付律师费。因此,我对这个案件的诉讼策略感到特别自豪。我最自豪的第二个案例是美国钢铁公司对中国钢铁行业的337反垄断调查案,我们代表一家大型中国钢铁制造商应诉,还有一些其他中国钢铁制造商在同一个案件中作为原告被起诉。美国钢铁公司是美国一家大型钢铁制造商,在特朗普时代他们想把中国的钢材排除在美国进口之外,为此,我们提出了非常有力的抗辩,提交了大量摘要裁定,经过20个月艰苦卓绝的努力,我们代表中国钢铁行业和钢铁企业在337调查中取得了反垄断、盗窃商业秘密、虚构原产地三个诉点的全部胜诉。当时这个案件在中国十分轰动。


IPR Daily: 从法学院毕业,到律师事务所,您一步一步成为如此优秀的律师,是什么在驱动着您?对于后辈来说,您觉得能变成您这么优秀的律师,需要具备什么素质呢?


Sanjeet Dutta: 好奇心使人进步。我喜欢把东西拆开,再重新组装起来。对于即将工作的法学生来说,我想说,每一天都是把客户遇到的问题拆开,找出问题的根源,然后再把它们重新组装起来。有时候是帮助客户开发一个专利组合,进行专利布局,也可能是他们有一个竞争对手正在侵犯客户的技术,也可能是客户被起诉了,我们必须弄清楚如何拆开针对我们客户的专利,以证明客户没有侵犯原告的权利。如果一切工作对于你来说只是在走过场那你没法成为一个好律师。当你真的很享受你在做的事情的时候,你才能成为一个好的律师。


P.J. McCarthy: 我非常同意这一点。我天生也是一个很好奇的人,这也是为什么我把100%的时间集中在诉讼领域。同时我是一个喜欢竞争的人:我需要成为一个更好的律师,我要让我的客户赢。对于年轻一代来说,成为一名优秀的律师需要具备什么样的素质,我觉得这个问题很有意思。我发现伟大的律师坚持的是常识和实用性。我认为在这个领域有很多律师都不知道什么是实际可行的,这在很大程度上妨碍了他们做好高效的工作。所以对于那些即将成为律师的人来说,保持你的常识和实用性是非常重要的,因为无论你想做什么,它都能为你提供很大的力量来源。


IPR Daily:美国作为中国知识产权海外保护的重地之一,且两国企业之间的知识产权诉讼案件一直都很引人注目。近期中美知识产权争端频发,337调查又是这些争端的重中之重。您处理过多少337案件?有多少件和中国相关的?


P.J. McCarthy:我处理过40多件和中国相关的案件,这其中有15件是我代表中国客户在ITC进行的案件。一直以来我都有听过北京和深圳当地律师的反馈:中国企业最紧张的就是337调查了。所以和中国企业客户打交道的过程中,以我多年处理337案件的经验,我更了解怎样帮助中国企业,也更知道中国企业将要面临的是什么。


IPR Daily:有数据显示,专利侵权占据了美国337调查的绝大部分。但是伴随着近些年来知识产权的保护方式有了更多的选择,比如商业秘密保护。那么337调查案件的类型是否会更多样,您认为哪一类案件会有增加的趋势呢?


Sanjeet Dutta: P.J. McCarthy今天早些时候刚刚和我正谈到了这个问题,他告诉我,2018年和2019年的商业秘密案件有所上升,案件的发展方向不可预测,但专利将继续引领337起案件的数量。


P.J. McCarthy: 据我了解到的是,2018年有六起商业秘密案件和337调查相关,所以在ITC大案件方面,我们看到在过去几年中,基于商业秘密盗用的案件有相当大的上升。最近发生了一个案件,一家韩国公司向美国出口与肉毒杆菌注射有关的材料,ITC委员会最终裁定有商业秘密被盗用,该韩国公司获得了排除令,当时该公司在美国获得了一吨产品,双方最终和解。如果涉及到产品出口到美国,商业秘密盗用是一个非常强大的索赔条款,我们可能会看到一个上升趋势。但是不得不说,专利案件将继续保持超过ITC目前平均案件量的80%。 


IPR Daily:那么中国企业如何做一些预防工作,可以减少成为337调查中被告的几率呢? 


P.J. McCarthy:这个问题我有一个非常不幸的答案:不想成为337调查的被告的最好方法就是不要成功地进入美国市场。如果你在美国市场有不错的盈利,那么成为337诉讼目标的几率也会上升。那么你怎么预防自己成为337诉讼的目标呢,我认为以下几件事情是需要特别留意的:第一点,在美国和中国国内都要建立健全的知识产权组合。第二点,如果你担心337调查,就必须要确保你与负责案件的美国律师在ITC方面有充足的经验。 


IPR Daily:您经手过这么多337调查案件,您认为针对中国的337调查案和针对于其他地区的337调查案,有什么区别呢?


P.J. McCarthy: 根据我的经验,除了法律程序上的差异,我认为中国公司和欧洲公司面对337调查的时候没有什么区别。


Sanjeet Dutta: 我很同意P.J.,无论是中国、德国、或者日本的客户,我认为美国法院和ITC所适用的规则不会因为被诉方来自哪个国家就有所不同。


IPR Daily: 您觉得企业面临337调查后,在选择律师和律所的时候最应该考量哪些方面呢?


Sanjeet Dutta: 我认为一家公司在选择337调查时应该考虑的一个重要问题是确保你与一位在ITC有丰富经验的律师合作,因为337调查是一种非常不同的诉讼类型而且程序复杂。


P.J. McCarthy: 我非常同意这样一种观点:你需要找一位在ITC有丰富经验并且一直都投身于337调查案件的律师。陷入337调查或者任何在美国的诉讼,对于一家中国公司来说都是很令人紧张的。你需要找一位你信得过的律师,那么如何分辨这个律师是否靠谱呢?——他会与你高度沟通,每天都会给你提供实时更新,这样你就知道发生了什么事,经验最丰富的律师每天关注自己客户案件的进展并会及时同步信息。最后一点,你要确保你有足够的预算来应对337调查。


Sanjeet Dutta: 我来补充P.J.说的一点:337诉讼流程进行得非常快,比美国地方法院的案子快得多,所以你需要有一位像P.J.一样经验丰富的律师知道如何像P.J.描述的那样快速响应,因为337调查没有延期一说,调查中的所有事情都需要按照非常严格的时间表进行,因此,如果你选择的律师不习惯这样工作,那么您的案件可能也不会顺利解决。


IPR Daily:众所周知,有着雄厚财力的大企业可以比较沉着冷静的应对337调查,但是像很多中国的发展中的中小企业,力量薄弱,面对已有的337调查诉讼,由于人力物力的欠缺和信息壁垒,您是否有什么针对他们的建议呢?


Sanjeet Dutta: 我认为中小企业经常发生的一件事是,它们有时都会作为一个群体被起诉到ITC。这些被告的中小企业通常是竞争对手,原先他们根本不想合作。但在面对337调查时,我还是建议他们可以通力合作,首先通过合作可以节省费用,例如,这些企业可以一起寻找现有技术,并试图使专利无效,通过分享的模式节省费用,而不是一家公司必须承担所有的费用。中小企业能够联合起来才能与一家可能拥有更多资源的大公司抗争。


P.J. McCarthy: 一般来说,如果你是337调查案件的被告,而且你的资源有限,我认为很重要的一点是要非常迅速地衡量美国市场对于贵公司业务的重要性以及本案的风险。对于任何一家公司来说,应对337调查案的成本都是非常高昂的。最近我看到一家数据公司对于ITC诉讼的平均成本做了总结,光是在ITC的诉讼费就要400万到600万美元,这还不包括律师费。如果应诉风险较小的话应该尽快积极应诉,拿出强有力的策略来降低应诉成本,就像Sanjeet所说的,其中一种方法可能是找出分摊成本的方法。


IPR Daily: 从事337调查案件多年的您,有什么经验想和中国的知识产权律师分享的么?


Sanjeet Dutta: 我处理过一起337调查案,永生难忘。当时我们在ITC代表一些主营内存设备的台湾公司应诉,该案的风险金额有上亿美元,对这些台湾公司来说算是十分高昂了。就在几个月前,起诉他们的原告公司已经在ITC赢得了对其他半导体公司的起诉。当时几乎每个人都说我们不可能赢这场官司:仅仅因为原告在过去赢了一次并不意味着他们面对你的时候依旧会赢得案件胜利,最终我们通力合作,为这些台湾公司赢得一场彻底的辩护胜利!这真的要归结到团队中为他们辩护的律师。所以我觉得中国律师应该理解不放弃的重要性。


P.J. McCarthy:应对337调查案你并没有太多时间,抓紧时间准备所有的材料才是重中之重。


IPR Daily: 最近Goodwin 赞助了美中知识产权交流发展基金会,可以分享一下赞助该基金会的原因么?


Sanjeet Dutta: Goodwin致力于扩大与美中知识产权交流发展基金会的合作。因为Goodwin相信这个基金会的使命是把美国和中国的知识产权领军人物团结在一起。此外,Goodwin非常相信中国市场,我们坚信中国企业是领先的创新者。


P.J. McCarthy: 在过去的一年里,我看到了美中知识产权交流发展基金会对帮助中国公司在美国市场的发展所做的努力和帮助。正如Sanjeet所强调的,中国正在掀起一股技术热潮,我们希望可以帮助那些希望利用其伟大创新成果的公司,并将这些产品成功地融入美国市场。


IPR Daily: 感谢两位律师接受IPR Daily的采访!


Sanjeet Dutta & PJ McCarthy: 谢谢Camila!


美国高赢律师事务所简介:


企业成功的定义是什么?是高增长?是高绩效?还是完善的管理风险?无论您对成功的定义为何,在现今这个全球化和数字化时代,成功意味着需要解决日趋复杂的问题以及在瞬息万变的环境中提高效率。要想在这样的环境中作出正确的决策,就需要得到专业顾问的战略建议——他们应该了解全球司法管辖区的法律运作,还应深刻认识您所在的行业。高赢国际律师事务所(“高赢”)正是这样的理想之选。


高赢是全球50强律师事务所之一,曾经处理过许多具有开创性意义的案件,并日益注重与金融、私募股权、不动产、技术和生命科学行业的客户开展合作。律所有1000多名律师,组建了提供全方位服务的顾问团队,为上述及相关行业的客户提供建议。 


这不仅仅是高赢工作的内容,更是高赢工作的动力——高赢努力帮助客户取得成功,无论客户对成功作何定义。高赢将在每次合作中为客户提供最佳服务——从专注于执行任务的团队,到事务所各个专业领域的律师,将通过高度协作发挥集体智慧。高赢被公认为所在市场的领导者,致力于帮助您充分利用机会、保护重要资产并扫清障碍。


在高赢,利用法律助力客户取得成功。本着诚信、创造性、灵活性和宏伟抱负,与客户合作,执行法律业务。通过这样做,才能发挥强大有力、积极长远的影响力。


美中知识产权交流发展基金会简介:


作为一家非赢利、非政府的民间中立机构,美中知识产权交流发展基金会成立于2014年3月,自2019年10月起,基金会创始人王德美女士开始全职负责该组织的运营和发展。基金会以连接各地知识产权精英和机构、为中美知识产权的交流和发展提供平台和机会为宗旨,从基金会投入运作以来,得到美中律师事务所,企业等大力支持和赞助。包括2021年白金年度赞助北京汇知杰知识产权,美国Goodwin 律师事务所、铜牌赞助美国Carter Deluca律师事务所。


来源:IPRdaily中文网(iprdaily.cn)

记者:IPR Daily 李梦

编辑:IPRdaily王颖          校对:IPRdaily纵横君


注:原文链接:中国企业面对337调查不要慌!- - IPR Daily专访美国高赢律师事务所337调查专家(点击标题查看原文)


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