摘要：
本文分析了被告主张的合法来源抗辩与专利法意义上的合法来源抗辩存在的异同。
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来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：丁伟
原标题：从外观设计专利侵权再审案浅析合法来源抗辩
本文结合凯迪仕VS箭牌外观设计专利侵权案，分析了被告主张的合法来源抗辩与专利法意义上的合法来源抗辩存在的异同，认为在企业的生产经营活动中发生采购的商品遭到专利侵权之诉时，应当结合专利法意义上的合法来源抗辩构成要素正确主张合法来源抗辩，同时建议企业在采购商品时应当约定知识产权侵权免责条款，以降低自身承担经济赔偿责任的风险。
关键词：专利法、外观设计、专利侵权、合法来源抗辩
一、案情简介
近日，深圳市凯迪仕智能科技有限公司（下称：凯迪仕，即原告）发现箭牌智能科技有限公司（下称：箭牌1，即被告）展出了与凯迪仕外观设计专利产品近似的产品，凯迪仕通过公证方式从箭牌1获取了相关资料及宣传手册。之后，凯迪仕发现箭牌智能科技（张家港）有限公司（下称：箭牌2，即被告）在天猫、京东开设的网店对被控侵权产品进行了销售，凯迪仕通过公证购买的方式取得了被控侵权产品。为制止侵权行为，原告将两被告诉至广州知识产权法院。
两被告在一审中共同辩称：被告2向案外人购买的锁体外壳（涉案外观专利产品），主张被诉侵权产品具有合法来源。一审法院认为两被告提出的合法来源抗辩所提交的证据不足以证明与本案的关联性，不予支持。
两被告不服一审判决上诉至广东省高级人民法院要求依法撤销一审判决，发回重审或改判。二审法院认为被诉侵权产品并非由箭牌2公司向琨山公司购买所得，两被告的合法来源抗辩不能成立。
2021年6月，箭牌2不服二审判决，向最高人民法院申请再审，另提供新证据【箭牌2与琨山公司的和解协议】证明真正的生产者是案外人而非再审申请人箭牌2。最高人民法院的民事裁定书认为一审、二审法院认定箭牌2的合法来源抗辩不成立并无不妥，驳回箭牌2的再审申请。
二、案件争议的焦点
从一审、二审到再审，主张合法来源抗辩始终是本案争议的焦点之一。
三、合法来源抗辩的法律依据
《专利法》[1]第七十条规定：“为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能证明该产品合法来源的，不承担赔偿责任。”
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二十五条规定：“为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，且举证证明该产品合法来源的，对于权利人请求停止上述使用、许诺销售、销售行为的主张，人民法院应予支持，但被诉侵权产品的使用者举证证明其已支付该产品的合理对价的除外。本条第一款所称不知道，是指实际不知道且不应当知道。本条第一款所称合法来源，是指通过合法的销售渠道、通常的买卖合同等正常商业方式取得产品。对于合法来源，使用者、许诺销售者或者销售者应当提供符合交易习惯的相关证据。”
四、合法来源抗辩构成要素的分析
从《专利法》第七十条可知，构成合法来源抗辩的要素包括：1.为生产经营目的；2.仅限于使用、许诺销售或者销售行为；3.不知道是未经专利权人许可；4.能够证明产品的合法来源。
从《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二十五条的进一步解读可知，首先，“不知道”是指实际不知道且不应当知道；其次，合法来源是指通过合法的销售渠道、通常的买卖合同等正常商业方式取得产品；最后，主张合法来源抗辩的证据应当符合交易习惯。
五、案例解析
（1）一审解析
一审中，两被告辩称：被告2向案外人购买了锁体的外壳后，与被告2自己生产的锁芯、电子部分和操控面板等部分共同组装成被诉侵权产品，主张被诉侵权产品具有合法来源。同时，提交了采购合同、出仓单、入库单、发票、物流信息、付款凭证以及案外人向被告2追讨采购合同欠款的律师函等材料，且采购合同中约定案外人（供货商）按照被告2的技术标准和质量要求进行生产。
一审法院认为两被告提交的证据中均没有被诉侵权产品的图片，不足以证明该部分证据与本案的关联性，并且被诉侵权产品上包含了两被告的企业名称和商标，法院认定两被告应属于被诉侵权产品的制造者，两被告主张合法来源抗辩不予支持。
（2）二审解析
两被告不服一审判决上诉至广东省高级人民法院，要求依法撤销一审判决，发回重审或改判。
二审中，箭牌2承认被诉侵权产品由其销售，且声称一审中提交的买卖合同、出仓单、入库单、货物运单、增值税发票及付款凭证能够证明其与案外人（苏州琨山公司）的买卖合同关系，且上述证据注明的产品编号也与被诉侵权产品购买记录及发票上的型号相对应，苏州琨山公司出具给箭牌2的律师函中的合同编号及产品型号也与上述证据相对应，且被诉侵权产品与宣传手册相关产品的款式也一致，现有证据足以证明被诉侵权产品是箭牌2从苏州琨山公司处购得，相关证据与本案具有关联性。同时，箭牌2主张并未制造被诉侵权产品，只是制造了核心部件，将核心部件与从苏州琨山公司购买的金属外壳进行组装才产生被诉侵权产品。而核心部件位于产品内部，因此在被诉侵权产品外壳上出现箭牌2商标是正常的销售行为。相关商标是附着在整个产品上，而不是附着在购买自苏州琨山公司的金属外壳上。另外，箭牌2向苏州琨山公司购买被诉侵权产品时，苏州琨山公司出具其关联公司的外观设计专利证书，虽然该外观设计专利已被凯迪仕公司提无效驳回，也足以证明被诉侵权产品是从苏州琨山公司购得，因此合法来源抗辩应当成立。二审中，当事人没有提交新证据，但二审法院另查明，一审中箭牌1和箭牌2提交的采购合同中均约定：“8.保密 1.由甲方（箭牌张家港公司）向乙方（琨山公司）所提供的有关质量标准、图纸、文字、颜色组合、合同文本、票据、光盘、磁盘、设计文稿等资料，版权归甲方所有，乙方不得私自印制或泄露。”二审法院认为，本案争议焦点之一是：箭牌1是否实施了被诉制造、销售、许诺销售行为，箭牌2是否实施了被诉制造行为。根据涉案公证书记载的内容，宣传册展示的被诉侵权产品型号为“A6”，箭牌2京东店铺展示的被诉侵权产品名称为“推拉指纹锁305密码锁”，被诉侵权产品内包装上显示的产品名称为“DG305指纹密码锁”。箭牌1、箭牌2提交的采购合同显示的产品名称为“DG305推拉款锁（D208）”，出仓单品名规格为“D208×××-0-JPDG305”，入库单物料名称为“DG305推拉款锁（D208）”，发票记载的规格型号为“D208”，等等，相关产品名称、型号与被诉侵权产品的名称、型号并不完全一致。在上述合法来源抗辩证据未体现产品的具体规格、外观样式的情况下，仅凭相关名称或型号中均包含“305”，不足以认定相关产品即是本案被诉侵权产品或被诉侵权产品金属外壳。其次，即使真如箭牌2在一、二审中所称，被诉侵权产品金属外壳确系来源于苏州琨山公司，亦不能说明此系专利法规定的合法来源。通过采购合同约定的内容可知，箭牌2向苏州琨山公司采购的产品所涉及的设计文稿、图纸等均由箭牌2公司提供，苏州琨山公司须按照箭牌张家港公司的技术标准和质量要求进行生产，因此箭牌2与苏州琨山公司之间并非单纯的买卖合同关系，而是委托加工合同关系。虽然苏州琨山公司按照箭牌2的要求实施了具体的制造行为，但箭牌2亦参与了被诉侵权产品金属外壳的制造。而被诉侵权设计方案主要由被诉侵权产品外壳和电子控制面板组装后形成，箭牌2既参与了金属外壳的制造，又自认其制造了电子控制面板，还自认其实施了组装被诉侵权产品的行为，其行为构成专利法意义上的制造。故结合现有证据及箭牌2的自认，被诉侵权产品并非由箭牌2公司向苏州琨山公司购买所得，箭牌1、箭牌2的合法来源抗辩不能成立。
（3）再审解析
2021年6月，箭牌2不服二审判决，向最高人民法院申请再审，另提供新证据【箭牌2与苏州琨山公司的和解协议】证明真正的生产者是案外人而非再审申请人箭牌2。其事实与理由是：1.一、二审法院错误的将再审申请人箭牌2认定为涉案产品的制造商，属于严重的认定事实不清。2.一审法院以一审两被告提交的证据中均没有被诉侵权产品的图片，不足以证明该部分证据与案件存在关联性为由否定一审两被告提出的合法来源抗辩亦属认定事实不清。二审法院认定只有名称或型号中均包含“305”不足以认定相关产品即涉案被诉侵权产品亦属于认定事实不清。再审申请人箭牌2提交的新证据足以证明，被诉侵权产品系第三方购买取得，再审申请人来源合法，不应当承担赔偿责任。
最高人民法院的民事裁定书认为一审、二审法院认定箭牌2的合法来源抗辩不成立并无不妥，驳回箭牌2的再审申请。
六、案例点评
本案从一审到再审，合法来源抗辩贯穿始终，从合法来源抗辩的构成要素来看，本案主张合法来源抗辩不被法院支持的原因主要是不符合构成合法来源抗辩的要素的第2点和第4点。首先，专利法第七十条规定的合法来源仅限于使用、许诺销售或者销售，并不包括制造行为，而本案中侵权方在采购合同中明确约定了“8.保密 1.由甲方（箭牌张家港公司）向乙方（琨山公司）所提供的有关质量标准、图纸、文字、颜色组合、合同文本、票据、光盘、磁盘、设计文稿等资料，版权归甲方所有，乙方不得私自印制或泄露。”且自认了向案外人购买锁体外壳（涉案外观专利产品）后，与自己生产的锁芯、电子部分和操控面板等部分共同组装成被诉侵权产品。同时，且采购合同中约定案外人（供货商）按照被告2的技术标准和质量要求进行生产。从上述合同约定内容及组装行为实际上可以认定侵权方实施了制造行为。另外，结合凯迪仕提供的公证书内容和侵权方提供的合法来源抗辩证据中诸多型号规格不一致的地方，并不能证明相关产品即是涉案被诉侵权产品，因此无法充分证明涉案产品的合法来源。
七、案例启示
在企业的实际生产经营活动中，一定要认清专利法意义上的合法来源，才能在遭到侵权之诉主张产品合法来源的抗辩。我国是制造业大国，由于产品生产制造过程中涉及到上下游供应链，通常需要采购部分零配件或原材料才能满足产品的生产制造，因此在涉及到采购的零配件或原来料使用在产品中遭到侵权之诉时，极有可能在主张合法来源抗辩时不是专利法意义上的合法来源，需要承担侵权责任。为了规避这种不可控的侵权风险，企业在采购零配件或原材料进行产品生产制造时，建议在采购合同中与供货商约定知识产权侵权免责条款，在因所采购的物料发生专利侵权被诉时，可以约定将因此造成的经济损失转嫁给供货商承担，以降低自身承担经济赔偿责任的风险。
注释：
[1]：中华人民共和国专利法[M], 2008年12月27日第三次修正
来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：丁伟
编辑：IPRdaily王颖 校对：IPRdaily纵横君
注：原文链接：从外观设计专利侵权再审案浅析合法来源抗辩（点击标题查看原文）
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