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“本文笔者根据专利案件复审处理的经验，重点讨论发明专利案件被驳回时，针对专利创造性的几种情况。”

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：涂年影 深圳精英创新知识产权代理有限公司

专利是推动创新驱动发展的重要支撑，培育高价值专利推动高质量发展是深入实施创新驱动发展战略和推动高质量发展的客观要求。

2018年国家知识产权局启动实施专利质量提升工程，明确要求严把专利审查授权关和大力培育高价值核心专利，尤其是对发明专利而言，审查更加严格，每年均有大量发明专利被驳回。根据国知局发布的2021知识产权统计年报显示，全年在国内共申请发明专利142.7万余件，授权量为58.5万件，授权率仅为41%，也就意味着每年约有80万件发明专利被驳回。

绝大部分申请人以为，发明专利提交申请后授权或被驳回则表明专利申请流程结束，一旦被驳回则意味着专利申请失败。国知局发布的2021知识产权统计年报显示，2021年受理专利复审请求7.6万件，结案5.4万件，复审程序的结案周期平均为16.4个月，被驳回后选择进行复审的申请人不到10%。

其实，在发明被驳回后，仍然能够通过复审来进行补救，甚至在复审程序作出维持驳回意见后，还能够通过法律诉讼途径进行补救。2021知识产权统计年报中还提到，进行复审的案件中，复审成功并撤销驳回的专利为47.2%，也即提交专利复审请求后，有将近一半的概率是能够复审成功的。

而复审与专利案件的实质审查也存在诸多区别，区别点见下表：

由于复审过程中由多名审查员组成合议组进行审理，且审查人员并非实质审查过程中的审查员，因此观点正确能够很大概率被复审合议组认可。笔者根据专利案件复审处理的经验，重点讨论发明专利案件被驳回时，针对专利创造性的以下几种情况，建议发明人勿轻易放弃，若选择提出复审请求，则能够具有较大概率复审成功。

（一）审查员对技术方案及对比文件的理解是否存在偏差

笔者在处理复审案件过程中，曾经出现审查员对技术方案理解上存在偏差的情况。在原案件的应用场景、具体结构、实现方法与对比文件之间存在差别的情况下，审查员依然选择引用存在差别的对比文件对原案件进行创造性评判，从而得出不正确的结论并对专利案件进行驳回。

例如，某案件实质审查过程中，审查员认为原案件中的“以铜箔作为基材的石墨烯层改性的铜箔”类似于对比文件中的“采用高分子基导电复合材料作为基材的材料”；而实际情况则是对比文件中的“高分子导电功能层”相当于“石墨烯”、对比文件中的“高分子导电功能层或高分子基复合功能层”仅相当原案件中的“石墨烯基双面导电胶带”，原案件的“以铜箔作为基材的石墨烯层改性的铜箔”在对比文件中并不存在类似结构，足以证明审查员对于案件的理解上存在偏差，后续针对这一理解内容进行答辩，观点被复审委员会接受并最终使案件授权。

若出现因审查员对方案理解存在偏差导致案件被驳回，在后续驳回答复过程中将对方案的正确理解及相关理由进行阐明，则能够很大概率得到复审合议组的支持。

（二）对权利要求书中的技术特征，审查员是否均找到相关文件进行引证

若权利要求书中，特别是权利要求1中，审查员认为技术特征为“本领域常规技术人员能够轻易得出”、“本领域的惯用技术手段”；但在对比文件中并未公开相应技术特征，且对比文件中也并不存在足以使本领域技术人员对相关技术特征“产生联想”的技术启示，则通常是审查员找不到合适的文件对技术特征不具有创造性进行引证，审查员在没有引证文件的支撑下主观认定技术特征不具有创造性，而审查员所得出的不具有创造性的结论通常是缺乏事实和理论依据。

在后续驳回答复过程中针对审查员无发找到引证文件证明为现有技术的技术特征，可加强对相关技术特征具有创新性的说明，通过摆事实讲道理证明相关技术特征不是现有技术，从而推翻审查员原本所认定的结论。

（三）说明书中是否仍然具有未添加至权利要求书的“具有新创性”的技术特征

在进行实质审查答复过程中，说明书中仍然可能遗漏对部分重点内容的分析；案件被驳回后，进行分析发现说明书中仍然有能够体现方案创造性的技术特征并未在权利要求书中体现，则可将具有新创性的技术特征补充至权利要求1中，并针对性地陈述方案具有创造性的理由。新补充至权利要求1中的技术特征创造性较强，且理由陈述得当，则很大概率能够得到复审合议组的认可。

例如，某案件实质审查程序中，原答复人员补充至权利要求1的技术特征“自动为当前添加的主功能步骤加载与所述在先添加的主功能步骤一致的并行功能步骤”，审查员评价其缺乏新创新；复审程序中发现除了添加与主功能步骤一致的并行功能步骤，主功能步骤还同时继承了并行功能步骤的排序特点，且这一“继承排序特点”的技术方法在对比文件中均未公开，笔者在复审答复过程中从原案件说明书中补充“并继承在先添加的主功能步骤的并行功能步骤的排序特点”这一具有创造性的技术特征后，进行针对性论述并得到复审合议组的认可，案件最终得以授权。

（四）对比文件之间是否具有较强的结合性

若实质审查中审查员引用了多篇对比文件，通过多篇对比文件的技术特征结合来评述原案件不具有创造性，则在案件复审过程中，还可着重分析对比文件之间是否具有较强的结合性。若两份对比文件之间技术领域、应用场景、所解决的技术问题存在差别，则本领域技术人员根本无从将两份对比文件的技术进行结合，从而在进行创造性评价时，得出与审查意见相反的结论。

例如，在某案件的实质审查阶段，审查员认为对比文件1能够与对比文件2进行结合，然而笔者对两份对比文件进行分析后发现，对比文件1中的技术方法是为了断开网络后提取移动终端信息，是用于解决移动警务领域提取移动终端信息的问题；对比文件2中技术方法是为了实现一对多的信息交互，其方法用于即时通信过程中的信息收发。则对比文件1在网络断开情况下是无法将对比文件2中需要网络连接进行即时通信的技术方法，结合至对比文件1的，经过分析可知对比文件2与对比文件1的结合性较弱。笔者在复审程序针对对比文件的结合提出质疑并充分阐述理由，最终得到复审合议组的认可，案件也顺利授权。

是否出现以上几种情况，需要对驳回通知书、原申请文件及对比文件进行细致的对比分析从而判断是否对案件进行复审；在专利被驳回时，申请人通常很难精准判断案件是否适合复审以及复审成功的概率；当然，若粗略判断后，认为案件被驳回时疑似出现类似上述的情况，则可进一步委托专业代理机构进行案件分析，并基于专利代理机构提供的建议以及被驳回专利对于申请人的重要性，选择是否对案件进行复审。与此同时，复审必须在收到驳回通知书3个月内进行，若超出期限则很难合理使用复审权利。

（原标题：专利驳回勿放弃，争取复审有机会）

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：涂年影 深圳精英创新知识产权代理有限公司

编辑：IPRdaily赵甄          校对：IPRdaily纵横君

注：原文链接：专利驳回勿放弃，争取复审有机会（点击标题查看原文）

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