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“在撰写涉及参数表征的专利时，除了《专利审查指南》规定的清楚限定外，还有哪些注意事项？”

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：郑佳  朱鹏 广东君龙律师事务所

关键词：参数表征 晶型

《专利审查指南》第二部分第二章第3.2.2节规定：“产品权利要求适用于产品发明或者实用新型，通常应当用产品的结构特征来描述。特殊情况下，当产品权利要求中的一个或多个技术特征无法用结构特征予以清楚地表征时，允许借助物理或化学参数表征…使用参数表征时，所使用的参数必须是所属技术领域的技术人员根据说明书的教导或通过所属技术领域的惯用手段可以清楚而可靠地加以确定的”。根据前述规定，在遇到确实无法给出化学产品结构时，可考虑通过物理/化学参数进行表征，所使用的参数表征手段应当能够清楚确定目标产品，常见的表征手段包括X射线衍射(XRD）、X射线光电子能谱（XPS）、扫描电子显微镜（SEM）、红外吸收光谱（IR）、差热分析（DTA）、差示扫描量热法（DSC）和热重分析（TG）等。

在撰写涉及参数表征的专利时，除了《专利审查指南》规定的清楚限定外，还有哪些注意事项？笔者认为：一方面可考虑使用多个参数进行限定；另一方面，应注意将使用参数限定的化学产品与现有技术进行合理地划界，并突出该化学产品相对于现有技术具有不同和/或更佳的技术效果。

1.基本信息

1.1 涉案专利概况

专利名称：4-【5-（吡啶-4-基）-1H-1，2，4-三唑-3-基】吡啶-2-腈（下称托吡司特）的多晶型及其制造方法

专利申请号：201380035675.3（下称涉案专利）

申请日：2013年7月24日

申请公布日：2015年3月11日

授权公告日：2016年6月15日

专利权人：株式会社富士药品（下称富士公司）

涉案专利授权时的权利要求：

1、托吡司特的I型结晶，其在粉末X射线衍射中，在衍射角2θ的值为10.1、16.0、20.4、25.7以及26.7度附近具有特征性峰。

2、托吡司特的I型结晶的制造方法，其特征在于，将托比司他的酸盐用碱处理，接着用酸中和。

3、一种药物组合物，其含有权利要求1所述的I型结晶和可药用的载体。

涉案专利涉及的药品信息：

托吡司特片，又名托匹司他，由日本富士制药公司研发，于2013年6月28日在日本批准上市用于痛风及高尿血酸症，商品名：TOPILORIC。托吡司特系一种非嘌呤类的黄嘌呤氧化酶抑制剂，通过抑制黄嘌呤氧化酶，进而降低尿素在体内的产生。目前托吡司特片仅在日本上市[1]。

1.2 涉案专利无效审查概况

无效请求1：

无效请求人：江苏知原药业有限公司（下称知原公司）
案号：4W106965
无效请求日：2018年2月11日

无效请求2：

无效请求人：南京华威医药科技集团有限公司（下称华威公司）
案号：4W107836
无效决定日：2019年2月25日
无效决定号：第39166号（针对4W107836、4W106965）
无效结果：宣告全部无效
无效法律依据：专利法第22条2款、22条3款

决定要点：

1、对于包含参数特征的产品权利要求新颖性的审查，应当考察上述特征是否隐含了要求保护的产品具有某种特定结构和/或组成，如果经重复实施对比文件产品的制备方法，并分析检测其产品的参数特征与涉案专利产品的参数特征相同，则权利要求中限定的参数特征不构成与现有技术的区别特征。

2、在活性化合物及其晶型不具备新颖性的情况下，如其制备方法和药物组合物是根据现有技术能够显而易见获得的技术方案，则该制备方法和药物组合物不具备创造性。

1.3 一审概况

一审原告：富士公司

一审被告：国家知识产权局（下称国知局）

一审第三人：华威公司、知原公司

一审案号：(2019)京73行初11429号

一审判决时间：2021年3月22日

一审判决结果：驳回富士公司的诉求，即维持第39166号无效决定

2.案情详解[2]

本文主要针对涉案专利在第39166号无效决定中针对权利要求1的新颖性、权利要求2的创造性进行分析。

2.1 无效决定主要参考的证据

附件1：公开号为CN1561340A的中国发明专利申请公开文本，公开日为2005年01月05日，共9页

附件2：公开号为CN1826335A的中国发明专利申请公开文本，公开日为2006年08月30日，共4页

附件3：北京智慧知识产权司法鉴定中心出具的“智慧司法鉴定中心【2017】知鉴字第29号”司法鉴定意见书，复印件共82页

2.2 关于权利要求1不具备专利法第22条2款规定的新颖性

2.2.1 关于依据附件2实施例3公开的制备方法制备得到的产品

附件2公开了一种1,2,4-三唑化合物，并且在实施例3中公开了制备方法：5-（2-氰基-4-吡啶基）-3-（4-吡啶基）-1,2,4三唑的制造，向5-（2-氰基-4-吡啶基）-3-（4-吡啶基）-1,2,4三唑p-甲苯磺酸盐50.0g中加入2-丁醇（937.5mL）和水（312.5mL），在内温80℃下加热溶解后，立即过滤，将滤液冷却至内温20℃。向所得的悬浊溶液中滴入0.52mol/碳酸氢钠水溶液（250mL），在室温搅拌2小时后，滤取结晶，用水（150mL*3）、2-丁醇（150mL*2）洗涤，在80℃减压干燥该结晶15小时，得到呈淡黄色结晶的标题化合物29.4g。

涉案专利权利要求1保护的晶体与上述淡黄色结晶化合物相比，属于同一种化合物，即托吡司特，双方当事人对此均认同。

2.2.2 两次重复附件2实施例3公开的制备方法，获得产品2-1、2-2的XRD测定结果

附件3的第47页和第48页记载检测单位分别两次重复实施附件2实施例3的方法，获得产品2-1、2-2并测得XRD衍射谱图以及峰强度，根据附件3第47页图3可见，样品2-1的衍射角2θ出峰位置10.2对应于权利要求1中10.1，16.1对应于16.0，20.6对应于20.4，25.9对应于25.7，26.8对应于26.7；根据第48页图4可见，样品2-2的衍射角2θ出峰位置10.1的峰值对应于权利要求1中10.1，16.0对应于16.0，20.5对应于20.4，25.7对应于25.7，26.7对应于26.7。

2.2.3 重复涉案专利实施例2公开的制备方法，获得产品1-1的XRD测定结果

样品1-1的衍射角2θ出峰位置10.1对应于权利要求1中10.1，15.9对应于16.0，20.4对应于20.4，25.7对应于25.7，26.7对应于26.7。

表1列出了涉案专利权利要求1的实验数据和请求人补充提交的针对2-1、2-2以及1-1进行XRD测定的实验结果。

表1 涉案专利权利要求1以及请求人补充提交的各粉末XRD谱图中特征性峰的衍射角2θ值

2.2.4 关于实验的合理误差范围

涉案专利说明书第0073段记载“X射线衍射中的±0.5度是其容许范围内的，是应该包含在本发明的权利范围的”。

如表1所示，将两次重复附件2实施例3公开的制备方法所获得的产品2-1、2-2所测得的峰强度，重复涉案专利实施例2公开的制备方法所获得的产品1-1的峰强度分别与涉案专利权利要求1公开的峰强度相比，其特征峰位置均对应或在合理误差范围内，由此证明，附件3证实了附件2实施例3得到的晶体与权利要求1中对于I型晶体的限定参数特征是一致的，二者是同一晶型，因此权利要求1不具备专利法第22条第2款规定的新颖性。

2.3 关于权利要求2不具备专利法第22条3款规定的创造性

在权利要求1限定的活性化合物及其晶型不具备新颖性的情况下，如其制备方法是根据现有技术能够显而易见获得的技术方案，则该制备方法也不具备创造性。

权利要求2保护托吡司特的I型结晶的制造方法，其特征在于，将托吡司特的酸盐用碱处理，接着用酸中和。

根据现有证据可以得出，I型结晶已被附件2实施例3所公开，从而I型结晶不具备新颖性，在此基础上，权利要求2是否具备创造性，关键在于判断该制备方法是否显而易见以及对其方法效果的考量，其产品I型结晶所具有的技术效果已为现有技术附件2实施例3之晶型同样具备。附件2实施例3公开的制备方法中，托吡司特甲苯磺酸盐在溶液中用碳酸氢钠水溶液处理，最终得到目标产物晶型，可见该方法和权利要求2均为托吡司特酸盐用碱处理，区别在于后续是否采用酸中和。涉案专利实施例2的制备过程使用的碱为碳酸钾，碱性强于附件2使用的碳酸氢钠。因此涉案专利使用碱处理后需用酸中和，而附件2未用酸中和，本领域技术人员能够判断应当是因为所用碱性强弱差别所致。而酸碱中和调整pH值使产物溶液结晶析出是本领域的常规技术手段，在附件2公开碳酸氢钠处理结晶方法的基础上，选择碱性更强的如碳酸钾一类的碱时，选择后续用酸中和以调整合适的pH值来结晶，对本领域技术人员而言不需要付出创造性劳动，并且权利要求2的方法相对于附件2也未取得何种更佳的技术效果，附件1也已公开化合物托吡司特治疗痛风的药用价值。因此在附件2已公开I型结晶产品及其制备方法的情况下，权利要求2所限定的I型结晶制备方法相对于附件2（附件3证明其为晶型I）、附件1和公知常识的结合不具备创造性。

3.本案对涉及参数表征类专利的撰写启示

首先，所使用的物理/化学表征手段所涉及的参数必须是清楚的，使得本领域技术人员能够清楚地确定目标产品在权利要求中使用参数限定时，应确保其表达清晰，不能产生多种不确定的数值范围，进而导致保护边界不清晰。在说明书中则应注意写清参数的测量方法，若相应参数系通用参数，则其测量方法可不必过于详细；若系非通用参数，特别是自定义参数，则需给出详细的测量方法、测量手段以及计算方法，达到本领域技术人员能够完成测量的程度，同时还应当给出足够的实验效果数据[3]。

在托吡司特晶型专利无效案例中，虽然涉案专利因为不具备新颖性、创造性被宣告无效了，但是涉案专利对测量仪器的型号和厂家的描述，以及测量方法的详细记载还是非常值得借鉴的。

涉案专利说明书中对通过粉末X射线衍射图所得到衍射角参数的测量条件进行了清楚地描述，具体如下：“所谓本发明中所说的粉末X射线衍射光谱，是指利用Mini Flex（Rigaku株式会社）在以下条件下测定的光谱。X射线光源：Cu；测角计：纵向；发散狭缝：可变（Variable）；散射狭缝：4.2deg；接收狭缝：0.3mm；扫描模式：连续；扫描速度：2°/分钟；扫描步进：0.02°；扫描轴：θ/2θ；扫描范围：3~60°”（见涉案专利说明书第[0057]-[0067]段）。

其次，可考虑使用多个参数进行限定，以更加清楚地确定目标产品。

当目标产品可以使用多种参数进行限定时，可以考虑选取其中一种有代表性的参数在独立权利要求（下称独权）中进行限定，此外，还可考虑在从属权利要求（下称从权）中使用其他参数进行进一步地限定。

之所以建议在独权中选取有代表性的参数进行限定，将其他参数逐个在从权中进行限定，而不是将这些参数均限定在独权中，是因为：（1）在维权过程中，专利权人在进行侵权比对时，至少应当使用独权与侵权产品进行比对，如果将这些参数均限定在独权中，一方面，专利权人将承担更多的举证责任，即证明侵权产品具备这些参数特征，另一方面，若侵权产品缺少某种或某几种参数特征，则存在不落入涉案专利权利要求保护范围的风险；（2）在无效宣告过程中，如果有更多的参数进一步在从权中限定，那么即便请求人举证证明独权中的参数已经被现有技术公开，但请求人仍需进一步举证证明从权中限定的参数亦被现有技术公开，即请求人的举证责任大大增加。

基于上述分析，笔者建议针对使用多个参数进行限定时，应做好各个参数在独权和从权中的布局安排。

在托吡司特晶型专利无效案例中，涉案专利说明书中不仅记载了目标产品的粉末X射线衍射的测定结果，还记载了目标产品的热分析（DSC）测定结果，但权利要求书中仅仅限定了目标产品基于X射线衍射的具有特征峰的部分衍射角。试想如果专利权人在从权中使用热分析（DSC）进行进一步限定，那么无效请求人至少还需要进一步提交证据证明其所主张的附件2实施例3的制备方法所制备得到的化学产品具有与涉案专利在热分析（DSC）参数相同的参数，这无疑增加了无效请求人对涉案专利无效的难度。

最后，应注意将使用参数限定的化学产品与现有技术进行合理地划界，并突出该化学产品相对于现有技术具有不同和/或更佳的技术效果。

在说明书中应清楚记载具有相应参数的化学产品的制备方法，且应着重记载与现有技术的区别技术特征，并强调由于该区别技术特征使得所获得的化学产品的参数与现有技术不同，与此同时还应当详细给出多个维度的技术效果数据。

托吡司特晶型专利无效案例中，专利权人未从多个维度（例如对杂质水平、对溶出度、对生物利用度等的改善）进行描述，仅仅从改善溶解度的角度给出了实验数据，具体如下：“对于Ⅰ型结晶、II型结晶、以及水合物在水中的溶解性，采用吸光度测定法计算出各试样的饱和溶液浓度。将结果示于图8，I型结晶在水中的溶解度为6.2 μg/mL，而II型结晶为4.2 μg/mL，水合物为1.9 μg/mL。由图8，I型结晶和II型结晶的水溶性良好，特别是I型结晶的水溶性良好”（见涉案专利第[0098]和[0099]段）。在涉案专利无效进程中，就技术效果方面，请求人主张“从溶解度的角度看，本专利的I型结晶溶解度的试验方法不清楚，其从数值上与其他晶型的差异也不属于预料不到的技术效果”，专利权人对此进行的抗辩仅仅只是“权利要求1-3保护的技术方案相对于证据1和证据2的技术效果是溶解度显著提高，因此具有创造性”，试想，如果专利权人在专利申请时，考虑多个维度的技术效果，那么在无效阶段，则可以提供多个维度的应对方案，从而大大降低涉案专利被无效的风险。

参考文献：

[1]华威医药微信公众号，【项目推荐】托吡司特片[EB/OL](2023.08.02)[2024.1.6] https://mp.weixin.qq.com/s/p7toojcwyec-mh8lACKdXA
[2]中国及多国专利审查信息查询，第39166号无效决定[EB/OL](2019.03.01)[2024.1.6] https://cpquery.cponline.cnipa.gov.cn/detail/index?zhuanlisqh=M1Ojf65%252F1jXofxJt%252BVw1aw%253D%253D&anjianbh
[3]华威医药官网，捷报！华威医药成功维持无效日本富士原研专利！市场价值或超亿元！[EB/OL](2021.04.02)[2024.1.6] http://www.huawe.com/ctt/6/80.htm

（原标题：涉及参数表征类专利的撰写启示--托吡司特晶型专利无效案解析）

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：郑佳 朱鹏 广东君龙律师事务所

编辑：IPRdaily辛夷          校对：IPRdaily纵横君

注：原文链接：涉及参数表征类专利的撰写启示--托吡司特晶型专利无效案解析（点击标题查看原文）

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