摘要：
不同法院对于保护客体不同的不同类型专利之间能否进行抵触申请抗辩没有一致的结论。#本文仅代表作者观点，不代表IPRdaily立场，未经作者许可，禁止转载#
“不同法院对于保护客体不同的不同类型专利之间能否进行抵触申请抗辩没有一致的结论。”
来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：唐淑英
“抵触申请”概念源自专利审查程序。根据专利法第二十二条第二款的规定，在发明或者实用新型新颖性的判断中，由任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向专利局提出并且在申请日以后（含申请日）公布的专利申请文件或者公告的专利文件损害该申请日提出的专利申请的新颖性。将这种在判断新颖性时损害新颖性的专利申请，我们称为抵触申请。对于外观设计的抵触申请是在2008年修正的专利法中首次新增的内容, 在当前第四次修改的专利法第二十三条第一款同样规定，授予专利权的外观设计，应当不属于现有设计；也没有任何单位或者个人就同样的外观设计在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公告的专利文件中。
为什么抵触申请抗辩可以参照现有技术抗辩的规定进行认定？
关于被诉侵权人能否以其实施的技术属于现有技术为由，主张不构成侵犯专利权，现行《专利法》给出了法律依据。专利法第六十七条规定：在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。专利侵权诉讼中被诉侵权人进行“现有技术抗辩”有法律依据，那么抵触申请抗辩的法律依据在哪里？实际上，对于被诉侵权人能否以其实施的技术属于抵触申请为由，主张不构成侵犯专利权，我国专利法及相关司法解释中并未有明确规定。目前由法院参照适用有关现有技术抗辩的规定对抵触申请抗辩进行认定。
对现有技术抗辩制度而言，属于现有技术以及与现有技术相比没有实质性差异的技术方案不能被授予专利权，由于已进入公共领域，公众就有自由实施的权利。不管是实施人独立作出的还是通过合法合规的方式从已经公开的技术信息中得到的，实施进入公共领域的技术具有天然的自由性、公知性和已有性。再者，由于法院在专利侵权诉讼中不能直接评判专利权的有效性，而经专利行政部门授权的专利又由于检索的限制可能存在漏检影响该专利新颖性或创造性的现有技术，使得该授权专利在授权程序中本不应该被授予专利权。此时，如果再让被诉侵权人通过无效程序无效涉案专利，无疑不能及时化解纠纷及减少当事人的诉累。为了兼顾公平与效率，允许侵权诉讼程序中的被诉侵权人以“现有技术抗辩”主张其不构成侵权。通过以上不同角度去探究现有技术抗辩背后的法理，可以更好的理解提出“现有技术抗辩”的必要性。
对于参照现有技术抗辩的规定来适用抵触申请抗辩的背后逻辑，笔者认为可以从下面几个角度去探讨分析。首先从角度（1）考虑，由于抵触申请与现有技术均可以用于评价涉案专利的新颖性，并导致涉案专利无效，参照现有技术抗辩的上述法理基础，被诉侵权人在侵权诉讼阶段据此可以提出抵触申请抗辩的主张。其次从角度（2）考虑，基于抵触申请的时间因素，被诉侵权人实施的被控侵权技术属于抵触申请技术方案，而该抵触申请技术方案又是更早于涉案专利申请日提出的，即被诉侵权人具有实施申请日前就已提出的技术方案的自由。
现有技术抗辩/抵触申请抗辩的比对对象到底是哪些？
很多人对现有技术抗辩的比对对象出现混淆。我们知道以被诉侵权技术-专利-现有技术各为顶点的经典三角关系图，其中，现有技术抗辩到底比对的是三角关系图的哪二个？现有技术抗辩是将被诉侵权技术与现有技术进行比对，即被诉侵权技术是否落入涉案专利权的保护范围在所不问，也就是说现有技术抗辩与涉案专利无关。这个结论也可以回答另一个普遍谈论到的问题，现有技术抗辩与被诉侵权技术是否落入涉案专利权保护范围的侵权判断是否有先后顺序?笔者认为，由于现有技术抗辩与涉案专利权利要求的保护范围无关，那么在侵权诉讼中法院对被诉侵权人的现有技术抗辩主张予以支持后，即现有技术抗辩成功，接下来是不需要进一步再去判断被诉侵权技术是否落入涉案专利权保护范围的。
从上述抵触申请抗辩背后法理逻辑的分析角度（1）来说，是由于抵触申请在授权确权程序中可以损害涉案专利的新颖性，涉案专利本不应该授权而授权，为了维持公平和效率，在侵权诉讼中给予被诉侵权人抵触申请抗辩的救济。因此，基于上述法理的理解，出现一部分观点认为：抵触申请由于是在涉案专利申请日后公开，不应当属于现有技术。在适用抵触申请抗辩过程中，除了判断抵触申请是否符合与涉案专利“申请在前 公开在后”的时间因素，还需要实体判断抵触申请对比文件是否影响涉案专利的新颖性。如果上述条件都满足，才能进一步再去比对被诉侵权技术是否被抵触申请对比文件单独、完整地公开。但这一观点是将被诉侵权技术方案与涉案专利、抵触申请抗辩证据三者均进行了比对，是违背抵触申请抗辩参照现有技术抗辩规定进行认定的规则。所以，笔者认为，为了更好的理解抵触申请抗辩的背后法理，从前述内容的分析角度（2）去理解更为合理，即仅做时间因素的判断，而不去实体考察抵触申请对比文件是否事实上与涉案专利相同。笔者从裁判文书网以“抵触申请抗辩”为关键词进行搜索，浏览结果中也可以看到法院的常规做法也与前述的分析角度（2）吻合，即，法院仅做抵触申请时间因素的判断即得出抵触申请对比文件可作为抵触申请抗辩的证据资格的结论，进而直接比对被诉侵权技术方案与抵触申请对比文件的技术方案。
抵触申请抗辩是否允许不同类型的专利作为抵触申请证据？
在专利审查中，不同类型的专利之间是否能作为抵触申请而影响专利申请的新颖性是不能一概而论的。例如，外观设计专利是否可以作为发明/实用新型专利的抵触申请？想要探究答案，我们就需要知道设置抵触申请规定的目的何在？抵触申请制度目的在于避免重复授权，而外观设计与发明/实用新型专利的权利客体不同，外观设计专利保护的是产品的富有美感的新设计，而发明或实用新型保护的是新的技术方案，当外观设计与发明/实用新型保护客体不同的前提下，不存在外观设计与发明/实用新型重复授权的问题，也就不存在构成抵触申请的问题。
那么问题来了！在作为抵触申请抗辩证据的专利类型与涉案专利类型不同的前提下，被诉侵权人使用该抵触申请抗辩证据主张被诉侵权技术方案与抵触申请技术方案相同而不构成侵权，法院是否当然认定抵触申请抗辩成立？例如，对于在专利审查程序中不会损害发明/实用新型专利新颖性的“在先申请 在后公告”的外观设计，在司法侵权诉讼中，法院对于被诉侵权人用外观设计作为抵触申请抗辩证据主张不侵犯发明/实用新型涉案专利权的请求，是否能够予以支持？笔者通过司法判定检索，发现法院对基于不同类型的专利来进行抵触申请抗辩主张未有一致结论。
支持不同类型专利可用于抵触申请抗辩主张的司法判例：
浙江省宁波市中级人民法院(2012)浙甬知初字第326号侵害实用新型专利权纠纷一案的一审判决中，原告即专利权人起诉称被告侵犯其专利号为ZL20112014xxxx.0,名称为“安装架”的实用新型专利权。庭审中，被告提出抵触申请抗辩，其据以提出抵触申请抗辩的外观设计专利申请日为2010年11月12日，公告日为2011年6月1日，申请号为201030609168.5,名称为“客梯层门安装架”，该外观设计专利在原告涉案专利申请日（2011年5月9日）之后公告。一审法院认为：虽然外观设计专利的保护范围与实用新型专利的保护范围存在不同。但存在实施实用新型专利权的同时实施某一外观设计专利权的情形，反之亦然。即实用新型专利与外观设计专利的保护范围存在交集。其次，根据《最高人民法院关于审理侵犯专利纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十四条规定被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法第六十二条规定的现有技术。一审法院据此认为该条规定对现有技术方案并未做限定。参照该条规定，只要被告实施的技术与一项抵触申请记载的相应技术特征相同或者无实质性差异，即可成立抵触申请抗辩。
不同类型专利用于主张抵触申请抗辩的相反判例：
山东高院在（2015）鲁民三终字第144号侵害外观设计专利权纠纷一案中，对被诉侵权人以实用新型专利作为抵触申请抗辩证据，认为不侵犯外观设计专利权的主张，山东高院认为：虽然对比专利的申请日在涉案专利的申请日之前，公告时间在涉案专利申请日之后，在时间上符合抵触申请的要件，但是，抵触申请除需符合时间要件外，还必须是同样的外观设计，本案的被诉侵权人主张的对比专利为实用新型专利，与涉案专利不属“同样的外观设计”，故不构成对涉案专利的抵触申请。被诉侵权人主张上述对比专利系涉案专利的抵触申请，可以参照现有设计抗辩的主张亦不能成立，从而对被诉侵权人的抗辩主张不予支持。
广东省高院涉及侵害外观设计专利权纠纷的二审判决书中（（2016）粤民终978号），由于涉案专利申请日为2006年1月12日，在2000年修正的专利法中并未规定外观设计的抵触申请，外观设计的抵触申请是在2008年修正的专利法中新增的内容。基于2000年修正的专利法自2001年7月1日施行，因此该案现有设计的界定应适用2000年修订的专利法。基于此，二审法院认为：对于被诉侵权人使用一篇“申请在先 公告在后”的实用新型对比文件作为抗辩证据，该对比文件即不属于现有技术，又由于2000年修正的专利法并未规定外观设计的抵触申请从而不构成该案的抵触申请，而是作为涉案专利的在先申请。即使考虑该在先申请，参照抵触申请抗辩标准进行审查，涉案专利为外观设计，而抗辩证据为实用新型专利，二者类型不同，即使将被诉侵权设计与该实用新型进行比对，两者也不构成实质相同，不属于同样的外观设计。本案的二审法院基于专利类型不同而不支持被诉侵权人以实用新型对比文件作为抵触申请抗辩证据主张不侵犯涉案外观设计专利权的主张，退一步，二审法院认为即使不考虑专利类型的不同，从技术方案角度分析也认定被诉侵权技术与抵触申请证据的方案不构成实质相同。因此，对于被诉侵权人的抵触申请抗辩主张不予支持。
结语
从以上被诉侵权人通过不同类型专利进行抵触申请抗辩的侵权诉讼案件来看，不同法院对于保护客体不同的不同类型专利之间能否进行抵触申请抗辩没有一致的结论。笔者个人认为，从前述内容的分析角度（1）出发，法院严格限制专利类型正是从我国“专利民行二元分立”的制度考虑的结果。为了兼顾公平与效率，法院允许被诉侵权人可以不经无效宣告程序而在司法侵权诉讼中直接进行现有技术抗辩/抵触申请抗辩。在授权确权行政程序中，即使满足抵触申请时间因素的专利/专利申请，实际上却因为专利类型不同导致保护客体不同从而无法成为专利法规定的抵触申请，终究不具有在专利审查阶段或是无效宣告阶段阻碍专利获权或影响专利稳定性的证据资格。换句话说，在授权确权程序中保护客体不同的不同类型专利并不能够损害专利申请的新颖性，未使专利权人不当获权受益，那么在后续的侵权诉讼程序中也无需相应地给予被诉侵权人以保护客体不同的不同类型专利提出抵触申请抗辩的救济。这种情形下，法院严格限制专利类型。而从前述内容的分析角度（2）出发，只要抗辩证据符合在涉案专利申请日前申请，在涉案专利申请日后公开的时间因素，即满足抵触申请认定条件，从而直接进入技术方案比对阶段，参照现有技术抗辩不再限制专利类型，即直接进行被诉侵权技术与抵触申请抗辩证据的“技术”比对。
唐淑英作者专栏
（原标题：抵触申请抗辩的“抵触申请”= 专利审查的“抵触申请”？）
来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：唐淑英
编辑：IPRdaily辛夷 校对：IPRdaily纵横君
注：原文链接：抵触申请抗辩的“抵触申请”= 专利审查的“抵触申请”？（点击标题查看原文）
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