摘要：
本文从专利侵权被告的视角，分析专利侵权诉讼中，被告一方发起反击的几种最常见的方式。#本文仅代表作者观点，不代表IPRdaily立场，未经作者许可，禁止转载#
“本文从专利侵权被告的视角，分析专利侵权诉讼中，被告一方发起反击的几种最常见的方式。”
来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：于春博 北京宣言律师事务所
商战，就是没有硝烟的战争。战争双方各出奇谋，寻求商业上的地位和利益。在科技领域，专利权已经成为了商战中的“常规武器”。利用持有的合法有效的专利权，提起专利侵权诉讼，打击竞争对手，寻求市场领先地位，已经是科技企业的常规打法。在专利侵权诉讼中，原告一方往往蓄谋已久，一出手即是石破天惊。而被告一方在诉讼开始阶段，往往处于被动地位。本文从专利侵权被告的视角，分析专利侵权诉讼中，被告一方发起反击的几种最常见的方式。
PART 01
针对涉案专利提出专利无效宣告请求
《专利法》第四十五条规定：自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起，任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的，可以请求国务院专利行政部门宣告该专利权无效。《专利法》第四十七条第一款规定：宣告无效的专利权视为自始即不存在。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）（2020修正）》（法释〔2020〕19号）第二条第一款规定：权利人在专利侵权诉讼中主张的权利要求被国务院专利行政部门宣告无效的，审理侵犯专利权纠纷案件的人民法院可以裁定驳回权利人基于该无效权利要求的起诉。
专利侵权诉讼的权利基础即专利权人拥有的专利权，因此，如果专利权被宣告无效，意味着侵权诉讼的权利基础不复存在。实践中，如果涉案专利被宣告全部无效，或者被宣告部分无效，无效的权利要求包括了在侵权诉讼中主张的权利要求，人民法院通常会依据上述司法解释，裁定驳回原告的起诉。此类的案例非常多，例如“冰淇淋机加气方法案”，原告主张的权利要求为权利要求1。在二审期间涉案专利被宣告部分无效，无效的权利要求包括权利要求1，该案二审程序中最高人民法院裁定驳回起诉[1]。无效宣告请求打击侵权诉讼中原告的民事权利基础，因此这种策略被形象的比喻为“釜底抽薪”。如果能够成功无效对方的专利，不仅避免了自身的损失，也使对方丧失了一项专利权，达到理想的反击效果。
“釜底抽薪”并不是提出无效宣告请求的全部意义所在。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（法释〔2009〕21号）第六条规定：专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。以上规定在理论上源于“禁止反悔原则”。在专利侵权诉讼中，专利权的保护范围至关重要。通常在诉讼程序中，原告一方对权利要求保护范围的解释过程中，往往尽可能大的主张保护范围，以便更加确定、明确的囊括被诉侵权产品或方法。而在无效宣告行政程序中，为了确保专利权不被宣告无效，专利权人（原告一方）在解释权利要求保护范围的时候，往往需要进行必要的让步和限缩。这种限缩的解释，对被告一方的不侵权抗辩，提供有力的支撑。
具体的，对于某一技术特征A而言，在侵权诉讼中，如果被诉侵权产品或方法的某一特征与涉案专利存在区别，原告方必然主张其为等同特征，否则基于全面覆盖原则，侵权就不成立了。而在无效宣告程序中，专利权人(侵权诉讼中的原告)往往需要主张技术特征A是区别技术特征，如果构成等同，专利权就保不住了。总之，针对例如技术特征A，原告方无法“两头得利”。在最高人民法院知识产权案件年度报告案例“藏药独一味软胶囊再审案”中，最高人民法院认为：优他公司在涉案专利无效宣告程序中，强调“本发明所述独一味提取物的四种制备方法为发明人进行了大量的工艺筛选和验证试验后最终确定的工艺步骤，现有技术中并没有公开，由此得到的本发明中所述的独一味提取物与现有技术中的独一味提取物并不等同。”因此，最高人民法院再审认为，在无效宣告程序中主张的不等同的特征，在侵权诉讼中再主张等同不应当得到支持。最高人民法院撤销了一、二审判决，驳回优他公司的诉讼请求[2]。
基于无效宣告请求，侵权诉讼中的被告方还可以请求中止诉讼。《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定（2020修正）》（法释〔2020〕19号）第五条规定：人民法院受理的侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件，被告在答辩期间内请求宣告该项专利权无效的，人民法院应当中止诉讼，但具备下列情形之一的，可以不中止诉讼——对于侵权诉讼中的被告一方来说，往往处于仓促应战的状态。对于诉讼策略的制定，证据的组织，准备时间往往不足。如果法院裁定中止诉讼，就可以把诉讼的节奏缓下来，为被告赢得更多的应对时间，更加从容的应对来自原告一方的挑战。
PART 02
利用被告方专利权进行对等反制
在一些著名的专利战中，被告一方往往会采用对等反制的方式进行反击。在原告方向被告方提起诉讼后，被告方基于自身的专利权，向原告的产品同样发起专利侵权诉讼。尤其是科技领域，利用专利作为武器，发起进攻，重新进行行业定位，几乎成为了一些行业的规律性发展方式。专利战往往出现在同行业竞争对手之间，一些典型的情况例如崛起的行业黑马向老牌巨头发起挑战；再例如传统的行业领导者对潜在竞争者发起打击。
广受关注的华为公司与三星公司之间涉及到专利侵权纠纷的系列案件，就是典型的此类案件。华为公司与三星公司之间的上述系列案件始于2015年。2015年5月，华为公司首先在美国加州和深圳对三星公司发起了专利侵权诉讼。随后的6月27日，华为公司在泉州中院向三星公司提起诉讼，索赔金额8050万元。仅仅25天后，三星公司迅速进行反击，在北京知识产权法院向华为公司发起数件专利侵权诉讼，总索赔金额1.61亿元。当时，这则新闻广受关注，尤其是三星公司数个案件的总标的额1.61亿元恰好是华为公司泉州案诉请的8050万元的二倍，业界普遍认为，这个金额上的巧合证明了三星公司的起诉是对华为公司起诉的反击。
另一个典型的案例始于一次奇袭。2020年，OPPO与夏普正在进行专利许可谈判。在谈判正常进行期间，夏普对OPPO发起奇袭。而且奇袭的时间设计的非常巧妙，据说OPPO收到专利侵权诉讼的消息恰逢中国的传统节日春节期间。利用这样一个时机发起专利侵权诉讼，显然是为了增加谈判的筹码，逼迫OPPO接受城下之盟。
而OPPO的应对策略是教科书式的，在积极应诉的同时，OPPO对夏普提起的专利侵权诉讼中的涉案专利提起无效宣告请求。在夏普的专利奇袭发起后的仅仅一个月左右，从2020年2月底开始，OPPO在日本东京和中国深圳针对夏普提起两起侵权诉讼，对夏普进行反击。行业内普遍认为，这场专利战OPPO取得了最终胜利，有知识产权律师评价：OPPO称得上打赢了中国专利战上的“斯大林格勒保卫战”[3]。
PART 03
对专利侵权诉讼原告的权利滥用、商业诋毁和恶意诉讼等行为提起诉讼
专利权作为一项民事权利，与大多数民事权利同样存在合理使用的问题。具体的说，在行使专利权时，需要避免专利权滥用、商业诋毁和恶意提起诉讼。从专利侵权被告的角度，如果发现了原告方实施了上述行为，可以提起相应的诉讼对原告进行反击。
在“监控摄像机案”中，专利侵权诉讼的原告张某某及凯某公司向法院起诉专利侵权诉讼的被告乔某公司侵害其享有的专利权，诉请赔偿金额人民币1000万元，并向法院申请财产保全。法院裁定冻结乔某公司银行账户及支付宝账户内的资金1000万元或查封其相同价值的其他财产。专利侵权诉讼的被告乔安公司不服，以张某某及凯某公司恶意提起知识产权诉讼以及申请诉中财产保全致其损害向法院提起诉讼。法院认为：张某某滥用诉权向存在竞争关系的乔某公司恶意提起诉讼，并在提起诉讼的同时申请保全了1,000万元。张某某应当对该保全行为负有审慎义务，即应当考虑申请财产保全是否确有必要，金额是否明显过高以及是否会给原告造成不必要的损失。综合上述因素后，法院认定张某某申请财产保全的行为具有过错，判决张某某赔偿乔某公司经济损失共计254,000元[4]。
需要注意的是，权利滥用、商业诋毁和恶意诉讼本身的构成要件、认定标准、案例中的裁判尺度都是非常专业的问题，在本文中不展开进行讨论。本文仅从专利侵权被告的角度，抛砖引玉的提出上述反击手段。
PART 04
总结和展望
“人在家中坐，事从天上来”，这是很多专利侵权被告收到法院送达的起诉材料的第一感觉。事实上，专利侵权诉讼往往是商业竞争的延续。在专利制度比较成熟的国家和地区，作为一种商战中常见的具体表现形式，专利战非常常见。针对专利侵权诉讼的攻防策略、方式方法都非常成熟。被诉专利侵权肯定不是一件令人愉快的事，但是也没有必要过分紧张，应当采取积极的攻防策略，综合运用各种武器争取最终的胜利。
参考文献：
[1] 最高人民法院，（2023）最高法知民终594 号民事裁定书。
[2] 最高人民法院，（2010）民提字第158号民事判决书。
[3] 百家号:湾流经济评论,这家深圳的科技公司，赢了一场史诗级的专利战,
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1722480880293605833&wfr=spider&for=pc。
[4] 上海市高级人民法院，（2019）沪民终139号民事判决书。
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（原标题：专利侵权诉讼中被告反击的“组合拳”）
来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：于春博 北京宣言律师事务所
编辑：IPRdaily辛夷 校对：IPRdaily纵横君
注：原文链接：专利侵权诉讼中被告反击的“组合拳”（点击标题查看原文）
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