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作者：张爱国  西北政法大学副教授、法学博士

来源：IPRdaily

投稿原标题：专利申请权确权之诉对专利申请权救济的局限——以三起特殊专利申请权纠纷案为例

通常情况下，专利申请权权属纠纷至少应当有两个要件构成：其一，专利申请权有效存在；其二，原被告对专利申请权都主张所有（或至少共有）从而产生争议。

基本案情简介

2015年11月原告国核宝钛锆业股份有限公司（以下简称国核宝钛公司）向西安市中级人民法院（以下简称西安中院）起诉称其是海绵锆表面钙、镁、钠分析方法和锆及锆合金钾、锂、铍含量分析方法技术秘密的持有人，被告西部新锆核材料科技有限公司（以下简称西部新锆公司）、王某（应当事人的要求，此文中自然人用化名）未经许可将涉案技术方案申请专利，要求法院判令第201510145142.1、第201510145481.X、201510145177.5等三件中国发明专利申请的专利申请权归属原告，并承担本案的诉讼费用和合理花费。

被告西部新锆公司和王某抗辩称，原告所主张的技术方案并非技术秘密而是公知技术，况且被告西部新锆公司作为专利申请人经国家专利局核准已经撤回了上述三项专利申请。经查明，王某曾在原告处任检测工一职，2014年底辞职加入被告西部新锆公司，2015年3月被告西部新锆公司提交了上述三项专利申请，同年6月这些专利申请被专利局公开，王某是这三项专利申请的主要发明人之一。

在得知上述三项专利申请公开的事实后，2015年7月原告国核宝钛公司委托律师向被告西部新锆公司发去律师函，要求停止商业秘密侵权并无偿转让专利申请权，西部新锆公司一方面坚决否认从事了侵犯商业秘密的行为，另一方面于2015年8月向国家专利局申请撤回了如上所有的专利申请。

案件事实描述到这里，可能不少读者已经产生主观倾向，这不就是典型的技术秘密侵权的案情套路吗？原职工跳槽到新单位，利用原单位技术在新单位申请专利，后被原单位得知，在接到律师函后新单位慑于“东窗事发”撤回了专利。然而，实际的案情远非这些读者的想象，鉴于一方面否构成技术秘密侵权这不是本文探讨的主题，另一方面涉嫌技术秘密的案件即将进入二审，在没有终审判决之前不适宜发表任何评论。因此，是否构成技术秘密侵权笔者将另行撰文。
    

在原告起诉一个月之后即2015年12月，西安中院以裁定的方式驳回了原告在这三起专利申请案件的全部诉讼请求。[ （2015）西中民四初字第00565、00568、00569号民事裁定书。]西安中院认为，由于被告西部新锆公司撤回了专利申请，原告国核宝钛与被告已经不存在涉案专利申请权的权属纠纷，因此原告的起诉不符合《中华人民共和国民事诉讼法》第119条的规定，故裁定驳回起诉。2016年5月，陕西省高级人民法院驳回了原告上诉、维持原判。[ （2016）陕西省高级人民法院第112、113、114号民事裁定书。]

专利申请权权属纠纷对专利申请权救济的局限

根据最高人民法院关于民事案件案由的规定，一般而言对专利申请权的救济应当通过专利申请权权属纠纷解决。专利申请权权属纠纷按照民事诉讼法的基本原理，应当属于确认之诉，即原告请求法院确认其与被告之间是否存在某种法律关系的诉，目的仅在于消除当事人之间的争议；该项法律关系的存在与否构成本诉的核心而不是前提。通常情况下，专利申请权权属纠纷至少应当有两个要件构成：其一，专利申请权有效存在；其二，原被告对专利申请权都主张所有（或至少共有）从而产生争议。就本案而言，就已经公开并被撤回的专利申请权是否依然有效存在？原被告是否都主张该专利申请权？

原告主张涉案专利申请权依然有效存在，理由是优先权还存在。

我国《专利法》第29条第2款规定“申请人自发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起十二个月内，又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的，可以享有优先权。”原告认为，这意味着被告西部新锆公司自涉案专利的申请日（2015年3月30日）起一年之内重新以涉案发明专利的优先权为基础提出与该发明专利所涉技术相同的专利申请，且该新申请的专利不会因为之前的撤回行为而丧失新颖性;因此，由于专利申请制度中优先权的存在，该案的专利优先权依然存在。

诚然，理论上专利申请的撤回并不意味着相应优先权的灭失，但是原告此处犯了一个逻辑推演上的错误：主张优先权必须有优先权申请的事实，然而本案中的西部新锆公司从未也不打算主张优先权，优先权对于西部新锆公司只是一种理论上的可能而不是事实上的存在。以一个事实上不存在的优先权来反推已经撤回的专利申请权的存在这在逻辑上很难自洽。另外，被告西部新锆公司撤销专利申请的行为表明其对涉案专利申请权已经放弃主张，至于原告是否主张涉案专利申请权已与被告无关。

因此，本案中原告选择以专利申请权权属纠纷作为救济渠道是选错了诉由。

对专利申请权救济的另一种思路

原告提出专利申请之诉的根本目之一在于确认涉案的技术方案的实质归属问题。要解决此问题，法律从来没有限定只能通过确认专利申请权权属之诉来实现，完全可以通过其它途径来实现，如给付之诉即要求被告停止侵犯其“技术秘密”，事实上原告也同时提起了侵犯技术秘密之诉。如果原告的诉讼请求在侵犯技术秘密之诉中得到法院生效判决的支持，那么法院必然要认定涉案技术方案为原告所有，届时原告可以凭借该生效判决向国家专利局要求还原其为真正专利申请人的法律地位，即便被告曾经撤回其专利申请。

我国《专利审查指南》第一部分第一章6.6有关“撤回专利申请声明”规定：“申请人无正当理由不得要求撤销撤回专利申请的声明；但在申请权非真正拥有人恶意撤回专利申请后，申请权真正拥有人（应当提交生效的法律文书来证明）可要求撤销撤回专利申请的声明。”

最后，应当强调地是给付之诉并非是对专利申请权通常救济手段，只是由于本案的特殊案情才使得专利申请权权属纠纷的确认之诉变得不合时宜。

来源：IPRdaily

作者：张爱国  西北政法大学副教授、法学博士

编辑：IPRdaily 彭莹

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