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来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：傅磊 合肥德驰知识产权代理事务所

原标题：试从一专利无效案例谈对“创造性”的一点浅见

IPRdail在运用三步法进行发明实际解决的技术问题的确定时应该准确、客观。之后还应该分析最接近的现有技术是否存在上述技术问题，什么原因导致的。在进行结合启示的判断时，还需要判断本领域技术人员是否明确知道现有技术中的相关技术特征可以解决上述技术问题。

关键词：三步法 技术问题 结合启示

专利权人能够在一定地域、一定时间内获得垄断的排他权的基础在于他对社会发展所做的贡献。但，不是所有做出贡献的都会获得相应的权利，需要这种贡献达到一定的高度，而怎样衡量这种贡献高度？在专利法中有一个重要的判定标准：创造性。

笔者尝试结合一具体无效案例，谈谈自己对“创造性”的一点理解。

案件基本信息如下：

专利权人：东莞市托圣斯电子科技有限公司

专利号：ZL200920237387.7

专利名称：一种风压开关的改进

该专利的权1如下：

一种风压开关的改进，包括上盖(2)、下盖(7)、隔膜(6)、小密封片(3)、活塞片(5)和弹簧(8)，上盖(2)上有组装支架(10)，组装支架(10)上安装有微动开关(1)，其特征在于：所述的隔膜(6)为环状结构，活塞片(5)周边对应设有容隔膜(6)嵌入的环行沟槽，所述的小密封片(3)通过胶圈(4)压合在上盖(2)背面。

具体实施例部分有这样记载：所述的隔膜6设计成环状结构，可减轻重量，从而提高产品设定压力的精度。

案件程序概述：请求人针对该专利向国家知识产权局专利复审委员会提出无效申请。国家知识产权局专利复审委员会于2014年12月23日作出全部无效的第25019号无效宣告请求审查决定。专利权人不服该无效决定，向北京知识产权法院提起行政诉讼。北京知识产权法院在（2015）京知行初字第2406号判决书中判决驳回原告的诉讼请求，维持上述无效决定。

为了更好理解、掌握“创造性”中的“突出的实质性特点”的判断标准，在审查指南中给出了业界耳熟能详的“三步法”的判定方法，具体如下：

第一步、确定最接近的现有技术

第二步、确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题

第三步、判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。[1]

第一步、第二步的判断相对客观，第三步的判断较为主观。但，第一步、第二步是基础，如果第一步、第二步适用错误的话，第三步的判断很难有说服力。

一部分的审查意见、无效决定中针对“最接近的现有技术”和“确定发明的区别特征”是没有问题的。但，在涉及“发明实际解决的技术问题”确定会产生很大问题。

在实务中，关于“发明实际解决的技术问题”的确定往往会上位话，扩大区别技术特征在本申请中实际解决的技术问题。还会将区别技术特征固有的作用当成“发明实际解决的技术问题”。也会在“发明实际解决的技术问题”中包含对区别技术特征的指引或暗示。因此，正确确定“发明实际解决的技术问题”非常关键。

在确定好“发明实际解决的技术问题”后，还“需要考虑涉案专利申请日以前本领域技术人员是否已经发现技术问题，是否已经找到产生问题的原因。常见的情况是，问题一经提出，解决的手段是显而易见的”。“本领域技术人员虽然认识到技术问题的存在，但是并未发现引起该技术问题的确切原因，在此基础上，自然不会针对性的提出解决该技术问题的技术方案。”[2]

即，本领域技术人员在面临最接近的现有技术时，是否能在该最接近的现有技术中发现“发明实际解决的技术问题”。

在确定最接近的现有技术中确实存在上述“发明实际解决的技术问题”时，又需要考虑导致问题产生的原因。大家都知道，问题的发生或许是很多原因造成的。需要找到到底是哪个原因造成。在发现该原因后，才能进行第三步的判断。

需要注意的是，“即便本领域技术人员认识到技术问题的存在以及引起技术问题的原因，即使区别技术特征本身已经本现有技术披露，但是，如果现有技术并没有将该区别技术特征与涉案专利解决的技术问题关联起来，那么本领域技术人员不能从现有技术中得到技术启示。”[3]

即，即使现有技术公开了区别技术特征，还需要判断本领域技术人员是否知道该区别技术特征能够解决该技术问题。

具体本案中，在无效决定和判决书中认为，针对涉案专利权1与最接近的现有技术证据1相比的区别技术特征为：所述的隔膜(6)为环状结构，活塞片(5)周边对应设有容隔膜(6)嵌入的环行沟槽。基于该区别技术特征，无效决定和判决书中均认为涉案权1实际解决的技术问题是：如何降低隔膜和活塞片的重量，从而提高风压开关的精度。

对于无效决定和判决书中对涉案权1实际解决的技术问题的认定，笔者认为有待商榷。前面已经说过，“发明实际解决的技术问题”中不能包含对区别技术特征的指引或暗示。涉案专利中，正是通过降低隔膜，来提高风压开关的精度的。“降低隔膜的重量”是涉案专利所采用的技术手段，不应该包含在技术问题中。笔者认为涉案权1实际解决的技术问题应该是：如何提高风压开关的设定压力的精度。

在无效决定和判决书中又引用的证据3来进行第三步的判断，判决书中是这样记载的：降低隔膜以及中心板的重量以提高精度是本领域的普遍需求，虽然证据3中没有明确记载其环形隔膜的作用，但其至少给出了使用环形隔膜的可行性，且使用环形隔膜客观上能够起到降低重量提高精度的作用。

对此，笔者不禁产生疑问：在证据3中没有明确记载可以通过降低隔膜重量来在提高风压开关的精度。那么，在相关领域里，如果降低隔膜的重量，是否必然可以提高风压开关的精度？同时，本领域技术人员是否认识到可以通过降低隔膜的重量来提高风压开关的精度？即，原因和问题之间是否是必然关系，本领域技术人员是否认识到原因和问题之间的关联性？

如果在相关领域，本领域技术人员明确知道降低隔膜的重量可以提高风压开关的精度，那么上述无效决定和判决书中的相关论述就是正确的。

如果客观上可以通过降低隔膜的重量来提高风压开关的精度。但本领域技术人员不知道风压开关的精度与隔膜的重量之间存在关联性，即，在申请日之前，本领域技术人员没有意识到可以通过降低隔膜的重量来提高风压开关的精度。那么上述无效决定和判决书中的相关论述有待商榷。本领域技术人员没有动机将证据3中的相关技术特征应用到证据1中以解决上述技术问题。涉案专利具有非显而易见性，具有实质性的特点。涉案专利可以提高风压开关的精度，具有进步，进而具有创造性。

由于无效决定和判决书中在“发明实际解决的技术问题”中错误的包含的技术特征，将大家的注意力引到了“如何降低隔膜的重量”上了。又通过在证据3中找到可以降低隔膜重量的手段，并武断的认为本领域技术人员明确知道可以通过降低隔膜重量来提高风压开关的精度。如此，可能造成涉案专利“创造性”的误判。

笔者基于涉案专利，尝试从还原发明创造完成的过程来理解“创造性”。

本领域技术人员在面临证据1时是否会发现上述技术问题？客观的说，“如何提高风压开关的精度”确实是本领域普遍需求。那么，基于该需求，本领域技术人员是否知道是什么原因导致呢？

如果本领域技术人员知道隔膜的重量与风压开关的精度之间存在关联性，那么，本领域技术人员会以证据1为起点，以技术问题为指引，从浩瀚无边的现有技术中寻找能够解决上述技术问题的相关技术特征。

本领域技术人员在证据3中发现了相关技术特征，那么此时还需要判断相关技术特征在证据3中的作用、达到的技术效果。如果相关技术特征在证据3中作用是：提高了风压开关的精度，此时还需要判断能否可以将该相关技术特征应用到证据1中。如果相关技术特征与证据1存在结合障碍，那么就不能结合。

如果上述步骤都能顺利实现的话，那么涉案专利相对于本领域技术人员来说是显而易见的，不具有创造性。反之，具有创造性。

从这个角度可以理解为什么在确定“发明实际解决的技术问题”中为什么不能包含对技术特征的指引、暗示。这是因为本领域技术人员在面临最近的现有技术时，只有先面临技术问题，再去需找原因，再去寻找解决的手段，有时间先后顺序。如果“发明实际解决的技术问题”中包含技术特征，忽略了对问题产生原因的考虑，就暗示技术特征与技术问题之间存在关联性，降低了现有技术结合的难度，容易低估创造性。

总结一下：

1、笔者认为无效决定和判决书中针对发明的实际解决的技术问题认定有待商榷；

2、如果客观上可以通过降低隔膜的重量来提高风压开关精度，那么在无效决定和判决书中还需要进一步提供证据证明本领域技术人员已经明确知道。如此，本领域技术人员才能将现有技术进行结合得到涉案专利，得出其不具有创造性的结论。在无效决定和判决书中的相关推论可以更加详细一些，如此才更有说服力。

（因为对风压开关不了解，笔者是没明白为什么降低隔膜的重量可以提高风压开关精度。本领域技术人员是否了解呢？本文重点不在技术上的讨论，在于对三步法中第二步、第三步的一点理解。）

由于笔者水平有限，文中若有不当之处，还请大家多多批评指正，谢谢。

参考资料：

[1]、审查指南2010；

[2]、专利确权攻守之道；张杰、张建纲、周美华 主编

[3]、同上。

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：傅磊  合肥德驰知识产权代理事务所

编辑：IPRdaily王颖          校对：IPRdaily纵横君

注：原文链接：试从一专利无效案例谈对“创造性”的一点浅见（点击标题查看原文）

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