摘要：
只有时间能证明哪种观点将占据上风，或者标准发展组织和/或标准制定组织可能会介入以打破僵局。
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来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：Curtis Dodd、Chris Dubuc， Harfang IP Investment Corp
翻译：北京思韬知识产权代理有限公司
原标题：蜂窝无线标准必要专利的FRAND相关声明：实施者义务（第五部分）
“由于‘反向劫持会严重危害创新激励’，因此[标准发展组织（SDO）更新了未来政策]‘应当鼓励专利持有者和实施者进行善意的双边许可谈判，并且应当在SDO许可政策中予以考虑’”。
—美国司法部
这是对蜂窝行业中多个实体在公平、合理和无歧视（FRAND）的基础上针对标准必要专利（SEP）许可所做声明进行分析的系列文章中的第五篇，也是最后一篇文章。第四篇文章聚焦于SEP所有者在FRAND许可过程中的义务。本文则对实施者义务进行了思考。
FRAND过程：实施者（潜在被许可方）义务
到目前为止，本系列文章中讨论的FRAND相关声明的重点集中在SEP所有者义务并且目的在于如何满足这些义务。但是，一些实体也提到了实施者义务。
例如，Apple的FRAND声明提到了一些SEP被许可方义务。但是，这些义务显然仅在SEP所有者已经履行了其义务之后才会产生，根据Apple的声明，所有者义务包括提供相关证明，证明许可是必要的并且所提供的条款和条件实际上符合FRAND要求（请参阅本系列文章中的第四篇）：
在SEP所有者满足其披露义务后，SEP被许可方应当对善意要约做出实质性回应，包括被许可方对其之所以认为该要约不符合所有者的FRAND义务所做出的说明以及相关的事实和法律依据（如果适用）。
然而，与Apple关于透明度的观点类似，Apple的FRAND声明并未清楚解释SEP被许可方“做出实质性回应”的含义。例如，这是否如Apple要求SEP所有者做的那样，要求SEP被许可方证明自己的立场是正确的？
作为对比，InterDigital的FRAND声明支持的观点是：FRAND许可谈判双方都具有义务，而不要求SEP所有者先履行其义务。例如，InterDigital表示，“双方都有进行善意谈判的义务”，并且“双方都应当善意、勤勉地工作以达成许可协议”。特别是针对潜在被许可方的义务，InterDigital表示，如果SEP所有者的要约是不可接受的，“潜在被许可方应当解释其之所以认为要约不符合FRAND要求的原因，并及时做出善意的反要约”。此外，InterDigital表示可以利用禁令措施“对抗采取拖延战术和其他反向劫持行为的非善意被许可方的搭便车行为。”
Ericsson也持有这样的观点，认为FRAND是一条“双向道”，其中“许可方和被许可方都应当善意行事”。此外，Ericsson也赞同InterDigital关于禁令措施适用于非善意被许可方的观点，并指出“求助于禁令措施通常是一种合法的补救措施，因为不这样做的话，非善意被许可方就没有或很少有动机达成许可（相反，这会迫使专利持有者发起诉讼）。”
但是，除了善意谈判的义务之外，InterDigital和Ericsson的声明并没有提供太多关于实施者需要做什么的细节。原因之一可能是，迄今为止在FRAND许可中，潜在被许可方的义务受到的关注远低于SEP所有者的义务。
Rodney Gilstrap法官支持Ericsson关于实施者在FRAND许可过程中也具有义务的观点，拒绝驳回Ericsson主张HTC违反其作为被许可方应当进行善意谈判义务的反诉，并且做出了宣告性判决，即“HTC已经拒绝、否定和/或丧失与Ericsson的FRAND声明相关的任何权利，并且是进行非善意谈判的一方。”（意见与指示备忘录HTC Corporation, HTC America Inc v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Ericsson Inc, Case No: 6:18-CV-00243-JRG (E.D. Texas, December 17, 2018)）。尽管陪审团裁决HTC违反了其进行善意谈判的义务，但HTC仍然认为应做出有利于自己的判决，因为“第三方受益人不可能违反其不是当事方的合同”。但是，Gilstrap法官并未就这一论点做出裁决，因为其认为Ericsson也违反了善意谈判的义务，Ericsson要求的救济受阻于不洁之手原则（doctrine of unclean hands）而未被支持。考虑到这些调查结果是陪审团判决的结果，而且诉状的大部分均被隐去，因此尚未完全厘清HTC和Ericsson违反各自善意谈判义务的原因。
最近，Apple被认为故意侵犯了PanOptis的专利（陪审团裁决，Optis Wireless Technology, LLC, Optis Cellular Technology, LLC, Unwired Planet, LLC, Unwired Planet International Limited, and PanOptis Patent Management, LLC v. Apple Inc., Civil Action No. 2:19-cv-00066-JRG (E.D. Texas, August 11, 2020)），但陪审团对FRAND许可义务带来的各种限制未予置评。具体而言，PanOptis认为其遵守FRAND义务以及Apple行为不当且不能再提起FRAND辩护的诉请仍处于诉讼过程之中，并且双方在2020年9月提交了相反的“拟议事实认定和法律结论”。如本系列文章中的第四篇所述，Apple持有的观点是不可能丧失FRAND许可权利。
日本专利局在2018年6月5日发布的《涉及标准必要专利的许可谈判指南》（以下简称《JPO指南》）中有一个关于SEP所有者和实施者的FRAND义务的有趣观点，其中提出了相互透明义务。对潜在被许可方（实施者）义务而言，《JPO指南》在“第II部分 许可谈判方法”—“A.善意”—“2.步骤2:善意实施者获得许可的表达”中指出，当挑战侵权、有效性、必要性和可实施性的问题时，如果希望被视为善意行事，“对[实施者]有用的是提供”下列信息：
• 为实施者不侵犯涉案专利的主张提供依据的文件；
• 可作为涉案专利无效依据的现有技术；
• 为涉案专利并非必要专利的论点提供依据的技术信息；和
• 为并未实施涉案专利的论点提供依据的文件。
《JPO指南》还指出，如果对提出的任何FRAND条款表示反对，实施者应当提供FRAND反要约，并解释许可费应如何计算，例如，提供“可比较协议及其条款（如有，包括支付给其他公司或者从其他公司收到的相同技术的许可费、专利池许可费等）的清单”（请参阅“第II部分 许可谈判方法”—“A.善意”—“4.步骤4：实施者基于FRAND条款提出的具体反要约”）。
明显不同意相互透明义务观点的一家实体是HTC，它尽管起诉Ericsson利用了信息不对称（请参阅本系列文章中的第一篇），但在同一案件（保护令动议, HTC Corporation, HTC America Inc v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Ericsson Inc, Case No: 6:18-CV-00243-JRG （E.D. Texas, September 6, 2018））中，HTC未能成功阻止对其与Google的交易免于开示。
由于认识到“法院确定数十件乃至数百件SEP的必要性、有效性和侵权是不现实的”，《JPO指南》还讨论了替代性争议解决方案（Alternative Dispute Resolution，“ADR”），作为解决FRAND争议的可能方法。但是，《JPO指南》并未说明是否有义务这样做，也没有就拒绝ADR所带来的影响表明立场。相反，《JPO指南》仅指出在这些问题上存在分歧（请参阅“第II部分 许可谈判方法”—“A.善意”—“5.步骤5:权利人拒绝反要约/在法院或通过ADR达成争议和解”）。欧盟委员会在其《致欧洲议会、理事会和欧洲经济与社会委员会的信函：制定针对标准必要专利的欧盟方法》中也参考了ADR，指出“委员会认为替代性争议解决方案（ADR）机制（例如调解和仲裁）可以提供更快且成本更低的争议解决方案”，但是，与《JPO指南》一样，委员会未对拒绝ADR的影响以及善意谈判义务是否要求同意仲裁表明立场。
北京市高级人民法院的《专利侵权判定指南》（2017）（以下简称《北京指南》）也反映出SEP所有者和实施者在FRAND许可过程中都具有义务的观点，并具体指出，当决定是否颁发禁令时，法院应当考虑当事方各自在谈判中的过失。特别是针对实施者的义务，《北京指南》指出，即使在SEP所有者未履行其义务的情况下，如果“被诉侵权人在协商中也存在明显过错的”，例如“未在合理时间内积极答复的”以及“主张明显不合理的条件”（第153条），则法院仍然会批准禁令。广东省高级人民法院的《关于审理标准必要专利纠纷案件的工作指引》中也认可这种过错法，其中一个过错示例就是实施者无正当理由拒绝签订保密协议。值得注意的是，导致Samsung在与Huawei的交叉许可谈判中被认为具有更多过错的一个因素是三星拒绝仲裁（Huawei Technologies, Co., Ltd. et al. v. Samsung Electronics Co., Ltd. et al. （CN, Shenzhen Ct. 2018））。《北京指南》还指出，如果任何一方在谈判中都没有过错并且被告已经提供担保的情况下，则应当拒绝颁发禁令（第152条），给实施者在商业运作中提供了有效保护，以避免在双方均已履行FRAND义务并且侵权已经建立的情况下颁发禁令。欧盟法院（CJEU）在Huawei v. ZTE案（Case C-170/13，EU:C:2015:477;[2015] 5 CMLR 14; [2016] PRC 4）的判决中也认可实施者在其反要约被拒绝后提供担保的义务。根据《JPO指南》，该观点“基于这样的想法，即实施者宣称愿意支付许可费，但实际上不这么做甚至仍然使用侵权产品的行为是矛盾且不公平的。”
最近，在2020年9月10日给IEEE的信中，美国司法部支持FRAND许可过程中双方都具有义务的观点，并指出标准发展组织（SDO）的未来政策更新“应当鼓励专利持有者和实施者之间的善意双边许可谈判”，并指出“反向劫持会严重危害创新激励，在SDO许可政策中应予以考虑。”
欧洲CWA协议阐明分歧
行业中未能就SEP许可形成统一的欧洲标准化委员会专题组协议（CWA），可能最能体现出SEP的主要所有者/潜在许可方与SEP的实施者/潜在被许可方之间存在的分歧。相反，在2019年6月发布了两份CWA：CWA 17431（“5G和物联网（IoT）（包括工业互联网）标准必要专利许可的原则与指南”）和CWA 95000（“标准必要专利许可的核心原则与方法”）。
CWA 17431共17页，列出了制定和批准该CWA的Ericsson、InterDigital、Philips、Nokia和Qualcomm等公司，阐述了与善意行事义务、合理使用保密协议、基于技术对使用者的价值给予公平合理补偿以及使用第三方确认（包括仲裁）解决FRAND条款和条件方面争议相关的几项原则。相比之下，CWA 95000共51页，列出了制定和批准该CWA的Apple和公平标准联盟，以及其他34个未参与起草但仍表示支持该CWA的实体。后者包括一些对FRAND议题相对较新的声音，例如来自汽车行业巨头Daimler、Ford和Toyota。其中，CWA 95000支持FRAND费率基于“直接或间接侵犯SEP的最小组件”以及SEP所有者负有披露义务的观点。但是，CWA 95000不赞同专利包许可，尽管表明“[一个]潜在被许可方应当以合理的方式行事，并且在与许可方的沟通中保持公正和坦诚”，却未提及任何具体的实施者义务。相反，在误导性地冠以“承担FRAND义务的SEP善意被许可方”标题的部分中，CWA 95000指出了SEP所有者应首先履行义务：
“许可回应：除非许可方至少完成以下事项并且在许可方完成以下事项之前，被许可方很难或不可能提供FRAND反要约：（a）合理证明其SEP的必要性，并合理证明被许可方确实侵犯了许可方的SEP；（b）提出FRAND要约；（c）向被许可方提供足以评估许可方的要约是否符合“FRAND”原则及其计算方式的信息；（d）为被许可方提供足够的时间来评估和考虑上述所有因素。”
此外，CWA 95000在这一部分中还表示，“挑战任何已声明SEP的实质性或可实施性、要求提供有关FRAND许可要约的合理支持信息和/或提出FRAND反要约不会使当事方成为非善意被许可方”。最后，CWA 95000指出，“不应强迫潜在被许可方参加全球FRAND裁判（即，为更大专利包许可设定费率的做法），例如，如果被许可方坚持行使其在各个国家法院进行诉讼的权利，则面临禁令威胁”，并且就仲裁而言，“如果不同意这样的程序，则试图强迫进行专利包许可或施加处罚的行为不合适，并且违反现行法律和权利”。
时间会证明一切
从各个公司的FRAND声明以及相关的法律声明中可以看出，FRAND对不同的人意味着不同的事情。只有时间能证明哪种观点将占据上风，或者标准发展组织和/或标准制定组织可能会介入以打破僵局。
小提示 ：本系列英文原文首次已在IPWatchdog上发表，点击“阅读原文”查看本篇文章英文原文。
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2、蜂窝无线标准必要专利（二）：对标准必要专利（SEP）进行许可所作的声明
3、蜂窝无线标准必要专利（三）：FRAND许可费基准声明和移动无线标准必要专利
4、蜂窝无线标准必要专利（四）：分析移动无线SEP的FRAND声明
来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：Curtis Dodd、Chris Dubuc， Harfang IP Investment Corp
翻译：北京思韬知识产权代理有限公司
编辑：IPRdaily王颖 校对：IPRdaily纵横君
注：原文链接：蜂窝无线标准必要专利（五）：实施者义务（点击标题查看原文）
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