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“本案通过主张被告擅自改变注册商标显著部分以及组合使用注册商标，及时地遏止了被告的恶意侵权使用行为。”

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：谢有林 陈文熙 广东哲诚律师事务所

内容提要

原告开平金牌公司依法享有第3378612、22836935号“、”注册商标（以下合并称“GOLD”商标）专用权。自2007年起经过十五年的宣传推广和销售，“GOLD”商标、“金牌卫浴”标识在卫浴、洁具行业内已经具有较高的市场知名度和品牌影响力。虽然被告深圳金牌公司在第11类及21类持有“”注册商标，但其实际使用的 “”、“”标识属于改变显著特征、以组合方式使用的行为，构成商标侵权；同时，庭审中原告提交了大量证据证明“金牌卫浴”自使用以来，已经与原告的品牌之间建立了稳定的联系且为公众所认可。被告在其产品销售名称及企业名称使用“金牌卫浴”标识，故意攀附原告具有一定影响的“金牌卫浴”标识，并导致消费者的误认和混淆，构成不正当竞争。在注册商标权利冲突及标识显著性有争议的前提下，本案通过厘清商标法及反法的保护重心，以及论证反法对未注册商标的保护依据，最终商标侵权及不正当竞争的诉求均得到法院支持。

关键词：知识产权 诉讼 商标侵权 不正当竞争 平行保护说

一、案情简介

（一）开平金牌洁具有限公司“金牌卫浴GOLD”品牌简介

金牌卫浴GOLD肇始于1999年，是一家产品品类齐全、规模宏大、具专业化和人性化的国内高端全卫定制品牌。曾先后获得 “2014年中国家居产业百强”、“中国厨卫百强之卫浴知名品牌10强”、“中国十大工程卫浴品牌”、“中国十大卫浴品牌”、“2018年中国家居品牌战略计划”、“中国全卫定制代表力量”等上百项荣誉，并连续多年获得“年度十大卫浴品牌”等多项在业内具较高知名度的奖项。

2010年12月28日，金牌卫浴签约两届奥运会金牌得主、“跳水王子”田亮，共同打造“金”字招牌。近年来更是提出“重细节，更爱家”品牌理念，从人性需求和细节关爱出发，打造真正关爱中国家庭健康生活和使用需求的高端定制卫浴产品和品牌。

（二）案情概况

原告开平金牌公司依法享有第3378612、22836935号“、”注册商标（以下合并称“GOLD”商标）专用权。自2007年起经过十五年的宣传推广和销售，“GOLD”商标、“金牌卫浴”标识在卫浴、洁具行业内已经具有较高的市场知名度和品牌影响力。虽然被告深圳金牌公司在第11类及21类持有“”注册商标，但原告开平金牌公司认为其实际使用的 “”、“”标识属于改变显著特征、以组合方式使用的行为，被告深圳金牌公司未经授权，擅自在其官网、产品说明书、合格证、商品外包装等载体上宣传、使用涉嫌侵犯涉案注册商标权标识，并在其产品销售名称及企业名称中使用“金牌卫浴”标识，故意模仿和靠近原告的商标图样及商业标识，企图使相关公众产生混淆效果。因此开平金牌公司向深圳金牌公司提起商标侵权及不正当竞争诉讼。

被告持有的注册商标：

涉诉商标及被控侵权标识：

二、争议焦点

本案核心的争议焦点：

（一）被告行为是否侵犯了原告享有的注册商标权；

（二）被告使用“金牌卫浴”标识的行为是否构成不正当竞争；

三、笔者认为

（一）关于商标侵权

被告未经授权，擅自在其官网www.金牌陶瓷.com、产品说明书、合格证、商品外包装等载体上宣传、使用侵犯涉案注册商标权标识的行为，故意模仿和靠近原告的商标图样，企图使相关公众产生误认为系原告相同或近似商标的混淆效果，构成商标侵权。

因本案被告已经在其侵权产品上获得了注册商标，因此原告需要论证侵权标识1“”、侵权标识2 “”均属于改变显著特征的组合方式使用的商标，不再属于对其注册商标的使用，根据法释〔2020〕19号第一条之规定，极易导致相关公众的混淆和误认，侵害了原告注册商标专用权，进而方能满足人民法院民事侵权的案件受理范围。

首先， 原告“”、“”注册商标的申请日明显早于被告持有的第23099131号“”商标，且其商标的字形、排列以及整体视觉效果与原告在先注册的第3378612号“”注册商标基本相同。

其次，早在2017年3月之前，原告的商标已经连续多年被认定为广东省著名商标，在卫浴洁具行业已经获得较高的知名度和美誉度，被告作为同属于广东省内珠三角地区的同行业经营者，且原告的部分销售市场与被告的销售区域完全重合，其不可能不知道原告商标的在先注册和使用情况。

最后，侵权标识2“”则是在侵权标识1的基础上，增加房屋状的图形组合设计，明显属于擅自改变注册商标显著部分的组合行为，其组合使用后的侵权标识为未注册商标，与原告的两个涉案注册商标构成高度近似，侵权标识2的组合演示如下：

根据侵权标识2的商标构成要素可知，该商标是由“”与“”英文字母与图形组合而成。虽然组合的“”图形商标为未注册商标，但司法解释对组合的情形并没有限定商标客体仅为注册商标，因此无论是注册商标与注册商标的组合还是注册商标与未注册商标的组合均属于以组合的方式使用注册商标的情形，因此被告将英文商标与图形商标进行组合使用，属于超出注册商标核定使用样式组合使用注册商标的行为，依法应当认定其不属于对注册商标的实际使用。

综上，经过大量的理论和司法判例研究，针对被告改变显著部分和组合方式使用注册商标的行为进行全面、客观地阐述，侵权标识1、2的使用行为，已经僭越了注册商标的权利边界，符合最高人民法院司法解释关于侵权归责的要件，迫切需要通过司法裁判，合理划分注册商标的权利边界，贯彻最高人民法院关于行民交叉案件，民事部分优先的司法精神。此外，考虑被告主观上和客观上具有抄袭和模仿原告注册商标、企业字号以及一定影响的商品名称等不正当竞争的恶意，对于被告的侵权行为进行规制符合我国当前严厉打击注册商标恶意囤积和抢注后进行市场混淆使用的行为。

（二）关于未注册商标不正当竞争侵权

被告登记并使用含有“金牌卫浴”字样的企业名称、及销售商品时使用“金牌卫浴”名称的行为依法构成不正当竞争行为。

本案中，原告开平金牌洁具有限公司在先使用的“金牌卫浴”未注册商标，由于申请商标注册的时间晚于使用时间，导致其在11类等商品类目的商标确权面临抢注商标的权利冲突。在商标注册面临障碍的困境下，原告通过《反不正当竞争法》第六条另行开辟维权诉讼进行救济。

原告认为被告构成不正当竞争行为的三个要件为：①开平金牌公司经营的“金牌卫浴”商品名称、标识在市场上有一定的知名度，为相关公众所知悉；②开平金牌公司所主张的“金牌卫浴”商品名称、标识具备区别商品来源的显著特征；③深圳金牌公司的使用方式构成相同或近似使用，并客观上容易造成相关公众的混淆误认。原告围绕上述三个要件，提交了大量证据证明“金牌卫浴”自2007年使用以来，已经与原告的品牌之间已建立了稳定的联系且为公众所认可，据此人民法院认定原告在先使用的“金牌卫浴”标识构成“有一定影响的标识”。成功地将未注册商标“金牌卫浴”纳入有一定影响的标识的权利客体，进而认定被告的行为构成侵害原告有一定影响标识的不正当竞争行为。

四、判决结果

（一）被告深圳市金牌卫浴陶瓷有限公司立即停止侵害原告开平金牌洁具有限公司第3378612号、第22836935号注册商标专用权的行为；

（二）被告深圳市金牌卫浴陶瓷有限公司立即停止在产品生产、销售和宣传中使用“金牌卫浴”标识的不正当竞争行为，并在本判决生效之日起十日内停止使用“深圳市金牌卫浴陶瓷有限公司”的企业字号；

（三）被告深圳市金牌卫浴陶瓷有限公司应于本判决生效之日起十日内赔偿原告开平金牌洁具有限公司经济损失及合理费用50000元；

五、案例评析

1、关于商标侵权部分，人民法院明确了将注册商标嵌入未注册图形商标以及在注册商标基础上增加装饰性的背景图案，均可认定为属于改变注册商标的显著部分，也构成对注册商标的组合使用。

根据《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定（2020修正）》规定，对于注册商标之间的权利冲突，仅在超出核定商品的范围或者以改变显著特征、拆分、组合等方式使用的注册商标的行为方属于民事侵权案件的受理范围。然而，现有的司法判例，对改变显著特征、组合的方式使用注册商标的认定较为谨慎，尤其对“组合方式”使用究竟是指注册商标间的组合，还是注册商标与未注册商标的组合没有明确，导致大量职业抢注人逃避侵权责任，违背了严格保护的司法精神。

本案中，人民法院明确了将注册商标嵌入未注册图形商标以及在注册商标基础上增加装饰性的背景图案，均可认定为属于改变注册商标的显著部分，也构成对注册商标的组合使用。同时，原告请求法院重点考虑原告诉请保护的注册商标在卫浴产品领域的知名度、GOLD字母组合作为商标主体的显著性以及被诉侵权商品购买者将其认定为“金牌马桶”的评论记录、被告实际使用上述被诉侵权标识具有攀附原告开平洁具公司的商标商誉的主观恶意等情节，最终法院判定被告深圳市金牌卫浴陶瓷有限公司侵犯了原告“GOLD”注册商标的专用权，对日后审理注册商标之间权利冲突案件具有积极指导意义。

2、关于不正当竞争部分，本案明确了《反不正当竞争法》第六条第（一）款的保护客体除了商品名称、包装、装潢之外，还包括在先使用且有一定影响的标识，并将未注册商标纳入了 “有一定影响标识”的保护客体。

我国《反不正当竞争法》第六条及相关司法解释的规定，并没有将未注册商标作为单列的权利客体进行保护，导致我国长期的司法实践中，只能将与在先使用且具有一定影响的未注册商标构成混淆的行为纳入知名商品特有名称（2019年修改为有一定影响的商品名称）进行规制，例如“小蒙羊”火锅、“周六福”珠宝等。然而这种保护格局仍然存在缺陷，正如西南政法大学科技法治创新研究中心黄汇教授认为，商标法以注册取得机制为基石，对未注册商标的保护并不完备，为了更好保护未注册商标，宜以“平行保护”理念为统领，实现《反不正当竞争法》和《商标法》对未注册商标最有效的协同保护，即无论是从理论还是规范的视角，《反不正当竞争法》都应当将侵害未注册商标作为重要的调整对象之一。

本案中，原告开平金牌洁具有限公司在先使用的“金牌卫浴”未注册商标，由于申请商标注册的时间晚于使用时间，导致其在11类等商品类目的商标确权面临抢注商标的权利冲突。在商标注册面临障碍的困境下，原告通过《反不正当竞争法》第六条另行开辟维权诉讼进行救济，原告通过提交了大量证据证明“金牌卫浴”自2007年使用以来，已经与原告的品牌之间已建立了稳定的联系且为公众所认可，据此人民法院认定原告在先使用的“金牌卫浴”标识构成“有一定影响的标识”。本判例打破了将未注册商标纳入有一定影响的商品名称的保护惯例，创新性地将“有一定影响的标识”作为与“有一定影响商品名称、包装、装潢”并列的权利客体，从而将开平金牌公司在先使用且具有一定影响的未注册商标纳入“有一定影响的标识”保护范围，理划清了权利边界，从根源上解决了开平金牌公司长期面临的权利保护困境，对于日后解决未注册商标的保护，提供了重要的司法裁判指引，具有积极的社会意义。

六、结语和建议

本案属于商标侵权及不正当竞争疑难案件，一方面，侵权人涉嫌抢注了与原告“GOLD”近似的“QOLD”商标，在无效宣告终局之前，较难进行民事救济；另外一方面，由于权利人面临商标申请注册的权利障碍，若不巩固长期在先使用的权利，则面临知识产权经营成果付诸东流。本案通过主张被告擅自改变注册商标显著部分以及组合使用注册商标，及时地遏止了被告的恶意侵权使用行为，并通过《反不正当竞争法》第六条第（一）项将“金牌卫浴”未注册商标认定为有一定影响的标识。但也折射了我国企业知识产权保护意识仍然有待提高，若能及时采取知识产权监控及注册布局，则可能会避免后续产生的累诉。

注：该案获得2022年广东知识产权保护协会推荐学习案例。

注释：

[1] （2022）粤0303民初19522号民事判决书；

[2] 黄汇《反不正当竞争法对未注册商标的有效保护及其制度重塑》载《中国法学》2022年第5期;

[3] 综合案例丨擅用“金牌卫浴”标识生产销售及作为企业字号的行为构成不正当竞争,载《知产宝》2023年1月31日。

（原标题：以“金牌卫浴”商标及不正当竞争纠纷案探析未注册商标的维权保护策略）

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：谢有林 陈文熙 广东哲诚律师事务所

编辑：IPRdaily赵甄          校对：IPRdaily纵横君

注：原文链接：以“金牌卫浴”商标及不正当竞争纠纷案探析未注册商标的维权保护策略（点击标题查看原文）

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