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“上诉人某股份有限公司与被上诉人中华人民共和国国家知识产权局发明专利申请驳回复审行政纠纷案。”

权利要求放弃式修改的认定

——（2021）最高法知行终44号

裁判要旨

1.放弃式修改一般是指修改权利要求时引入否定性技术特征，将特定保护对象从原权利要求的保护范围中予以排除，以此限缩原专利权利要求的保护范围；通常仅适用于专利申请因部分重合的抵触申请而丧失新颖性，或者因现有技术意外占先而丧失新颖性，或者基于非技术原因排除专利法不予保护的主题等有限的特定情形。
2.放弃式修改同样需要符合专利法第三十三条的规定。具体判断时，应当综合考虑原权利要求书和说明书公开的内容、放弃保护的内容、放弃式修改后保留的内容以及三者关系等；如果本领域技术人员能够确定修改后保留的内容在原权利要求书或者说明书中已经直接公开或者隐含公开，则该修改符合专利法第三十三条的规定。

关键词

行政 发明专利申请驳回复审 权利要求 放弃式修改 专利法第三十三条

基本案情

瑞士某公司系申请号为201480035281.2、名称为“生产由氧化锆制造的有色制品，特别是橙色制品的方法；和根据该方法得到的由氧化锆制造的有色装饰性制品”的发明专利申请的专利申请人。
国家知识产权局作出第172070号复审请求审查决定，以瑞士某公司对权利要求的修改属于放弃式修改，而修改后的权利要求不具备创造性为由，认定瑞士某公司对权利要求的修改不符合专利法第三十三条规定，故维持原驳回决定；瑞士某公司不服，向北京知识产权法院提起诉讼，请求撤销被诉决定。

北京知识产权法院于2020年8月26日作出（2019）京73行初7568号行政判决：驳回瑞士某公司的诉讼请求。

瑞士某公司不服，提出上诉。最高人民法院于2023年11月29日作出（2021）最高法知行终44号行政判决：一、撤销北京知识产权法院（2019）京73行初7568号行政判决；二、撤销国家知识产权局第172070号复审请求审查决定；三、国家知识产权局就瑞士某公司针对申请号为201480035281.2、名称为“生产由氧化锆制造的有色制品，特别是橙色制品的方法；和根据该方法得到的由氧化锆制造的有色装饰性制品”的发明专利申请提出的复审请求重新作出审查决定。

裁判意见

法院生效裁判认为，第一，关于专利申请文件修改的一般要求。专利法第三十三条规定：“申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。”

原说明书和权利要求书记载的范围应该包括如下内容：一是原说明书及其附图和权利要求书以文字或者图形等明确表达的内容考虑；二是所属领域普通技术人员通过综合原说明书及其附图和权利要求书可以直接、明确确定的内容。

与上述内容相比，如果修改后的专利申请文件引入新的技术内容，则应认定对该专利申请文件的修改超出原说明书和权利要求书记载的范围，这种修改是不允许的。

第二，关于放弃式修改的内涵与要求。所谓放弃式修改一般是指修改权利要求时引入否定性技术特征，将特定保护对象从原权利要求的保护范围中予以排除，以此限缩原专利权利要求的保护范围。

放弃式修改所排除保护的内容可能在原说明书和权利要求书中并未直接公开或者隐含公开，因此该修改方式可能引入新的技术内容，与专利法第三十三条关于“对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围”的规定不尽相符。但如果放弃式修改后保留的保护对象在原说明书和权利要求书中已经直接公开或者隐含公开，则基于公平保护专利权人利益的考虑得以允许。

因此，对于放弃式修改应该严格审查，通常仅适用于有限的特定情形：例如专利申请因部分重合的抵触申请而丧失新颖性；因现有技术意外占先而丧失新颖性；或者基于非技术原因排除专利法不予保护的主题等。除满足上述形式要求和特定情形外，放弃式修改同样需要符合专利法第三十三条的规定。为此，还应综合考虑原说明书和权利要求书公开的内容、放弃保护的内容以及放弃式修改后保留的内容以及三者关系等确定是否应予准许。

在满足上述形式要求和特定情形条件后，综合考虑上述因素，本领域技术人员能够确定修改后保留的内容在原说明书和权利要求书中已经直接公开或者隐含公开，则修改没有违反专利法第三十三条的规定，应予接受。

第三，被诉决定关于放弃式修改的审查逻辑值得商榷。被诉决定认为，“如果鉴于对比文件公开的内容影响发明的创造性，而采用具体‘放弃’的方式，从原保护范围中排除对比文件所公开的特征，使得要求保护的技术方案的保护范围从整体上看来明显不包括该部分，由于这样的修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围，因此如果不能够根据原始申请记载的内容证明该特征取被‘放弃’后的范围时，本发明具备创造性，否则这样的修改不能被允许”。

可见，被诉决定的审查逻辑是，先认定放弃式修改超出原说明书和权利要求书记载的范围，再根据该修改能否使得专利申请具备新颖性或者创造性决定应否予以接受；如果该修改使得专利申请具备新颖性或者创造性，则修改可以接受，反之则不予接受。这一逻辑似难以自洽，如果放弃式修改已被认定超出原说明书和权利要求书记载的范围，则不应予以接受，即便该修改使得专利申请具备新颖性或者创造性，亦无法挽救其修改超范围的缺陷。

因此，被诉决定应先判断放弃式修改是否超范围以及应否予以接受，认定不超范围且应予接受后再审查修改后的权利要求是否具备新颖性和创造性，而不是相反。

第四，关于本案中瑞士某公司对权利要求1的修改是否属于放弃式修改以及应否接受。本案中，瑞士某公司在复审程序中修改权利要求1，进一步限定“其中第一混合物不包含氧化铜粉末”，此种修改方式并非对权利要求1所涵盖的特定保护对象的排除，而是对于权利要求1整体技术方案的进一步限定，不符合放弃式修改的形式要求。

同时，该修改亦非出于专利申请因部分重合的抵触申请或者因现有技术意外占先而恢复新颖性所需，更非基于非技术原因排除专利法不予保护的主题所需，不符合放弃式修改的特定情形要求。被诉决定不应接受并评述瑞士某公司所谓的“放弃式修改”请求，而应当针对驳回决定所依据的文本进行审查。

关联索引

《中华人民共和国专利法》第22条第3款、第33条（本案适用的是2009年10月1日施行的《中华人民共和国专利法》第22条第3款、第33条）
一审：北京知识产权法院（2019）京73行初7568号行政判决（2020年8月26日）
二审：最高人民法院（2021）最高法知行终44号行政判决（2023年11月29日）

附：判决书全文

某股份有限公司、中华人民共和国国家知识产权局行政二审行政判决书

中华人民共和国最高人民法院

行 政 判 决 书

（2021）最高法知行终44号

上诉人（一审原告、专利申请人）：某股份有限公司。住所地：瑞士联邦。
代表人：尼某，授权签字人。
代表人：简某，授权签字人。
委托诉讼代理人：彭飞，北京市中咨律师事务所律师。
委托诉讼代理人：唐秀玲，北京市中咨律师事务所专利代理师。

被上诉人（一审被告）：中华人民共和国国家知识产权局。
法定代表人：申长雨，该局局长。
委托诉讼代理人：焦磊，该局审查员。
委托诉讼代理人：史晶，该局审查员。

上诉人某股份有限公司（以下简称某股份公司）与被上诉人中华人民共和国国家知识产权局（以下简称国家知识产权局）发明专利申请驳回复审行政纠纷一案，涉及专利申请人为某股份公司、名称为“生产由氧化锆制造的有色制品，特别是橙色制品的方法；和根据该方法得到的由氧化锆制造的有色装饰性制品”的发明专利申请（以下简称本申请）。原国家知识产权局专利复审委员会（以下简称专利复审委员会）作出第172070号复审请求审查决定（以下简称被诉决定），维持其2017年9月6日作出的驳回本申请的决定；某股份公司不服，向中华人民共和国北京知识产权法院（以下称一审法院）提起诉讼，请求撤销被诉决定，国家知识产权局重新作出审查决定。一审法院于2020年8月26日作出（2019）京73行初7568号行政判决，判决驳回某股份公司的诉讼请求；某股份公司不服，向本院提起上诉。本院于2021年1月11日立案后，依法组成合议庭，并于2021年2月1日公开开庭审理了本案，上诉人某股份公司委托诉讼代理人彭飞、唐秀玲和被上诉人国家知识产权局委托诉讼代理人焦磊、史晶到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

本案基本事实如下：本申请系名称为“生产由氧化锆制造的有色制品，特别是橙色制品的方法；和根据该方法得到的由氧化锆制造的有色装饰性制品”、申请号为201480035281.2的发明专利申请，申请人为某股份公司，申请日为2014年5月5日，优先权日为2013年5月3日。作为本案审查基础的权利要求为某股份公司于2017年12月18日修改的权利要求：

“1.制造鲜橙色氧化锆基制品的方法，其特征在于它包括一系列步骤，在于：
产生包含以下组分的第一混合物：
●氧化锆粉末，
●3-20重量％的至少一种稳定剂，所述稳定剂选自包含单独或组合的氧化钇、氧化镁和氧化钙的氧化物组，
●0.1％至5重量％的至少一种预期产生玻璃相且选自包含单独或组合的二氧化硅、氧化铝、氧化锂和氧化钇的组的元素，
●1％至6重量％的氧化铈粉末，
其中第一混合物不包含氧化铜粉末；
产生包含所述第一混合物和粘合剂的第二混合物，
通过将所述第二混合物造粒而产生粒状混合物；
通过赋予第二粒状混合物所需制品的形状而形成生坯；
在1250-1500℃的温度下空气烧结至少30分钟，和
将所需制品在还原气氛中在700℃至1350℃的温度下退火30分钟至20小时，和
将所述烧结生坯抛光。

2.根据权利要求1的方法，其中第一混合物包含0.1％至1重量％的预期形成玻璃相的粉末。

3.根据权利要求1或2的方法，其中预期形成玻璃相的粉末包含以重量计递减次序的量的二氧化硅、氧化铝、氧化锂和氧化钇。

4.根据权利要求3的方法，其中二氧化硅、氧化铝和氧化锂的以重量计递减次序的量分别为47％、40％和13％。

5.根据权利要求1或2的方法，其特征在于第一混合物包含1-6％，优选4-5重量％的氧化铈粉末。

6.根据权利要求1或2的方法，其特征在于稳定剂为氧化钇。

7.根据权利要求1或2的方法，其特征在于退火温度为700-1350℃且还原气氛具有10-6至10-1大气压的氧分压。

8.根据权利要求1-7中任一项所述方法得到的装饰性鲜橙色氧化锆基制品，其特征在于制品由烧结部件形成，所述烧结部件由模制部件制成，所述模制部件基本包含氧化锆基体，3-20重量％的至少一种稳定剂，所述稳定剂选自包含氧化钇、氧化镁、氧化铈和氧化钙及其混合物的氧化物组，0.1％至5重量％的玻璃相，所述玻璃相包含二氧化硅、氧化铝、氧化锂和氧化钇及其混合物，和1％至6重量％的氧化铈。”

修改前的权利要求1为：
“1.制造鲜橙色氧化锆基制品的方法，其特征在于它包括一系列步骤，在于：
产生包含以下组分的第一混合物：
●氧化锆粉末，
●3-20重量％的至少一种稳定剂，所述稳定剂选自包含单独或组合的氧化钇、氧化镁和氧化钙的氧化物组，
●0.1％至5重量％的至少一种预期产生玻璃相且选自包含单独或组合的二氧化硅、氧化铝、氧化锂和氧化钇的组的元素，
●1％至6重量％的氧化铈粉末；
产生包含所述第一混合物和粘合剂的第二混合物，
通过将所述第二混合物造粒而产生粒状混合物；
通过赋予第二粒状混合物所需制品的形状而形成生坯；
在1250-1500℃的温度下空气烧结至少30分钟，和
将所需制品在还原气氛中在700℃至1350℃的温度下退火30分钟至20小时，和
将所述烧结生坯抛光。”

2017年9月6日，国家知识产权局经其原审查部门审查，决定驳回本申请。主要理由包括：权利要求1-8不具备创造性。

国家知识产权局原审查部门引用了如下证据：对比文件1：公开日为2000年1月19日，授权公告号为CN1241551A的发明专利；其公开了一种桔/红色氧化锆制品的生产方法，包括以下连续步骤：形成包括氧化锆粉末、3-20重量％稳定剂(选自于氧化钇、氧化镁、氧化铈和氧化钙的氧化物)、0.1-5重量％用于形成玻璃相的粉末(包括氧化硅、氧化铝和氧化钇)、0.01-10重量％氧化铜粉末的第一混合物；形成包括所说的第一混合物和粘合剂的第二混合物；粉碎所说的第二混合物，从而形成颗粒化的混合物；使所说的粒化第二混合物具有所需制品的形状从而形成生坯；在大气气氛中，在1350-1500℃的温度下烧结至少30分钟；在氧分压为10-6-10-2大气压的惰性气氛或还原气氛中，在700-1350℃温度下对所需制品退火30分钟-20小时；抛光所说的烧结制品。也涉及一种特别是按上述方法获得的桔/红色氧化锆装饰制品，其由来自于成型体的烧结体形成。

针对某股份公司提出的复审请求，专利复审委员会引用了如下证据：公知常识性证据：《工业产品着色与配色技术》，张某某、徐某编著，中国轻工业出版社1999年9月出版，第514-521页；其公开了铈盐是一种常用的陶瓷颜料用原料，其三价盐无色，四价盐为橙色。

2019年2月21日，专利复审委员会作出被诉决定认为：本申请权利要求1与对比文件1相比，区别技术特征在于本申请权利要求1不含氧化铜粉末，但包含1%-6重量%的氧化铈粉末。本申请复审请求时修改了权利要求1，针对驳回决定引用的影响权利要求1创造性的对比文件1，进一步限定“其中第一混合物不包含氧化铜粉末”，属于放弃式修改。合议组经审查后认为，由于修改后的权利要求1相对于对比文件1仍不具备创造性，因此上述修改超范围。国家知识产权局据此认定：维持国家知识产权局于2017年9月6日对本申请作出的驳回决定。

某股份公司不服，于2019年6月25日向一审法院提起诉讼，请求：撤销被诉决定，判令国家知识产权局重新作出审查决定。事实和理由为：（一）权利要求1相对于对比文件1具备创造性。1.《工业产品着色与配色技术》仅公开了铈盐作为陶瓷颜料用原料，并没有公开氧化铈作为陶瓷颜料用原料。2.该文献记载的是一些具体的盐类和氧化物，不能据此推断出同一种元素的氧化物和盐均可以作为陶瓷颜料用原料，并据此认定铈的氧化物必然可以用作陶瓷颜料用原料。3.对比文件1的显色工艺和显色情况仅仅是描述Cu的，不能认定铈也一定能够应用这种同样或类似工艺并呈现同样或类似显色情况，对比文件1对于氧化铈的公开和教导是作为稳定剂，没有公开和教导可以使用氧化铈代替氧化铜，或氧化铈使用与氧化铜同样或类似的烧结和退火操作可以呈现与氧化铜同样或类似的显色情况。（二）在独立权利要求1具备创造性的前提下，其从属权利要求2-8也具备创造性。

国家知识产权局辩称：被诉决定认定事实清楚，适用法律正确，请求驳回某股份公司的诉讼请求。1.陶瓷颜料用原料的物质来源通常即包括盐或氧化物的形式，本领域技术人员选择氧化铈作为橙色颜料是通过合乎逻辑的分析、推理后能够得到的。2.本领域技术人员经过合乎逻辑的分析、推理后完全可以预期该退火工艺能够适用于以铈为陶瓷颜料的技术方案并可预期其技术效果。3.权利要求2-8是否具备创造性不属于本案审理范围。

一审法院经审理基本认定了上述事实。

一审法院认为：本案的争议焦点在于本申请权利要求1是否具备创造性。

某股份公司认为，公知常识性证据仅公开了铈盐作为陶瓷颜料用原料，并没有公开氧化铈作为陶瓷颜料用原料，并且该文献记载的是一些具体的盐类和氧化物，不能据此推断出同一种元素的氧化物和盐均可以作为陶瓷颜料用原料；对比文件1对于氧化铈的公开和教导是作为稳定剂，没有公开和教导可以使用氧化铈代替氧化铜；本申请在烧结步骤之后得到的是象牙白色，由于三价盐为无色，四价盐为橙色，退火处理后由于将部分四价铈盐还原成三价铈盐，因此，制品的颜色将会变浅，而实际上退火之后制品由象牙白色变成鲜橙色。

对此，一审法院认为，首先，本申请说明书中记载,通过将氧化铈粉末结合到待烧结混合物中而降低烧结温度,且氧化铈还充当赋予制品所需的橙色的决定元素之一，而对比文件1说明书第2页第5段同样记载了“通过在待烧结的混合物中加入氧化铜粉末，本发明方法可降低烧结温度。氧化铜也用作决定制品所需的桔红色着色的元素之一”。在烧结温度方面，本申请限定的烧结温度1250-1500℃与对比文件1限定的烧结温度1350-1500℃重叠且最高温是一致的。此外，橙色又称桔色，是指可见光波长约为590-610nm的部分。因此,根据区别技术特征在本申请所达到的技术效果可以确定，本申请相对于对比文件1实际解决的技术问题是提供一种使氧化锆基制品显鲜橙色的替代的着色颜料。

其次，对于区别技术特征，对比文件1教导了在氧化锆基中添加稳定剂、玻璃相成分、氧化铜着色剂，经造粒、形成生坯、高温烧结、退火处理、抛光得到一种具有强烈的光泽或亮度并适合于制备装饰制品例如表壳的构成部件的桔/红色氧化锆制品。因此，在对比文件1公开的技术方案的基础上，本领域技术人员能够预期，每替换一种着色剂就能得到一种新的氧化锆制品，该制品最终的颜色是采用该方法带来的必然结果，这不需要付出任何创造性劳动。而氧化铈是本领域公知的用于陶瓷领域的颜料，根据本案公知常识性证据第514-517页的记载，目前大部分陶瓷颜料用原料都采用工业纯、化学纯的化工原料，这些色剂原料分为色基、载色体和矿化剂，色基即呈色原料，包括着色氧化物或氢氧化物、碳酸盐、硝酸盐与氯化物，有时也用磷酸盐、硫酸盐、铬酸盐、重铬酸盐等，并进一步公开了陶瓷颜料可以为铈。由于氧化物和盐均为常见的引入发色基团的载体，本领域技术人员经过简单的尝试能够想到采用铈的氧化物形式作为陶瓷颜料来替代对比文件1的氧化铜从而得到权利要求1的氧化锆制品，因此权利要求1不具备创造性。

最后，对于制品显现的鲜橙色，一方面是方法带来的必然结果，一旦本领域技术人员选择氧化铈作为陶瓷颜料替换氧化铜则必然得到本申请的鲜橙色；另一方面，对比文件1教导了通过退火处理可以将具有变价的+2铜还原为多种价态的铜混合物从而得到不同颜色的制品。对比文件1说明书第2页第6段明确记载了，在CuO存在下烧结的制品颜色由于CuO以+2氧化态聚集在颗粒边缘而呈绿色，随后，在退火步骤将所存在的CuO(+2氧化态)还原为Cu2O(+1氧化态)或甚至将一部分Cu2O还原为凝胶态铜金属(0氧化态)，由于在颗粒边缘存在一定数量的氧化态各自为+2、+1、0的铜，其作用使得制品具有在桔黄色到红色或枣红色范围内的颜色。因此，对比文件1教导了通过退火处理而得到不同颜色制品的方法，而铈具有+3价和+4价，氧化铈（+4价）为淡黄色，三氧化二铈（+3价）为金黄色，是本领域技术人员公知的。因此，在对比文件1公开的方案中将着色剂替换为氧化铈并烧结得到象牙白色的制品，并进一步退火处理从而得到由多价态铈混合物呈现的鲜橙色制品是可以预期的。在对比文件1已经公开了这种控制颜料显色的工艺的情况下，本领域技术人员容易想到选择已知显橙色的陶瓷颜料用原料，并运用现有控制颜料显色工艺对其进行加工，从而得到权利要求1所要求保护的技术方案。

综上所述，在对比文件1的基础上结合本领域的公知常识从而得到权利要求1的技术方案是显而易见的，因而本申请权利要求1不具备《中华人民共和国专利法》（以下简称专利法）第二十二条第三款规定的创造性。

在此基础上，某股份公司对权利要求1的修改属于排除原始申请文件中没有公开的技术特征来限制权利要求的保护范围的情形，属于放弃式修改，不符合专利法第三十三条的规定，某股份公司在一审庭审中亦明确表示认可被诉决定中关于放弃式修改规则的论述。因此，被诉决定的相关论述并无不当。

此外，被诉决定以权利要求1修改超范围为由驳回本申请，因此权利要求2-8是否具备创造性不属于本案审理范围，一审法院不予赘述。

一审法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，判决：“驳回原告某股份有限公司的诉讼请求。案件受理费100元，由原告某股份有限公司负担。”

某股份公司不服一审判决，向本院提起上诉，请求：1.撤销一审判决；2.撤销被诉决定并责令国家知识产权局重新作出决定。事实和理由为：本申请权利要求1相对于对比文件1具备创造性，某股份公司于2017年12月18日对权利要求1的修改符合专利法第三十三条的规定。1.被诉决定使用《工业产品着色与配色技术》作为公知常识性证据，程序错误，该文献不属于公知常识性证据。同时，被诉决定将引用的证据由对比文件1修改为对比文件1结合公知常识，从实质上改变了驳回决定的理由，不符合《专利审查指南》列举的可以维持驳回决定的情形。2.本申请权利要求1实际解决的技术问题是提供一种制造鲜橙色氧化锆基制品的方法，而“提供一种使氧化锆基制品呈现鲜橙色的替代的着色原料”是本发明为解决所述技术问题所采用的技术手段的一部分。被诉决定和一审判决错误地将技术问题所采用的技术手段当成要解决的技术问题。3.对比文件1中对于氧化铈的公开和教导是作为稳定剂，将氧化锆稳定为四方晶相。对比文件1中没有任何公开和教导可以使用氧化铈作为着色剂，也没有任何公开和教导氧化铈使用与氧化铜一样或类似的烧结和退火操作可以呈现与氧化铜一样或类似的显色情况。

国家知识产权局辩称：被诉决定认定事实清楚，适用法律正确，请求驳回某股份公司的上诉请求。1.根据《专利审查指南》第四部分第二章4.1规定，被诉决定引用的《工业产品着色与配色技术》可作为公知常识性证据使用。2.被诉决定认定本申请权利要求1实际解决的技术问题正确，某股份公司认为本申请权利要求1提供了一种制造鲜橙色氧化锆基制品的方法，意味着本申请提供了一种不同于对比文件1工艺路线的全新的制备鲜橙色氧化锆基制品的方法，其主张明显无依据。3.本申请与对比文件1中颜料的发色机理均为发色离子着色，根据《工业产品着色与配色技术》的记载，以铈作为发色颜料时，发色物质为四价铈离子Ｃｅ4ｔ，铈盐或氧化铈只是作为引入四价铈离子Ｃｅ4ｔ的铈源。对比文件1作为最接近的现有技术以氧化铜作为着色元素，权利要求1相对于对比文件1解决的技术问题仅在于着色元素的替换，与对比文件1的着色剂铜相同，铈同样是一种在不同价态下呈现不同颜色的元素，因此本领域技术人员经过合乎逻辑的分析、推理后完全可以预期该退火工艺能够适用于以铈为陶瓷颜料的技术方案。

本院二审期间，某股份公司向本院提交了如下证据：新证1为EP2991950B1专利文本，新证2为JP6195977B2专利文本，新证3为US9676671B2专利文本，新证1-3拟共同证明本发明同族申请已在其他多个国家和地区获得授权。

国家知识产权局的质证意见为：对新证1-3真实性认可，证明目的不认可。
国家知识产权局向本院提交了两份新证据：反证1为《简明玻璃手册》，王某某编著，北京玻璃容器委员会、北京玻璃总厂科学技术协会1981年8月出版，第147页；反证2为《实用着色与配色技术》，张某某、徐某编著，化学工业出版社2001年9月出版，第762-763页。反证1、2拟共同证明使用氧化铈作为着色剂是本领域公知常识。

某股份公司的质证意见为：反证1、2在复审阶段及一审阶段均未提交，不应作为二审证据；反证2不是公知常识性证据，不能用来证明公知常识。

本院的认证意见为：某股份公司提交的三份新证据与本案无直接关联，本院不予认可。国家知识产权局提交的两份新证据的出版时间均在本申请优先权日之前，拟用于证明使用氧化铈作为陶瓷着色剂属于公知常识。被诉决定已经基于复审程序中援引的证据认定氧化铈是一种常用的陶瓷颜料用原料，国家知识产权局新提交的上述证据实际上系用于补强证明被诉决定已经认定的相同公知常识，故本院对于上述证据予以审查；至于其能否实现国家知识产权局的证明目的，本院将在判决理由部分予以分析。

本院经审理查明：一审法院认定的有关本申请、被诉决定的基本事实属实，本院予以确认。

本院另查明：1999年9月出版的《工业产品着色与配色技术》“前言”记载：本书内容新颖、详实、系统、全面，可以供与着色有关的行业中的工程技术人员、技术工人参考，也可以供相关大专院校师生阅读。第514-517页记载：色基包括着色氧化物或氢氧化物、碳酸盐、硝酸盐与氯化物，有时也用磷酸盐、硫酸盐、铬酸盐、重铬酸盐等；表13-4列举了一些氧化物和盐类，例如盐类有氯化锡、氯化亚锡、氯化钙、氯化钠等，氧化物有氧化铁、氧化亚钴、氧化钴、三氧化二铬等；铈（Ce），灰色金属，三价盐无色，四价盐橙色，用途为黄色、蓝电光水原料。

1981年8月出版的《简明玻璃手册》是技术手册，其第147页记载：常用的离子着色剂有锰化合物、铜化合物、稀土元素氧化物等。附表中记载氧化铈与氧化钛在氧化条件下及还原条件下着色均为黄色。

2001年9月出版的《实用着色与配色技术》第762-763页记载：含有3.56%氧化铈（CeO2）的颜色玻璃用途为信号玻璃，颜色为橙色。

本院认为：本申请的申请日和优先权日均在2008年修正的专利法施行日（2009年10月1日）之后、2020年修正的专利法施行日（2021年6月1日）之前，本案应适用2008年修正的专利法。本案二审争议焦点问题是：（一）被诉决定是否违反法定程序；（二）本申请的修改是否属于放弃式修改；（三）被诉决定关于修改后本申请权利要求1不具备创造性的认定是否正确。

（一）被诉决定是否违反法定程序

某股份公司上诉主张，1999年9月出版的《工业产品着色与配色技术》不属于公知常识性证据；被诉决定使用1999年版《工业产品着色与配色技术》作为所谓的公知常识性证据，以对比文件1结合公知常识评价本申请的创造性，程序错误。对此，本院分析如下：

第一，关于公知常识以及公知常识性证据的认定。首先，对于相关技术知识是否属于公知常识，原则上可以通过技术词典、技术手册、教科书等所属技术领域中的公知常识性证据加以证明；在难以通过技术词典、技术手册、教科书等公知常识性证据予以证明的情况下，也可以通过所属领域的多份非公知常识性证据例如多篇专利文献、期刊杂志等相互印证，以充分证明该技术知识属于公知常识，但这种证明方式应遵循更严格的证明标准。其次，公知常识性证据是指技术词典、技术手册、教科书等记载本领域基本技术知识的文献。如无相反证据，技术词典、技术手册、教科书记载的技术知识可以推定为公知常识。对于技术词典、技术手册、教科书之外的文献，判断其是否属于记载本领域基本技术知识的公知常识性证据，则需要结合该文献的载体形式、内容及其特点、受众、传播范围等具体认定。最后，1999年版《工业产品着色与配色技术》不属于公知常识性证据。从该书封面及“前言”所记载的内容来看，该书由中国轻工业出版社1999年出版，其中介绍了在不同基质材料上的着色与配色、着色剂的要求和选择、配色与配方等，书籍中“内容新颖、详实”，受众主要是与着色有关的行业人员，该书并不属于教科书、技术词典、技术手册，结合其载体形式、内容及受众，亦无法认定为属于记载本领域基本技术知识的公知常识性证据。

第二，关于被诉决定以对比文件1结合公知常识评价本申请的创造性是否违反正当程序。首先，复审程序既是因申请人对驳回决定不服而启动的救济程序，又是专利审批程序的延续。基于专利复审程序的救济性，国家知识产权局复审部门在复审程序中一般仅针对驳回决定所依据的理由和证据进行审查。同时，基于专利复审程序系专利审批程序的延续，并基于审查效率及听证原则的要求，如果复审部门发现审查文本存在足以用在驳回决定作出前已告知过申请人的其他理由及其证据予以驳回的缺陷，亦可以对与之相关的理由及其证据进行审查，并不完全受限于驳回决定所依据的理由和证据。其次，在复审程序中，由于申请人修改专利申请等原因，国家知识产权局复审部门可能需要引入新理由或者证据作出复审决定。此时，根据听证原则和正当程序原则，国家知识产权局复审部门应当向申请人发出复审通知书，给予其陈述意见的机会。在符合上述条件和程序的情况下，即使复审决定引入新理由或者证据，亦不意味着该复审决定违反法定程序。最后，国家知识产权局复审部门引入公知常识评价本申请的创造性是否符合正当程序。本案中，某股份公司提出复审请求时修改了权利要求，国家知识产权局在2018年10月30日的复审通知书中引用1999年9月出版的《工业产品着色与配色技术》，以证明“氧化铈是一种常用的陶瓷颜料用原料，其三价盐无色，四价盐橙色”这一所谓公知常识，给予了某股份公司陈述意见的机会。上述处理符合正当程序。

某股份公司关于被诉决定违反法定程序的上诉理由不能成立，本院不予支持。

（二）本申请的修改是否属于放弃式修改

某股份公司上诉主张，其对权利要求1的修改符合专利法第三十三条的规定。由于被诉决定以某股份公司对权利要求的修改属于放弃式修改，而修改后的权利要求不具备创造性为由，认定某股份公司对权利要求的修改不符合专利法第三十三条规定，故某股份公司的本项上诉主张实际上系认为修改后的权利要求具备创造性。同时，某股份公司在一审程序中对放弃式修改的规则无异议。尽管如此，由于某股份公司的本项上诉主张以某股份公司对权利要求的修改属于放弃式修改为前提，本院无法回避对此基础问题的审查。对此，本院分析如下：

第一，关于专利申请文件修改的一般要求。专利法第三十三条规定：“申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。”原说明书和权利要求书记载的范围应该包括如下内容：一是原说明书及其附图和权利要求书以文字或者图形等明确表达的内容；二是所属领域普通技术人员通过综合原说明书及其附图和权利要求书可以直接、明确确定的内容。与上述内容相比，如果修改后的专利申请文件引入新的技术内容，则应认定对该专利申请文件的修改超出原说明书和权利要求书记载的范围，这种修改是不允许的。

第二，关于放弃式修改的内涵与要求。所谓放弃式修改一般是指修改权利要求时引入否定性技术特征，将特定保护对象从原权利要求的保护范围中予以排除，以此限缩原专利权利要求的保护范围。放弃式修改所排除保护的内容可能在原说明书和权利要求书中并未直接公开或者隐含公开，因此该修改方式可能引入新的技术内容，与专利法第三十三条关于“对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围”的规定不尽相符。但如果放弃式修改后保留的保护对象在原说明书和权利要求书中已经直接公开或者隐含公开，则基于公平保护专利权人利益的考虑得以允许。因此，对于放弃式修改应该严格审查，通常仅适用于有限的特定情形：例如专利申请因部分重合的抵触申请而丧失新颖性；因现有技术意外占先而丧失新颖性；或者基于非技术原因排除专利法不予保护的主题等。除满足上述形式要求和特定情形外，放弃式修改同样需要符合专利法第三十三条的规定。为此，还应综合考虑原说明书和权利要求书公开的内容、放弃保护的内容以及放弃式修改后保留的内容以及三者关系等确定是否应予准许。在满足上述形式要求和特定情形条件后，综合考虑上述因素，本领域技术人员能够确定修改后保留的内容在原说明书和权利要求书中已经直接公开或者隐含公开，则修改没有违反专利法第三十三条的规定，应予接受。

第三，被诉决定关于放弃式修改的审查逻辑值得商榷。被诉决定认为，“如果鉴于对比文件公开的内容影响发明的创造性，而采用具体‘放弃’的方式，从原保护范围中排除对比文件所公开的特征，使得要求保护的技术方案的保护范围从整体上看来明显不包括该部分，由于这样的修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围，因此如果不能够根据原始申请记载的内容证明该特征取被‘放弃’后的范围时，本发明具备创造性，否则这样的修改不能被允许”。可见，被诉决定的审查逻辑是，先认定放弃式修改超出原说明书和权利要求书记载的范围，再根据该修改能否使得专利申请具备新颖性或者创造性决定应否予以接受；如果该修改使得专利申请具备新颖性或者创造性，则修改可以接受，反之则不予接受。这一逻辑似难以自洽，如果放弃式修改已被认定超出原说明书和权利要求书记载的范围，则不应予以接受，即便该修改使得专利申请具备新颖性或者创造性，亦无法挽救其修改超范围的缺陷。因此，被诉决定应先判断放弃式修改是否超范围以及应否予以接受，认定不超范围且应予接受后再审查修改后的权利要求是否具备新颖性和创造性，而不是相反。

第四，关于本案中某股份公司对权利要求1的修改是否属于放弃式修改以及应否接受。本案中，某股份公司在复审程序中修改权利要求1，进一步限定“其中第一混合物不包含氧化铜粉末”，此种修改方式并非对权利要求1所涵盖的特定保护对象的排除，而是对于权利要求1整体技术方案的进一步限定，不符合放弃式修改的形式要求。同时，该修改亦非出于专利申请因部分重合的抵触申请或者因现有技术意外占先而恢复新颖性所需，更非基于非技术原因排除专利法不予保护的主题所需，不符合放弃式修改的特定情形要求。被诉决定不应接受并评述某股份公司所谓的“放弃式修改”请求，而应当针对驳回决定所依据的文本进行审查。

（三）被诉决定关于修改后本申请权利要求1不具备创造性的认定是否正确

某股份公司上诉主张本申请具备创造性，主要理由在于：本申请权利要求1实际解决的技术问题是提供一种制造鲜橙色氧化锆基制品的方法，被诉决定和一审判决对此认定错误；对比文件1没有任何公开和教导可以使用氧化铈作为着色剂，也没有任何公开和教导氧化铈使用与氧化铜同样或类似的烧结和退火操作可以呈现与氧化铜同样或类似的显色情况。对此，本院分析如下：

第一，本院针对被诉决定关于修改后本申请权利要求1创造性的评价予以审查。前已述及，某股份公司对本申请权利要求1的修改不符合放弃式修改的条件，被诉决定不应接受并评述某股份公司所谓的“放弃式修改”请求，而应当针对驳回决定所依据的文本进行审查。但是，鉴于被诉决定已对某股份公司修改后的权利要求的创造性进行了审查，本院在本案中亦在某股份公司修改后的本申请权利要求1的基础上对被诉决定予以审查。

第二，被诉决定关于1999年9月出版《工业产品着色与配色技术》公开内容的认定有失准确。首先，前已述及，1999年9月出版的《工业产品着色与配色技术》并非公知常识性证据，仅凭该证据不能证明“铈，Ce，灰色金属，三价盐无色，四价盐橙色，黄色、蓝电光水原料”属于本领域公知常识。其次，该文献公开的上述内容仅仅是铈盐作为黄色、蓝电光水原料，并没有公开氧化铈作为黄色、蓝电光水原料，更没有公开氧化铈作为陶瓷颜料用原料。再次，该文献第514页该段仅仅公开了“色基包括着色氧化物或氢氧化物、碳酸盐、硝酸盐与氯化物，有时也用磷酸盐、硫酸盐、铬酸盐、重铬酸盐等”，并不能据此得出“对于陶瓷颜料用原料来说，氧化物与盐类均为其常见形式”的结论。其文献表13-4则进一步证明陶瓷颜料用原料的氧化物和盐类并不对应。该文献表13-4列举了一些氧化物和盐类，例如盐类有氯化锡、氯化亚锡、氯化钙、氯化钠等，氧化物有氧化铁、氧化亚钴、氧化钴、三氧化二铬等。可见，1999年9月出版的《工业产品着色与配色技术》公开的仅是一些具体的盐类和氧化物，不能据此推断出“对于陶瓷颜料用原料来说，氧化物与盐类均为其常见形式”。

第三，国家知识产权局新提交的证据亦不足以支持被诉决定关于“铈，Ce，灰色金属，三价盐无色，四价盐橙色，黄色、蓝电光水原料”属于本领域公知常识的认定。首先，1981年8月出版的《简明玻璃手册》虽属于公知常识性证据，但是其公开的是氧化铈作为玻璃着色剂，并非陶瓷用着色剂，更非用于高温下氧化锆烧结制品用的着色剂。其次，2001年9月出版的《实用着色与配色技术》并非公知常识性证据，其第762-763页公开的同样是氧化铈作为玻璃着色剂，并非陶瓷用着色剂，更非用于高温下氧化锆烧结制品用着色剂。

第四，被诉决定关于“在现有技术已知四价Ce为橙色的情况下，本领域技术人员容易想到采用氧化铈CeO2作为陶瓷颜料用原料”技术启示的认定缺乏事实依据。首先，1999年9月出版的《工业产品着色与配色技术》并没有公开四价Ce为橙色，该文献中公开的是四价Ce盐为橙色，并未公开四价Ce的氧化物的颜色。而根据本申请说明书的记载，在CeO2存在下的烧结操作以后（未经退火）得到的制品颜色是象牙白，并非橙色。其次，国家知识产权局二审提交的两份新证据亦不足以证明现有技术中存在上述技术启示。该两份新证据仅仅能够证明氧化铈作为玻璃着色剂，并非陶瓷用着色剂，更非用于高温下氧化锆烧结制品用的着色剂。即便其已经公开氧化铈在氧化条件下着色为黄色，其并未公开本申请退火条件下四价铈变为三价铈的颜色变化。最后，更为重要的是，对比文件1使用氧化铜作为氧化锆基制品显现鲜橙色的着色原料，对于氧化铈的公开和教导则是用作稳定剂，将氧化锆稳定为四方晶相。对比文件1中没有任何公开和教导可以使用氧化铈作为着色剂，也没有任何公开和教导氧化铈经历与该文件所记载的氧化铜所经历的相同或类似的烧结和退火操作可以呈现与氧化铜相同或类似的显色情况。在此情况下，本领域技术人员基于对比文件1和现有技术想到用氧化铈代替氧化铜作为着色颜料存在较大困难。

基于上述理由，被诉决定和一审判决关于《工业产品着色与配色技术》公开内容的认定有所偏差，关于在对比文件1的基础上结合本领域公知常识或者常规技术手段得到本申请权利要求1的技术方案是显而易见的认定结论有误。某股份公司的本项上诉主张成立，本院予以支持。

综上所述，某股份公司的上诉请求成立，应予支持。一审判决和被诉决定认定事实部分有误，适用法律有失准确。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条、第八十九条第一款第二项、第三款之规定，判决如下：

一、撤销中华人民共和国北京知识产权法院（2019）京73行初7568号行政判决；
二、撤销中华人民共和国国家知识产权局第172070号复审请求审查决定；
三、中华人民共和国国家知识产权局就某股份有限公司针对申请号为201480035281.2、名称为“生产由氧化锆制造的有色制品，特别是橙色制品的方法；和根据该方法得到的由氧化锆制造的有色装饰性制品”的发明专利申请提出的复审请求重新作出审查决定。

一、二审案件受理费各100元，均由中华人民共和国国家知识产权局负担。

本判决为终审判决。

审 判 长  朱理
审 判 员  魏磊
审 判 员  邓卓
二〇二三年十一月二十九日
法官助理  游美玲
书 记 员  王怡

（原标题：权利要求放弃式修改的认定）

来源：IPRdaily综合最高人民法院知识产权法庭、中国裁判文书网

编辑：IPRdaily辛夷          校对：IPRdaily纵横君

注：原文链接：权利要求放弃式修改的认定（点击标题查看原文）

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