#本文仅代表作者观点，不代表IPRdaily立场，未经作者许可，禁止转载#

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：胡铁锋 杭州华宸联名知识产权代理事务所

原标题：专利诉讼中“可预见原则”与“等同原则”的羁绊

“可预见性原则”是对“等同原则”适用的一种限制，两者有种既生瑜何生亮的感觉，本文主要讨论“等同原则”与“可预见性原则”两者在专利诉讼中博弈关系。

前言

专利诉讼中，博弈双方都会采用很多判案原则，这些“原则”大部分来自于司法解释，比如“全面覆盖原则”、比如“等同原则”，但是也有些是虽暂未在司法解释上进行规定，但是在某些判例中采用的原则，比如“可预见性原则”。这些“原则”中，有些是相辅相成，有些又是针锋相对，本文浅聊下司法解释中的“等同原则”与“可预见性原则”两者之间的博弈关系。

法条与案例

等同原则，可以算作正统的“科班出身”，在《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》中，以及《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释一、二》中，均对“等同原则”有涉及和规定，可以认为是全国法院都应当遵行的法则。主要规定条款如下：

等同特征，是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。

而“可预见性原则”，相比于等同原则而言，可以算“非科班出身”，因为其暂未在司法解释中予以规定，目前还属于司法实践阶段，但是也不容小觑，因为关于这个原则，已经有很多最高院的判决案例出现，说明具有一定的参考意义。

可预见性原则的主要法理逻辑，在北京高院的《侵权判定指南2017》中有所涉及，其规定如下：对于发明权利要求中的非发明点技术特征、修改形成的技术特征或者实用新型权利要求中的技术特征，如果专利权人在专利申请或修改时明知或足以预见到存在替代性技术特征而未将其纳入专利权的保护范围，在侵权判定中，权利人以构成等同特征为由主张将该替代性技术方案纳入专利权的保护范围的，不予支持。

从上述规定来看，“可预见性原则”是对“等同原则”适用的一种限制，两者有种既生瑜何生亮的感觉。而关于可预见性原则的案例，近几年确有相关案例，笔者简单举两个案例：

【案例一：（2015）民申字第740号】

该案例中最高院认定：等同原则既是专利权保护中一项不可或缺的重要原则和制度，但同时又必须对等同原则的适用施加必要限制，兼顾专利权人和社会公众的利益，既要保护专利权人在现有技术基础上作出的技术贡献，又促进科学技术的进步。其次，等同原则的适用须考虑专利申请与专利侵权时技术的发展水平，防止对专利技术方案中某些技术特征以专利申请日后新出现的技术进行简单替换而规避侵权的情况，合理界定专利权的保护范围。

申请人在申请涉案专利时将其要求保护的技术方案限定为进水套的上表面呈锥面，不是平面，而锥面或平面均是涉案专利申请时，该领域普通技术人员普遍知晓的技术方案，因此，专利权人将权利要求中该技术特征限定为锥面是将平面排除在涉案专利权的保护范围之外。鉴此，在侵权判定时，不能将技术特征“锥面”扩张到“平面”予以保护，否则将有损社会公众对专利权保护范围确定性和可预见性的信赖，从而损害社会公众的利益，动摇专利制度的基石。故本案中，被诉侵权产品的技术特征与涉案专利权利要求记载的技术特征相比，并未构成等同的技术特征，被诉侵权产品未落入涉案专利权保护范围。该项申请再审理由不成立，本院不予支持。

【案例二：(2020)最高法知民终1899号】

该案例中，最高院在判决书中载明：等同原则既是专利权保护中一项不可或缺的重要原则和制度，但同时又必须对等同原则的适用施加必要限制，兼顾专利权人和社会公众的利益，既要保护专利权人在现有技术基础上作出的技术贡献，又促进科学技术的进步。其次，等同原则的适用须考虑专利申请与专利侵权时技术的发展水平，防止对专利技术方案中某些技术特征以专利申请日后新出现的技术进行简单替换而规避侵权的情况，合理界定专利权的保护范围。

本案中，涉案专利权利要求和说明书均记载为火力调节钮活动槽。这表明，申请人在申请涉案专利时将其要求保护的技术方案限定为火力调节钮活动槽，而不是火力调节钮活动孔，而火力调节钮活动槽或火力调节钮活动孔均是涉案专利申请时，该领域普通技术人员容易知晓的技术方案，因此，专利权人将权利要求中该技术特征限定为火力调节钮活动槽是将火力调节钮活动孔排除在涉案专利权的保护范围之外。鉴于此，在侵权判定时，不能将技术特征火力调节钮活动槽扩张到火力调节钮活动孔予以保护，否则将有损社会公众对专利权保护范围确定性和可预见性的信赖，从而损害社会公众的利益。原审法院认定两者是等同特征不妥，本院依法予以纠正。

个人剖析

从上述两个案例中，第一个案例中，是“锥面”和“平面”的区别，第二个案例中是“活动槽”和“活动孔”的区别，从技术手段、技术效果方面来看，笔者认为是比较接近的，否则就可以直接用不满足“三基本相同”的不等同抗辩理由来主张不侵权，没有必要用到“可预见性原则”这个抗辩理由。关于这点，笔者认为最高院在判定中也有这层意思，在两个案例中均有说明，比如第一个案例中载明“锥面或平面均是涉案专利申请时，该领域普通技术人员普遍知晓的技术方案”，第二个案例中载明“而火力调节钮活动槽或火力调节钮活动孔均是涉案专利申请时，该领域普通技术人员容易知晓的技术方案”。所以，笔者认为从最高院的判决中，可以推测最高院均认可上述两个区别其实是满足等同原则中的“三基本相同”的条件的，那么为什么又不适用等同原则呢？

再回顾到上文中“等同原则”的法理解释与上述两个判例在措辞上的微妙变化，“等同原则”简单概括是“三基本相同、一无需创造”，而对于“一无需创造”，在《若干规定》中明确记载了“并且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的特征”。这句话的表述，其中有两个因素条件，分别是“人”的因素和“时间”因素，“人”的因素在这个条款中是“本领域普通技术人员”，“时间”因素在这个条款中是“侵权行为发生时”。

然后我们再对应分析上述两个判例中关于“可预见性原则”也有两个对应的人和时间的因素条件，在人的因素上，笔者把判决的内容中分为主观人和客观人，“专利申请人”是主观人，“本领域普通技术人员”是客观人，从判决书中内容，其认为“专利申请人”理应知晓还有其他方案却在权利要求中排除，故上述两个案例中似乎把“专利申请人”的认知水平等同于是“本领域普通技术人员”的认知水平，故在“人”这一因素上，暂可认为与等同原则中的“人”的因素是一致的。

接下来就是“时间”因素，在上述两个判例中，可以明显得知，在“可预见性原则”中，最高院是将时间因素是定格在“涉案专利申请时”，而“等同原则”中的时间因素则是“侵权行为发生时”。显然在“等同原则”和“可预见性原则”中，两者的时间因素有着明显区别。

对于等同原则中这个时间因素的设定，笔者在之前关于《浅谈外观专利“设计空间”》的文章中也有提及过，等同原则的适用须考虑专利申请与专利侵权时技术的发展水平，防止对专利技术方案中某些技术特征以专利申请日后新出现的技术进行简单替换而规避侵权的情况，合理界定专利权的保护范围。故还是倾向于保护专利权人方利益，所以把时间因素往后推至侵权行为发生日，这个还是比较合理的。

而“可预见性原则”设定的初衷是提高专利的公示属性，主要倾向于保护公众利益，以防止等同侵权滥用，其把时间因素定格在“专利申请日”也无可厚非。

然而根据上述认定原则，笔者也尝试推测两种情形：

第一种情形，某涉案专利，其权利要求限定了技术特征A，在专利申请时，技术特征A与技术特征A’并非本领域普通技术人员知晓的可以替换的方案，即技术特征A与技术特征A’不等同。但是在实际侵权发生日时，经过时间积累和技术发展，本领域普通技术人员已经知晓A与A’可以替换，即此时技术特征A与技术特征A’等同。在这种情形下，如果被控侵权产品中采用了技术特征A’，由于专利申请时A与A’不等同，不满足“可预见性原则”中的时间因素，“可预见性原则”不适用，故通常是适用“等同原则”而认定构成侵权，这种情形下适用等同原则应该是没有什么争议。

再来看第二种情形，仍然是涉案专利，其权利要求限定了技术特征A，在专利申请时，技术特征A与技术特征A’已经是等同，比如技术特征A是螺钉连接，技术特征A’是螺栓连接。在侵权行为发生时，由于侵权行为必然发生在专利申请日之后，故在侵权行为发生时，技术特征A与技术特征A’相等同的客观事实没有发生改变，故从时间因素上判断，既符合“可预见性原则”的条件，也符合“等同原则”的条件。在这种情形下，“等同原则”也适用，“可预见性原则”也适用，而且依据这两个原则判定出的结果可能是截然相反的。这无疑给判案人员提出非常大的困惑，对于代理案件的原、被告方也会有困惑。

个人感悟

存在即合理，笔者认为，“等同原则”与“可预见性原则”，均有相关案例在先，必然有其存在的价值和意义，“可预见性原则”显然是想从专利申请时敦促创新主体或者代理机构提高专利撰写质量，这固然是一种理想化的知识产权环境，也是最近几年国知局也在积极推进的工作。但是总体而言，我们国家目前仍然是处于高质量专利在专利总量中占比较少的阶段，很多创新主体，除非有专业的IPR团队，否则创新主体本身对专利制度了解不是很专业，很难自身辨别专利质量的高低，即便是请了专业代理机构，也无法保证代理师对每个技术特征都能穷举并上位，在这种情况下过度限制专利权人的合法权益也是不合理的，这就变相属于“周边限定原则”。另外，在上述“可预见性原则”中，在人的因素中，将“专利的申请人”等同于“本领域普通技术人员”也是一种理想化的状态，至少在目前我们国家的这个阶段来看。

所以笔者认为，在现阶段上，“可预见性原则”应该是要限制适用的，因为这个原则普适性太强，如果被广泛使用，对于被告而言，如果被控技术方案中某一个技术特征与涉案专利中相应的技术特征差异很大，则用技术特征不等同去抗辩，如果技术特征差异相差很小，则可以用“可预见原则”去抗辩，总有一种适合被告，这对原告方的维权积极性是一种严重打击，和我们现阶段提倡的提高知识产权保护是有消极影响的。当然笔者也并非认为“可预见原则”完全不可取，反而笔者认为在将来我们国家知识环境相对较好的情况下，应当适当放宽这个原则的使用，这是对高质量专利战略的一种维系和促进。

然而，在现阶段，笔者认为合理的认定，应该是专利权人在“明确”或“特意”排除的情形下可以适用可预见性原则，比如在背景技术中“明确”排除，比如在说明书中对某个技术特征解释中有“明确”排除等等这种专利权人自认明确排除的情况下，适用是合理的。例如【（2021）最高法知民终192号】案例中，最高院认为专利权人在撰写涉案专利权利要求和说明书时（在背景技术中有明确写明电动驱动和燃油发动机驱动），即已明确知晓现有技术中存在电机驱动和燃油发动机驱动两种方式，但是其权利要求撰写时仍然只限定了电机驱动，后续再想要把燃油发动机驱动作为等同时则应当进行限制，在该案例中可以理解为专利权人在申请文件中已经明确记载有多种方式但是仍然选择其中一种进行限定，所以对等同原则进行限制是合理的。

但是如果当专利权人在申请文件中没有自认或特意排除的情况，后续诉讼中一方以一种推测认定的方式来主张申请人自我排除的，笔者认为要严格限制适用，除非是举证方有足够的证据来直接、毫无疑义证明专利权人方在申请时有明确排除的意思表示，其逻辑上甚至可以参考《专利审查》中审查现有技术是否直接、毫无疑义公开的逻辑进行判断。以上也仅仅是笔者个人想法和建议，当然，笔者也希望后续有更多的司法解释或相关案例，可以让“可预见性”这个原则的适用范围更够更加清晰。

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

来源：胡铁锋 杭州华宸联名知识产权代理事务所

编辑：IPRdaily王颖          校对：IPRdaily纵横君

注：原文链接：专利诉讼中“可预见原则”与“等同原则”的羁绊（点击标题查看原文）

「关于IPRdaily」

IPRdaily是全球领先的知识产权综合信息服务提供商，致力于连接全球知识产权与科技创新人才。汇聚了来自于中国、美国、欧洲、俄罗斯、以色列、澳大利亚、新加坡、日本、韩国等15个国家和地区的高科技公司及成长型科技企业的管理者及科技研发或知识产权负责人，还有来自政府、律师及代理事务所、研发或服务机构的全球近100万用户（国内70余万+海外近30万），2019年全年全网页面浏览量已经突破过亿次传播。

（英文官网：iprdaily.com  中文官网：iprdaily.cn） 

本文来自IPRdaily中文网（iprdaily.cn）并经IPRdaily.cn中文网编辑。转载此文章须经权利人同意，并附上出处与作者信息。文章不代表IPRdaily.cn立场，如若转载，请注明出处：“http://www.iprdaily.cn