摘要：
该意见和裁定让读者更清楚地了解了针对SEP的损害赔偿问题。
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来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：Curtis Dodd、Chris Dubuc， Harfang IP Investment Corp
翻译：北京思韬知识产权代理有限公司
原标题：SEP与FRAND相关问题研究与思考（二）Optis Wireless 诉 Apple案的判决（一）Optis Wireless 诉 Apple案的判决对 SEP专利侵权损害赔偿的意义
近日，Rodney Gilstrap法官发布了“关于法官审判以及支持性事实认定和法律结论的意见和裁定”（下面简称为“意见和裁定”）并裁定进入最终判决。该意见和裁定让我们更清楚地了解了针对SEP的损害赔偿问题，包括针对故意侵权的惩罚性赔偿的作用问题，但也留下了一些悬而未决的关键问题。
“在默默地看着游行队伍经过之后，Apple现在不能抱怨游行队伍没有自行停下来招待他们。”
——Gilstrap法官
在前面的一篇文章中，我们探讨了对于侵犯美国专利的合理许可费与许可标准必要专利（SEP）的公平、合理、无歧视（FRAND）费率之间的区别。除了这些观点外，本文还将讨论仍在进行中的Optis Wireless Technology, LLC 等诉Apple公司一案，案件号：2:19-cv-00066-JRG（德克萨斯州东区，2020 年 9 月 10 日）。最近，Rodney Gilstrap法官发布了“关于法官审判以及支持性事实认定和法律结论的意见和裁定”（下面简称为“意见和裁定”）并裁定进入最终判决。该意见和裁定让我们更清楚地了解了针对SEP的损害赔偿问题，包括针对故意侵权的惩罚性赔偿的作用问题，但也留下了一些悬而未决的关键问题。
起诉状和驳回请求动议
在Optis第一次修订后的诉状中，Optis 在其中的“第八项”请求一项宣告性判决，即原告没有违反FRAND原则或竞争法（参见Gilstrap法官的事实认定（“FF”）[FF3]和 [FF10]）。在答辩之前，Apple提交了一项驳回请求动议，以法庭缺乏管辖权为由，请求驳回第八项诉讼请求。对此，法庭部分支持、部分驳回了该动议，具体地说，动议中关于第八项诉讼请求涉及外国法律、外国专利或Apple可能在外国司法管辖区提出的任何FRAND抗辩的部分被法庭支持，动议中涉及美国专利和美国法律的部分被法庭驳回（参见[FF11]）。然而，法庭指出，“原告是否能够充分证明这些指控，从而足以让本法庭发布宣告性救济是一个单独的问题，其更适合根据法56条或在审判中进行评判。” 这为第八项诉讼请求可能最终失败埋下了伏笔，法庭还补充指出法庭：“保留‘持续审查 [法庭] 管辖权的基础的义务’，如果在法庭上没有可审理的争议，则法庭不会发表咨询意见 。” （参见[FF12]）。
Apple稍后提出了另一项驳回请求动议，以法庭缺乏管辖权为由，请求驳回第八项诉讼请求，该动议的摘要被大量删节，但Gilstrap法官没有就此动议作出裁决，而是在没有提到任何FRAND问题的情况下裁定由陪审团审理专利侵权诉讼请求，并且之后由法官审判 FRAND 问题。
判定 FRAND 问题的管辖权问题被驳回，但Apple的 FRAND 挑战也没有成功
由于Optis一直以来只提供全球许可，而且从来没有仅就其美国专利向Apple发出要约，因此法庭得出结论，即法庭不能“发布宣告性判决，以提供关于就一组假设的事实，法律将如何规定的咨询意见”。（参见Gilstrap法官的法律结论（“CL”）[CL1]、[CL4] 和 [CL7]）。进一步地，法庭驳回了 Optis 试图从其全球报价中得出美国费率，将此类试图描述为“事后归因的花招”。由于法庭拒绝行使管辖权，使得Optis争辩称Apple因其在谈判过程中的行为而不能提出 FRAND 抗辩的主张也失败了，该主张与第八项诉讼请求相互交错（关于这一争辩，参见Apple公司的拟议事实认定和法律结论，第127页，CL69 段）。
针对 Apple 提出的关于陪审团裁决不符合 FRAND 原则的反对意见（参见Apple公司的拟议事实认定和法律结论，第122页，CL55 段：“陪审团裁定的 5.062 亿美元的损害赔偿不 FRAND”），然而，法庭裁定 Apple 已经放弃了质疑陪审团裁决与 Optis 的 FRAND 义务不一致的权利，因为 Apple 没有就 Optis的FRAND义务提出任何反诉，也没有提出任何基于 FRAND 的积极性抗辩（参见意见和裁定 [CL8] – [CL11]）。具体而言，法庭指出，由于 Apple 没有提出任何此类反诉或积极性抗辩，因此本案中唯一涉及FRAND问题的地方是Optis的第八项诉讼请求，法庭裁定此项由法官进行审理，Apple对此并未提出反对。因此，法庭裁定：如果现在允许 Apple以陪审团不了解FRAND问题为由对本裁决提出质疑，这是不公平的。在其中一个较幽默的法律脚注中，法庭添加了以下内容：“在默默地看着游行队伍经过之后，Apple 现在不能抱怨游行队伍没有自行停下来招待他们。” （参见意见和裁定 [CL12] – [CL13]）。
在意见和裁定 [CL12] 的另一个脚注中，法庭推测了 Apple 策略的动机，即不让陪审团审理有关恶意或反向劫持的指控：
尽管在开庭时以及在开庭前，Apple并未反对这一裁决。虽然法庭只能推测Apple未寻求将FRAND问题提交陪审团裁定的动机，但值得注意的是，Optis的第八项诉讼请求将 Optis 自身声称符合FRAND原则与对Apple 的各种不良行为和恶意的指控交错在一起。Optis自己也指出，“只有在Apple表示 [Optis] 需要提出 FRAND损害赔偿请求而 [Optis的]该请求不是 FRAND损害赔偿的情况下，关于恶意的问题才将由陪审团审理。除此之外，该事项不会由陪审团审理。该事项将由法官审理。” （案件号. 435，于54:12–16）。通过默许 Optis请求第八项诉讼请求由法官审理的请求，对 Apple的恶意或反向劫持的严重指控将不会呈递给陪审团（同上，于56:25–57:4, 62:8–13）。在此紧要关头Apple的战略性沉默有效地保护了他们免受呈递给陪审团任何与恶意行为相关证据的影响。鉴于他们的沉默和未能反对 Optis 让法官审理的请求，鉴于陪审团对Optis的裁决，Apple现在争辩说 FRAND 问题应该呈递给陪审团审理，是特别不公平的。
这对于SEP损害赔偿意味着什么？
尽管法庭没有判定Apple是否会因恶意或反向劫持而丧失提出 FRAND 抗辩的权利，但法庭不让陪审团审理FRAND问题的做法，加上其拒绝重新考虑陪审团的裁决，导致了针对涉案SEP判定了超越FRAND的损害赔偿（至少根据 Apple 的说法）。可以推测，这意味着对于SEP损害赔偿没有固有的FRAND限制，而是将负担加在那些寻求FRAND声明保护的人的肩上，他们在寻求限制损害赔偿或其他补救措施时需要提出相关反诉或积极性抗辩。关于FRAND 设置“对损害赔偿的附加合同限制”的观点，法庭在[CL10]的脚注中提到了以下内容：
Apple就Optis及其前身对FRAND承诺的保护提出的任何主张都需要积极性事实认定，包括ETSI 和三星、LG 和松下是否意图让 Apple成为FRAND承诺的第三方受益人。参见First Bank v. Brumitt, 519 S.W.3d 95, 102 (得克萨斯州，2017)（对只有合同的一方可以起诉违约的“一般规则的例外情形”，“如果非合同任一方的人符合第三方受益人，则允许其起诉以寻求因违约而造成的损害赔偿。”）；TCT Mobile Europe等 v. Koninklijke Philips NV, 19/02085, 352J-W-B7DCPCIX（巴黎民事法庭）（2020 年 2 月 6 日）（注意，FRAND承诺可以被视为“stipulation pour autrui”，这是一项第三方受益的法国法律盟约，其可以由第三方实施）。在Apple没有提出任何积极性的救济请求的情况下，法庭和陪审团都不会对FRAND承诺下的问题进行任何分析。
值得注意的是，这一结果似乎与Bataillon法官在Godo Kaisha IP Bridge 1 v. TCL Communication Technology Holdings Limited等, 案件号15-634-JFB（特拉华州，2019 年 4 月 24 日）一案中所做的声明相违背，即“SEP专利必须以公平、合理、无歧视的费率进行许可”，该声明是为了回应IP Bridge针对陪审团的裁决的论点而做出的，并且持续的专利许可费的裁决应该乘三倍，以惩罚 TCL 的反向劫持。
德克萨斯州法庭在其最终判决中对 Apple 采取了宽容的态度，但得出的结论是，尽管陪审团的事实认定为故意，但不会提高损害赔偿金额。具体而言，法庭指出，提高损害赔偿通常只留给“具有应受惩罚行为的极端恶劣案件”。不幸的是，鉴于对本案中的起诉状和动议材料进行了删节，我们无法确定法庭认为Apple的哪些行为没有达到极端恶劣的程度。
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相关阅读：
2、蜂窝无线标准必要专利（二）：对标准必要专利（SEP）进行许可所作的声明
3、蜂窝无线标准必要专利（三）：FRAND许可费基准声明和移动无线标准必要专利
4、蜂窝无线标准必要专利（四）：分析移动无线SEP的FRAND声明
6、SEP与FRAND相关问题研究与思考（一）│专利侵权损害赔偿与FRAND许可费率
来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：Curtis Dodd、Chris Dubuc， Harfang IP Investment Corp
翻译：北京思韬知识产权代理有限公司
编辑：IPRdaily王颖 校对：IPRdaily纵横君
注：原文链接：SEP与FRAND相关问题研究与思考（二）│Optis Wireless 诉 Apple案的判决对SEP专利侵权损害赔偿的意义（点击标题查看原文）
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