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作者：秦晓靖  专利工程师

来源：IPRdaily

随着经济的发展，企业越来越重视技术战略的制定，而知识产权作为一种无形资产，是企业最为重要的经济资源，“三流企业卖力气，二流企业卖产品，一流企业卖技术，超一流企业卖专利”已经成为企业卓越管理者们的共识。

近年来，国外较为先进的企业为了保持、占有或加强在中国技术领域的市场份额和竞争优势，在我国申请的专利数量逐年增加， 而国内的企业虽然在产品生产的链条上占据一定的位置，但是大多企业并没有退可守进可攻的自由，国内企业遇到的专利侵权诉讼和美国的337调查案件很多，并且结果大多处于不利的状态。因此越来越多的国内企业意识到知识产权的重要性，探索适合企业自身发展的知识产权发展战略，并且有针对性的在重视自身技术创新的同时，加强侵权风险的评估与破解、规避的机制。

例如：2011年~2015年约有770亿美元的专利药到期，随着大量受到专利壁垒保护的药品专利到期，高利润将刺激大量的仿制药药厂迅速冲入这解禁的市场，国内很多药企也会匆匆闯入这片市场。但是机遇总是与挑战并存，收益总是与风险同行，在争抢开发仿制药产品的时候，你为专利可能带来的风险做好了准备么?下面简要介绍专利侵权风险评估的各个阶段企业所需要注意的事项。

专利侵权风险评估从广义上讲，是企业在进入某个特定技术领域之前，对目前此技术领域内的专利申请情况，了解目前专利申请技术密集程度及核心专利的持有者，产品对专利技术的依赖程度等进行评估，大致评估进入此行业的专利侵权风险。

从狭义上讲，专利侵权风险评估是针对特定的产品，在具体的产品在研发、生产、销售过程中，根据企业需要有针对性的对相关专利进行调研，锁定可能关联的专利，并评价自有产品的专利侵权风险评估。

（1）产品研发、生产及后续产品开发过程

在企业进行研发、生产一个新产品时，在调研技术研发的研究现状时，也要对该技术领域内的专利信息进行调研，分析该技术领域内的专利申请情况、专利申请创新点、主要专利的持有者进行调研，找出和企业自由研发生产的产品关联度较大的专利，评估企业自有研发、生产的产品侵犯他人专利权的可能性，避免盲目的研发生产。

（2）产品上市推广前

随着世界经济一体化的进程，每个国家在对外开放的同时也保护本土企业的利益，各个国家的专利法也成为本土的企业对抗外来企业的利器，因此，企业在自有产品上市之前，需要在产品上市的区域，调研当地此类产品的专利申请情况，评估企业自有产品侵犯当地专利权人的专利权的风险，避免销售侵权产品，招惹侵权官司和对公司造成的经济损失。

（3）企业采购前

一般来说，大部分企业需要采购产品的部分零部件，而在采购零部件的同时，需要对采购的零部件进行调研，生产此零件的企业是否针对此零件有相应的专利进行保护，如没有专利保护，调研此零件技术领域内的专利申请情况，评估此零件侵犯他人专利权的可能性，避免因采购侵犯他人专利权的零件而给公司带来侵犯他人专利权的间接侵权责任。

前面对侵权风险的概念，侵权风险评估的时机进行了简要介绍，那么侵权风险评估真正要评估的要素是什么呢，接下来进行简要的介绍，通常情况下侵权风险评估的要素有如下几个方面，下面对这些要素进行一一的简要陈述：

（1）理论上侵权风险的评估

一般情况下，针对产品的侵权风险评估，首先对此产品技术领域内的专利情况进行调研，找出和企业自有产品的技术创新点关联度较大的专利，将企业自有的产品和对比专利中独立权利要求中所描述的技术特征进行对比，并判断企业产品的侵犯此件专利的可能性，在判断产品侵权时，应该注意如下问题：

1）明确找到的对比专利的法律状态，如果此件专利是有效的专利，则需要进一步判断此件专利的稳定性，若专利存在不应当授予专利权的瑕疵，则次专利权将失去认定的基础。如果此件专利是失效专利，则需要对此件专利进行进一步的判断失效的原因，查找此件专利是否享有其他专利的优先权，是否有同族专利的申请等情况，需要全面对此失效专利进行调研，增加侵权风险评估的准确性。此处值得注意的是失效的专利并不等于使用此件专利的技术不会有侵权风险，例如此件专利仅仅是某一技术的发展阶段，或者在原有专利的基础上增加一些新的技术特征， 即所谓的“专利簇”或“从属专利”，此件专利的实施往往依赖于原有专利的实施，这种情况下，此件专利权的失效，并不等于该技术的实施不会受到其他仍处于有效期内的专利权的制约，一旦实施了这类失效专利，就必然侵犯在先专利(还在保护期内)的专利权。

2）不同的国家、地区对侵权的判定标准不一，因此在进行侵权判定时，应根据产品所上市的国家地区的法律所规定的侵权方法的判定方法，同一产品在不同的国家地区所遇到的侵权纠纷得到不一样的结论也是很正常的。3）是否存在间接侵权的可能性，间接侵权是指企业的产品自有创新技术并没有侵犯他人专利，而是产品中所使用的零件侵犯了他人的专利权而间接侵犯了他人专利权的行为，因供应关系而发生的侵权案件并不少见，因此，在采购零部件时，充分调研零部件的产品合法性。

（2）败诉的可能性分析

经过理论分析，如果认为存在侵权的情况，应考虑若专利权人发动诉讼，作为被告败诉的可能性有多大，很多侵权诉讼并非以被告的败诉为结局，在评估败诉的可能性时，除了注意前面所述的理论上的侵权可能性的判定，还要充分考虑专利权人搜集证据的可能性和手段、自己是否持有对方正在实施的专利技术，或者自己的技术更能适应市场需求，争求和对方达成交叉许可的可能性等。

（3）败诉的影响力分析

不同的国家地区所适用的法律不同，因此企业若侵权败诉，败诉的结果也有所不同，大多侵权败诉的结果包括停止侵权、销毁设备、停止侵权产品的销售、赔偿损失等，企业的商业信誉受到一定的影响，情况严重的有可能会退出产品市场。 但是也有部分企业通过专利侵权案件提升了企业的知名度，属于商业运作范畴。

（4）备援方案的选择空间

在专利侵权风险评估时，不仅要考虑产品和涉案专利是否理论上存在侵权风险、败诉的可能性、败诉的影响力，还应该考虑企业是否有备选技术进行对涉案专利的应对，主要考虑一下几个方面1）企业有无已经申请的专利和涉案专利的专利权人的其他技术相似，2）企业有无已经或者将要申请的专利是对比专利所描述的技术更加优选的技术，得到的产品性能更能适应市场的需求，3）企业是否拥有已经申请或将要申请的技术是对比专利的下游应用技术，是否可达成交叉许可的合作模式，4）企业是否可以找到替代技术，来避开对比专利所描述的技术。

（5）授权的必要性分析

前面所述的在考虑企业备选方案的选择空间时，要考虑企业是否有已经申请或将要申请的专利可对对比专利造成一定影响时，更要考虑已有授权的专利稳定性和在审专利、将要申请的专利可授权的可能性，若已有的授权专利稳定性较差，很容易被他人无效掉，对企业来说将失去谈判筹码，不仅自己的产品被诉侵权败诉，而且企业已有的专利还被他人无效，向公共开放了企业的技术。

（四）小结

上述简要介绍了法律侵权风险评估索要注意的事项，在实际应用中，受限于信息获得的不完全性、各项定性分析累加一起后的不确定性，做到准确的评估专利侵权的风险是很困难的，但是考虑到上述要素，可以更加趋于合理有效的规避专利侵权风险。

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作者：秦晓靖  天津市企兴知识产权管理咨询有限公司

编辑；IPRdaily王梦婷