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作者：Davide Follador -IP Key专家

来源：IPRdaily

你能守住秘密吗？关于商业秘密保护执法，作者给出了多种最佳实践。

商业秘密保护执法最佳实践

中国正寻求增加创新在经济中的比重，因此建立可信的知识产权执法机制对中国至关重要。2014年到2015年，中欧知识产权专家在北京和广州开展了多次交流，确定了对中国商业秘密保护制度应加以改进的领域。伴随着中国政府对反不正当竞争法的修改以及可能修订的单行商业秘密法，我们完全有理由期待未来的积极改变。在下文中，IP Key技术专家Davide Follador总结了双方专家交流探讨的成果以及外部专家提出的建议，目的是帮助改进中国的商业秘密保护执法制度，造福中国国内企业和在华外国企业。

行政机关和刑事机关之间的执法和协调

评估商业门槛值评估是很难进行的，原因是权利人和主管机关通常缺少有关侵权程度的可靠信息，所以在执法行动的初期阶段确立与商业秘密不正当获取有关的“损益”困难重重。

但是，可以通过鼓励成立常设协调委员会，提升在刑事门槛计算标准的采用方面的一致性和协调性。

刑事执法：是否需要犯罪金额入罪标准？

值得注意的是，大多数欧洲国家都不采用犯罪金额作为入罪标准。对偷窃行为的处罚与失窃物的价值无关，因此原则上，同样地，没有理由不按照被告所受损失的程度适用刑法，而法官应根据具体案件的情况处以罚款和量刑。中国政府正致力于解决相关问题。

商业秘密的构成要素和法律定义

在大多数欧洲国家，只要侵权人未经所有者许可擅自获得了秘密，就可能被起诉，即使这个秘密没有用于生产类似产品。欧盟的法院常常会将企业内部可知的普通知识和敏感性商业或技术信息加以区别。

而后法院会考虑商业秘密所有者已经采取的各种保密措施，譬如是否将文件标注为“私密”或“机密”、限制访问、与员工或第三方签署保密协议、数据加密等。因此，认定被告客观上应该知晓信息是秘密不要求证据证明被告是否实际知晓信息是秘密。

在中国，近些年这方面已经有许多积极发展。最高人民法院在2014年公布的指导性案例中的判决中，提供了有关决定侵权公司主观“恶意”以及是否先前员工的行为构成侵犯商业秘密判断的依据。

证据收集和举证责任

在中国，种种因素导致证据收集工作面临很大困难，譬如缺少发现程序、书面证据优于证人证词等。

另外，由于侵权人完全不想配合原告，因此要收集并提交关于商业秘密不正当获取或侵权的证据是难上加难。而且，证据收集制度在很大程度上仍依赖行政机关/法院的调查权力，行政机关/法院可以向侵权人出具命令，要求其出示文书和证据。但实际上，由于非自愿配合情形中投入的经费较少，证据收集往往起不到作用。

至于举证责任，可能在中国法院体系中实施审前证据保全程序方面以及支持单方调查上会非常有用。目前，这在实践中使用有限，尤其是和其他知识产权相比。

中国法院让原告提供商业秘密不正当获取的直接证据，使原告背负重担。而原告通常除了初始证据/间接证据或合理推定外又没有其他举证方法。

还有同样重要的一点是，中国法院通常只对法庭专家意见赋予相对较低的证据价值，而事实上，在证明被告产品包含了商业秘密且该商业秘密是非法获取时，专家意见至关重要。值得注意的是，新建立的中国知识产权法院已经引入更大范围的技术专家报告的使用举措。

初步禁令

初步禁令在控制商业秘密不正当获取引起的不良后果方面起着重要作用。在适当时发布的初步禁令是减少原告所受损害的唯一方法。但是，与中国《专利法》、《商标法》或《著作权法》的规定相反的是，目前中国的商业秘密案件中很少使用初步禁令。[初步（审前）禁令第一次使用是在2013年8月2日的Eli Lilly诉Huang案中，当时上海市第一中级人民法院发布命令禁止被告进一步披露、使用或允许他人使用被控为以不正当手段获取的商业秘密。]

欧盟多个成员国的现行规定确保主管司法机关可以在收到商业秘密持有人提出的请求后，命令对被控侵权人采取临时措施，暂时停止对商业秘密的使用/披露，以及禁止生产、出售、投放市场或使用侵权商品，包括没收侵权商品及禁止出于上述目的进口/出口或储藏侵权商品。

这些措施的目的是为权利人提供有效途径，在紧急情况下控制被控侵权行为带来的不良后果。专家建议应在中国的法院执法制度中进一步推行这些措施。

执法程序中的保密

在执法程序中保密对于防止进一步侵权具有重要意义，但保密必须与各方出席庭审或查阅证据的权利实现平衡。

专家建议：

在法院程序和行政程序中实施一致做法，以便对起着次要作用、不影响证据认定的特定机密元素（譬如客户文件中的客户名称或敏感性技术信息）进行封锁；

只允许各方及其法律/技术顾问出席庭审，保护商业秘密的机密性；以及

签署保密协议，确保技术专家保密。

对损害赔偿的认定和判决

在意大利等欧盟部分管辖区，商业秘密侵权案中的损害赔偿与其他知识产权侵权案中的损害赔偿按照同等标准予以认定。商业秘密权利人可能获得等同于侵权人利润或权利人损失的款项，以其中较高的为准。

在计算损失时，首先要考虑的是，如果权利人在未有人因获得（失窃）商业秘密而受益的情况下销售商品或服务，那么权利人本来可以获得的收入比参照年份的实际收入高出多少。

在对侵权人产生的更高利润进行评估时，需要考虑所赚得的更高收入，从中（仅）扣除倘若商品或服务从未销售就不会产生的费用。

在认定损害赔偿时还应考虑形象/名誉损害、对商誉的损害、相关年份的广告投入以及法律费用等因素。

从北京和广州举行的交流会上得知，中国法院在计算损害赔偿时采用的一般原则与欧盟相同，不过在实施过程中不同省份之间存在不一致，而且在损害赔偿认定方面仍存在诸多困难。这一情况有望在中国新设立的知识产权法院的未来工作中得到改进。

在欧盟多个成员国的司法实践中，主管司法机关可以命令侵权人和/或参与侵权商品分配的其他任何人士提供侵犯知识产权的商品或服务的产地和分配网络等信息。

由于侵权人的账簿几乎拿不到，而且也不可靠，所以在中国很难准确评估所产生的利润/损失。因此，法定损害赔偿是商业秘密持有人最终的索赔手段。

商业秘密所有者可根据《反不正当竞争法》第20条寻求损害赔偿，但大部分商业秘密持有人都认为中国法院判定的损害赔偿金额不够弥补损失。

中欧专家都同意，商业秘密侵权的损害赔偿不仅来自直接损失/利润，还应考虑到持有和利用商业秘密产生的“竞争优势”。

劳动关系和商业秘密侵权

世界上，大多数商业秘密侵权案件都涉及前员工偷窃商业秘密，但由于举证责任较重，权利人在执法行动方面面临多项困难。

中国《劳动法》现规定，劳动合同的当事方可就用人单位的商业秘密事宜达成约定。员工违反《劳动法》条款或劳动合同中约定的保密条款进而给用人单位造成经济损失的，应依法承担赔偿责任。

专家们在北京研讨会上提出的建议之一是，即引入一项假设——在劳动合同有效期内，员工有义务对劳动期内获得的任何信息予以保密。不披露保密信息的义务应在劳动关系终止后继续有效。

譬如，意大利《民法典》规定，违反保密协议将承担合同责任以及合同外责任，原因是商业秘密在最大可能范围内视为知识产权。在中国，商业秘密保护针对的是竞争对手：根据《反不正当竞争法》，只可以对竞争对手提起诉讼，不可对非竞争对手/个人提起诉讼。

在研讨会上，有人建议未来在对《反不正当竞争法》进行完善时加入一项规定，即也可针对非竞争对手（特别是前员工/股东）实施商业秘密保护执法。

商业秘密法律修订工作现况

国务院法制办公室将《反不正当竞争法》的完善列为了重点工作之一，以便做好准备，在2015年提交全国人民代表大会。对《反不正当竞争法》的修订已经列入了第十二届全国人民代表大会常务委员会的立法议程， 

伴随着最高人民法院通过发布官方解释来阐释重要法律问题，以实现加强对商业秘密的保护，中国《反不正当竞争法》自1993年通过并施行以来一直未进行修订。近年来，反不正当竞争领域出现了很多新的问题和挑战，包括关于商业秘密保护的问题和挑战。中国一直在努力建设创新大国，因此有必要修订《反不正当竞争法》，切实解决这个领域的知识产权保护问题，鼓励正当竞争，遏制不正当竞争行为，并保护企业和消费者的合法权利权益。

IP Key项目是欧洲委员会支持中欧新知识产权合作协议的资助工具。该项目为期三年，将于2016年结束，其建立基础是中欧间长期而富有成果的知识产权合作历史。IP Key致力于促进中国的知识产权框架在国际最佳实践的基础上更为有效、公平、透明。该项目为中欧各机构的合作提供平台，旨在为在中国经营的中欧企业创造一个良好的知识产权环境。

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该文章的英文修订版请见《知识产权管理》杂志 (“Managing IP”)。

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A revised English language version of this article also appears in Managing IP.

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作者：Davide Follador -IP Key专家

编辑：IPRdaily 王梦婷