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来源：IPRdaily中文网（IPRdaily.cn）

作者：刘东海 北京市长安律师事务所律师 合伙人

原标题：实际使用的商标是否可以被视为核准注册的商标的使用，看看中国与法国的不同判断标准与裁判尺度

恒大冰泉与恒大矿泉之间的商标撤销之争，北京市高级人民法院作出了二审判决。该案再一次证明，知识产权案件的复杂性与不可预测性。撤三案的复杂性，写个几万字没有问题。本文从其中一个点出发，探讨撤三案件中对实际使用商标的容忍限度。

恒大冰泉与恒大矿泉之间的商标撤销之争，北京市高级人民法院作出了二审判决。在最高院再审、最高检抗诉程序之前，恒大冰泉暂时可以放心的使用了。案件经历了过山车般的发展：商标局认为恒大矿泉使用了，商评委认为没使用，北京知识产权法院认为使用了，北京市高级人民法院认为没使用。该案再一次证明，知识产权案件的复杂性与不可预测性。撤三案的复杂性，写个几万字没有问题。本文从其中一个点出发，探讨撤三案件中对实际使用商标的容忍限度。

一、法国“Lafite”商标撤销案[1]

1、案件争议内容：Chateau Lafite Rothschild公司，作为以此名称命名的多种葡萄酒酒标的所有权人，起诉Chateau Lafitte公司，以其生产相同的产品为由，要求废除“Chateau Lafitte”商标权；Chateau Lafitte公司对Chateau Lafite Rothschild公司的“Lafite”商标提起废除商标权的反请求。

这两家公司字号之间的区别在于：一个是“Lafite”，一个是“Lafitte”，后者比前者多个“t”。

2、初审法院意见：Chateau Lafite Rothschild公司不能证明经营争议商标，并把此商标指明的产品建议给消费者，报纸的文章、网页上所有与辩论相关的文件都只提及LAFITE作为葡萄种植园、经营、酒庄或在2个商标下经营的葡萄酒，一个商标是名称，一个是半名称半象征《CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD》的简写；而根据ROTHSCHILD姓氏做出的改变提醒它被一个享誉全球的家族使用，在任何情况下都篡改了《LAFITE》符号的区别性。

鉴于LAFITE ROTHSCHILD公司把《LAFITE》商标注册为第33类别除啤酒之外的酒精饮料，自1995年商标注册之日起公司不能提供任何关于经营此商标的资料；在所有公司提供的商标经营的资料中，公司只能为辩论提供报纸的文章中《LAFITE》作为LAFITE ROTHSCHILD的缩写来指明葡萄种植地、城堡、酒庄或葡萄经营的证明；由于对经营者而言，商标的经营在于自己把以此名下的产品介绍给客户，因此，经营者未曾以此商标的名义经营此商标。

3、波尔多上诉法院维持了初审法院的判决。

4、法国最高法院意见：商标如能按照其主要功能来使用则被认为是得到认真使用，所谓主要功能是保证已注册的产品或服务的原始标识，这意味着在市场上使用该商标以指明被保护的产品和服务；鉴于Chateau Lafite Rothschild公司已经注册“Lafite”商标，但是，未能提供自1995年8月11日商标注册之日起与使用此商标相关的任何文件，在本程序辩论中只能够提供Chateau Lafite Rothschild商标在报刊上曾登载的文章作为葡萄酒庄及其经营活动商标的缩写，而作为葡萄酒产品却始终使用Chateau Lafite Rothschild商标；因此，上诉法院的裁决是准确无误的：以上事实说明“Lafite”名称并没有被Chateau Lafite Rothschild公司作为商标使用。

笔者对法国法院的裁判意见进行归纳：（1）商标的使用必须是使用在产品上，并且把标注此商标的产品介绍给消费者。（2）“Lafite”在报纸的文章中出现是作为酒庄的名称或者城堡的名称，而并非是作为葡萄酒的商标出现。（3）“Chateau Lafite Rothschild”商标是Chateau Lafite Rothschild公司实际使用的商标，该商标已经篡改了“Lafite”商标的区别性，不能视为对“Lafite”商标的使用。（4）“Lafite”商标自注册之日起连续五年没有使用，应该被撤销。

附表（1）：Chateau Lafite Rothschild公司法国商标注册情况

二、中国“Lafite”商标撤销案

法国商标连续五年不使用会被撤销，中国商标连续三年不使用会被撤销。Chateau Lafite Rothschild公司（在中国的翻译为：拉菲罗斯柴尔德酒庄）在中国申请注册了1122916号“LAFITE”商标，被以连续三年停止使用为由提出撤销申请。该公司在中国也注册了G709107号“Carruades de Lafite”商标。

1、商标评审委员会认为：对“Carruades de Lafite”商标的使用可以视为是对“LAFITE”商标的一种非规范性使用。[2]

2、北京知识产权法院认为：“Carruades de Lafite”商标与“LAFITE”商标之间“虽有所差别，但是并未改变诉争商标的显著特征”。[3]

3、北京市高级人民法院维持了一审判决，同时强化了理由：连续三年停止使用注册商标的撤销制度，是为了鼓励和督促商标注册人使用其商标，发挥商标在市场上区分商品来源的作用。该制度既不是对商标注册人不使用行为的处罚，也并非为商标注册人设定使用的义务，而是为了在商标注册人连续三年不使用导致注册商标的作用长期没有发挥时，使该商标标志重新回到公有领域，方便他人注册，激活商标资源的一种措施。因此，对使用的认定应当符合市场实际，在使用证据的认定上，应当坚持优势证据原则，不宜过于苛刻。[4]

附表（2）：Chateau Lafite Rothschild公司中国商标注册情况

三、WEWE商标案认为对其他注册商标的使用不能视为对复审商标的使用[5]

WEWE商标连续三年停止使用撤销案中，被申请撤销的是第3159414号“”商标，实际使用的是第8570965号“”商标。

1、北京知识产权法院认为：金苑公司与多家公司签订合同书复印件中使用的“WEWE”标识与复审商标标识的差别，可以认定上述两商标标识仅在字母的字体上存在细微差别，在呼叫、字母排列、整体形象等特征上没有显著改变。商标评审委员会在被诉决定中认为上述“WEWE”标识与复审商标表现形式不一致，具有显著差别，并在此基础上认定金苑公司对“WEWE”标识的使用不能当然视为复审商标的实际使用证据，显属不当。

2、北京市高级人民法院认为：金苑公司所提交的使用证据中所显示的均为“WEWE”标识，其与复审商标在表现形式及整体视觉效果上存在一定差异，同时结合金苑公司还拥有第8570965号“WEWE”商标，而涉案证据所显示的“WEWE”标识与第8570965号“WEWE”商标的构成要素和整体视觉效果几乎完全相同，而且该商标核定使用的商品与复审商标指定使用的商品基本相同，并且结合金苑公司的陈述，其实质使用的并非明确、唯一指向复审商标，因此综合在案证据，并不足以证明金苑公司具有真实使用注册商标的主观意图，也无法证明其在指定期间规范使用了复审商标，故原审判决的相关认定错误，被诉决定关于基于金苑公司提交的在案证据，不足以证明复审商标在指定期间内在其指定使用的商品上进行了使用的认定正确，本院予以确认。

四、SAGADER商标案中对“SAGA”商标的使用被认定为对“SAGADER”商标的使用

SAGADER商标连续三年停止使用撤销案中，被申请撤销的是罗斯柴尔德男爵拉菲集团股份有限公司第G737654号“”商标，实际使用的是商标。本案另外一个比较重要的事实就是，案外人合肥波图斯酒业供应链管理有限公司是第7376762号“SAGA”商标专用权人，而该商标与罗斯柴尔德男爵拉菲集团股份有限公司使用“SAGA”商标完全相同。

1、商标评审委员会认为：罗斯柴尔德公司提交的证据多数未能体现复审商标，不能够证明在指定期间内复审商标在商业活动中公开、真实、合法地使用。故复审商标予以撤销。

2、北京知识产权法院认为：虽然实际使用的“SAGA”及“SAGAR”标志与复审商标“SAGADER”标志存在一定差异，但其并未改变复审商标标志的显著特征，故“SAGA”及“SAGAR”标志的使用可以视为复审商标的使用。[6]北京市高级人民法院维持了一审判决书，理由与一审判决基本相同。[7]

本案无论是一审判决书还是二审判决书，始终回避了一个问题: “SAGA”是案外其他人的注册商标，在罗斯柴尔德男爵拉菲集团股份有限公司实际使用的是与案外其他人的注册商标完全相同的标识的情况下，能否认定这种侵权性使用是合法使用，进而视为是对复审商标的使用。

五、改变商标的容忍限度

实际使用的商标能否被认定为对核准注册的复审商标的使用，并非是一个复杂的法律问题，也并非法律的模糊地带，法律的相关规定是清晰而明确的。

《商标法》第四十九条规定：商标注册人在使用注册商标的过程中，自行改变注册商标、注册人名义、地址或者其他注册事项的，由地方工商行政管理部门责令限期改正；期满不改正的，由商标局撤销其注册商标。

注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。商标局应当自收到申请之日起九个月内做出决定。有特殊情况需要延长的，经国务院工商行政管理部门批准，可以延长三个月。

2010年颁布的《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第20条规定：实际使用的商标与核准注册的商标虽有细微差别，但未改变其显著特征的，可以视为注册商标的使用。

2017年3月1日起施行的《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十六条第二款规定：实际使用的商标标志与核准注册的商标标志有细微差别，但未改变其显著特征的，可以视为注册商标的使用。

《巴黎公约》第5C（2）条规定：商标所有人使用的商标，在形式上与其在本联盟国家之一所注册的商标的形式只有细节的不同，而并未改变其显著性的，不应导致注册无效，也不应减少对商标所给予的保护。

从上述司法解释与国际公约来看，对于商标使用的要求是明确的，即要求实际使用的商标与核准注册的商标之间的差别是细微的、未改变显著特征的。

“LAFITE”商标撤销案中，实际使用的商标“Carruades de Lafite”比复审商标“LAFITE”多了两个单词，被认定为未改变复审商标的显著特征。“SAGADER”商标撤销案中，实际使用的商标“SAGA”比复审商标“SAGA DE R”少了三个字母，被认定为未改变复审商标的显著特征。而“WEWE”商标案中，实际使用的商标“”与复审商标“”字母完全相同，只是字母的表现不同，却被认定为改变了复审商标的显著特征。由此可见，在不同的案件中，对于是否改变了商标显著特征的判断，并没有标准可循。甚至容易让人产生一种错觉，即对国外主体的宽容程度要远远大于对国内主体的容忍限度。

笔者认为，虽然当前的司法实务普遍认为撤三制度的立法目的并非惩罚商标权人，因此，可以对商标使用的形式适当放宽，但是，从《商标法》第四十九条的规定来看：第一款是对于自行改变注册商标的行为所进行的规制，违法严重者可由商标局撤销注册商标；第二款是对于连续三年停止使用的商标，任何人可以申请撤销。从立法技术上来看，第一款是行政机关主动干预违法行为的情形，第二款是行政机关依申请干预违法行为的情形。对于违法使用的两种不同规制路径，立法时置于同一法条之中，这就需要在法律适用过程中综合进行考量。对于已经改变注册商标的行为，行政机关在拒不改正的情况下，本身就可以对这种违法行为进行撤销注册商标的处罚，而对于改变商标显著特征的情形，则相较于一般的改变注册商标更为严重，因此，对于这种使用，当然不能过于宽容，否则，无异于纵容商标注册人的行政违法行为，对于法律所要求的规范使用注册商标也是一种伤害。另外，按照SAGA商标的使用形式，如果工商行政管理机关进行查处，罗斯柴尔德男爵拉菲集团股份有限公司必然会称是对未注册商标的使用，而不是改变了“SAGADER”商标的形式。

因此，对于改变商标形式的容忍限度，应当与严格规制违法使用行为之间，寻求适当的平衡，而不可过于容忍违法使用行为。尤其是在司法解释与国际公约对于商标使用的形式要求已经非常明确的情况下，行政和司法裁判还是应当严格遵循法律，而不可过于大尺度的裁判。 “SAGADER”商标案中，对“SAGA”商标的使用，理应视为对“SAGA”未注册商标的使用，并且在这种使用涉嫌侵权的情况下，更应严格把握裁判标准。在 “WEWE”商标案中，在已有其他注册商标并且实际使用的是其他注册商标的情况下，认定为使用了其他注册商标有一定合理性，但如果注册商标之间差异细微，仍应认定为未改变商标的显著特征，从而对于商标权人启用新商标并自觉重新注册的行为也是一种鼓励。

回归到法国最高法院判决书，“LAFITE”商标没有使用，自然要被撤销，但这并不影响权利人另外注册的“CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD”商标获得保护。而反观我国的“LAFITE”商标撤销案，认定对“Carruades de Lafite”注册商标的使用属于未改变“LAFITE”商标显著特征的使用，实际上已经混淆了注册商标之间的界限，混淆了商标法各条款不同功能之间的界限，不但不能展现我们的商标保护水平高于法国，反而反映了我们对商标法的理解、适用的不成熟。

注释：

[1]法国最高法院A07-16.749

[2]商标评审委员会商评字（2014）第100613号撤销复审决定书

[3]北京知识产权法院（2015）京知行初字第312号

[4]北京市高级人民法院（2016）京行终3409号

[5] 北京市高级人民法院（2015）高行（知）终字第3613号

[6] 北京知识产权法院（2015）京知行初字第3396号

[7] 北京市高级人民法院（2016）京行终3402号

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作者：刘东海 北京市长安律师事务所律师 合伙人

编辑：IPRdaily赵珍          校对：IPRdaily纵横君

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