摘要：
如何才能降低“贴牌加工”中商标侵权的风险呢？
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来源：IPRdaily中文网（IPRdaily.cn）
作者：赵文侠 陆穗峰
原标题：“贴牌加工”应尽到必要的审查义务
近来由“涉外贴牌加工”（以下简称“贴牌加工”）引起的商标纠纷逐渐成为热点话题：有人认为“侵权”、有人则认为“不侵权”；各种说法似乎都有道理。作为对商标知识所知不多的代工企业（以下简称“加工方”）“弄不明白”更在情理之中，但“贴牌加工”还要进行；如何才能降低“贴牌加工”中商标侵权的风险呢？
笔者认为：“加工方”对所贴商标应尽到必要的“审查义务”。
一、“加工方”应尽到的审查义务
贴牌是“加工方”在我国境内实施完成的。因此，一旦发生商标纠纷、“加工方”必然是诉讼中的被告；为了避免“贴牌加工”带来的商标侵权问题，国家曾出台过相关规定：具体而且明确。
（一）《出口商品商标管理办法》
1983年9月我国《商标法》实施不久，国家工商局和对外经济贸易部联合发布《出口商品商标管理办法》，对贴牌的商标提出明确要求。
第八条 ……客户的定牌不得与在我国已注册的商标相同或近似。其商品的造型、包装装潢亦不得仿冒。客户必须提供经过公证的商标所有权或被许可使用的证明。
（二）《关于对外贸易中商标管理的规定》
一九九五年七月，国家工商局和对外经济贸易部再次联合发布《关于对外贸易中商标管理的规定》，对贴牌的商标提出进一步的要求：
第十条 对外贸易经营者在从事进出口活动中，对他人指定或者提供使用的商标，应当要求对方出具真实有效的商标专用权证明文件或者被许可使用该商标且未超出许可范围的证明文件，并予以核查。该商标不得与已在我国相同或者类似的商品上注册的商标相同或者近似。
（三）给地方工商局的复函
1988年，国家商标局就外商定牌生产REEBKO运动鞋问题，给福建省工商局复函：
考虑到对外贸易的具体情况和国际间通常的做法，可以同意福建省鞋帽进出口公司接受美国雷伯克公司定牌生产 REEBOK运动鞋的要求，并进行商标印刷；
再由美国雷伯克公司补送一份英国雷伯克国际公司许可其在中国使用REEBOK商标的证明。
（四）简评
《出口商品商标管理办法》和《关于对外贸易中商标管理的规定》对“贴牌加工”提出明确要求：所贴商标“不得与在我国已注册的商标相同或近似”；
由此可见，“加工方”应当审核贴牌使用的商标是否已在我国（而不是其它国家）注册、委托方是否得到授权（许可）。这样即符合《商标法》精神，也可从源头上杜绝商标纠纷。30多年过去了，这些规定在今天仍然具有指导意义。
二、典型案例浅析
目前 “贴牌加工”纠纷不断，“加工方”没有按规定尽到必要的审查义务便是主要原因之一。
（一）PRETUL案
1、案件概述
2001年4月，墨西哥“储伯公司”委托中国“泰星公司”“贴牌加工”带有“PRETUL”商标的挂锁。
2002年1月，“泰星公司”副董事长许浩荣在我国申请注册第3071808号“PRETUL”商标；2010年该商标被转让给“莱斯公司”；
2010年8月，“储伯公司”委托“亚环公司”贴牌生产“PRETUL”挂锁；同年12月，“莱斯公司”诉“亚环公司”商标侵权；
2、高院判决
亚环公司根据储伯公司委托，在其生产的挂锁上使用“PRETUL”相关标识的行为，不属于商标法意义上的商标使用，不构成对莱斯公司“PRETUL”商标权的侵犯……
3、简评
我国商标数据早已免费上网，网上查询简单、方便、快捷；“亚环公司”如果尽到了“合理审查的义务”，便应当知晓“储伯公司”在我国没有注册“PRETUL”商标、甚至清楚所贴商标与他人在我国注册的商标相同（或近似）；至少要求“储伯公司”提供被许可使用的证明。
“亚环公司”显然连一条也没有做到；
（二）“东风”案
1、案件概述
1979年2月，“上柴公司”在我国注册了“东风”商标，用于柴油机等商品上。
1987年1月，印尼PT ADI公司在印尼注册“东风”商标，用于柴油机等商品上。
2013年10月，印尼PT ADI公司委托我国“常佳公司”贴牌加工“东风”牌柴油机全部在印尼销售。
上柴公司认为常佳公司未经其许可，在柴油机等相同商品上使用与其注册商标相同的商标、构成商标侵权，遂向法院提起诉讼。
2、法院判决
江苏高院认为：常佳公司明知上柴公司涉案“东风”商标为“驰名商标”、印尼商标持有人有恶意抢注的嫌疑，仍接受定牌加工的委托，“未尽到合理注意与避让义务”、侵犯了上柴公司的注册商标专用权。
3、简评
驰名商标是对相关公众所知晓商标的法律救济；因“东风”是驰名商标、才要求常佳公司“尽到合理注意与避让义务”显然缺少法律依据。
事实上，无论“东风”是否是驰名商标，常佳公司都应应当对“委托方”出具的商标证明文件进行核查：该商标不得与已在我国相同（或者类似）商品上注册的商标相同（或者近似）。
常佳公司显然没有作到这一点。
三、小结
“贴牌加工”商标纠纷中的原告都是我国注册商标的持有人（以下简称“第三方”）。涉案商标既有“第三方”通过不正当手段抢注客户——“委托方”的； 也有“第三方”自己早已注册、合法经营的；有些“委托方”的外国商标还是抢注“第三方”的……
此种复杂情况不是“加工方”所能了解的、也不是必须掌握的。“加工方”只要能尽到合理的审查义务，便可有效避免“贴牌加工”引起的商标纠纷。
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作者：赵文侠 陆穗峰
编辑：IPRdaily赵珍 校对：IPRdaily纵横君
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