摘要：
如何区分抵触申请抗辩与现有技术抗辩的差异性？
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来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：李智 卜小军律师 北京市立方（广州）律师事务所
原标题：专利侵权抗辩之“抵触申请”
现有技术/设计抗辩在专利侵权诉讼中是被控侵权方最常打的一张牌，一份高质量的现有技术/设计对于案件的走向往往起着至关重要的作用，检索之路长漫漫，好不容易找到一篇与被控侵权产品的技术方案几乎相同的专利文件，兴奋不已！但一看公开日晚于涉案专利的申请日，明显不是现有技术/设计的文件，悲痛欲绝！回头再看申请日期是早于涉案专利申请日期，构成了抵触申请，顿时看到了希望！但想要做好抵触申请抗辩并不简单，笔者在经办过的专利侵权诉讼中多次遇到抵触申请抗辩的情况，形成了些许经验和认识，经研究整理形成此文，以供探讨交流。
一、抵触申请抗辩概述
抵触申请是指同样的发明/实用新型/外观设计在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件。[1]我国现有法律并未对抵触申请抗辩进行明确规定，但是在司法实践中，最高院、上海高院、江苏高院、北京高院等法院均认可抵触申请可以参照现有技术抗辩的规定予以处理。
2010年4月28日，最高人民法院在全国法院知识产权审判工作座谈会上明确，被诉侵权人以实施抵触申请中的技术方案主张其不构成专利侵权的，可以参照现有技术抗辩的审查判断标准予以评判。
2010 年，江苏省高院发布的《侵犯专利权纠纷案件审理指南》第五部分第 5.1.6项规定：被控侵权人以已经公开的专利抵触申请主张不侵权抗辩的, 人民法院可以参照适用现有技术抗辩的规定。2011年，上海市高院的《专利侵权纠纷审理指引》第14、19条规定，被诉侵权人以实施的技术或外观设计是抵触申请中公开的技术方案或外观设计主张不构成专利侵权的，可以类推适用现有技术或现有设计抗辩。2013年，北京市高院的《专利侵权判定指南》第127条规定，抵触申请不能作为现有技术抗辩的理由。但是，被诉侵权人主张其实施的是属于抵触申请的专利的，可以参照该指南第125条关于现有技术抗辩的规定予以处理。[2]
2013年12月，最高人民法院在 (2013)民提字第225号民事判决中支持了被诉侵权人的抵触申请抗辩主张；2015年12月，最高人民法院在（2015）民申字第188号民事裁定中，对抵触申请抗辩的审查判断标准进行了具体论述。
由此可见，司法实践中已普遍接受抵触申请抗辩可类推适用现有技术抗辩的观点，但是在实践应用过程中仍需重视、区分抵触申请抗辩与现有技术抗辩的差异性。
二、构成抵触申请的认定
（一）法律适用
《专利法》（2000年修正）第二十二条第二款有关“抵触申请”的规定，表述为“同样的发明或者实用新型由他人向国务院专利行政部门提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中。” 《专利法》（2008年修正）将该条修正为“任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。”
因此，根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二十二条的规定，对于被诉侵权人主张的现有技术抗辩或者现有设计抗辩，人民法院应当依照专利申请日时施行的专利法界定现有技术或者现有设计。针对申请日（优先权日）在2009年10月1日（2008年修正的专利法实施时间）之前的专利，适用《专利法》（2000年修正）， “抵触申请”排除了“申请人自身在涉案专利申请日以前就同样的发明或者实用新型向国务院专利行政部门提出过申请并且记载在申请日后以后公布的专利申请文件中”的情形。 例如，A公司想要使用其自身申请的专利作为抵触申请抗辩的证据，如果该专利的申请日为2009年9月30日，则抵触申请抗辩不成立，如果该专利的申请日为2009年10月1日，则该专利可以作为抵触申请专利文件进行对比。
（二）时间要件
抵触申请抗辩成立时间要件可以简单地用A＜X≤B表述，具体解释为：抵触申请专利申请日（优先权日）A早于涉案专利申请日（优先权日）X，但不包括两件专利申请日相同的情况，即：A＜X；抵触申请专利的公开日B晚于涉案专利申请日（优先权日）X，包括抵触申请专利公开日B与涉案专利申请日X相同的情况,即：X≤B。
在判定发明和实用新型类专利的时间要件是否成立时，如果抵触申请或涉案专利著录项目中记载了优先权信息的，应当注意专利的优先权日可作为其申请日的情况，进而能影响到引用专利是否构成抵触申请。根据《专利法实施细则》第十一条的规定，除专利法第二十八条（邮戳日/收件日）和第四十二条（专利权期限）规定的情形外，专利法所称申请日，有优先权的，指优先权日。根据《专利法实施细则》第三十二条的规定，申请人在一件专利申请中，可以要求一项或者多项优先权；要求多项优先权的，该申请的优先权期限从最早的优先权日起计算。
此外，在优先权审查过程中还存在多项优先权、部分优先权的情况。例如[3]：
例1：一件中国在后申请中记载了多个技术方案。例如，记载了A、B和C三个方案，它们分别在三件中国首次申请中记载过，则该中国在后申请可以要求多项优先权，即A、B、C分别以其中国首次申请的申请日为优先权日a、b、c。
例2：一件中国在后申请中记载了技术方案A和实施例A1、A2、A3，其中只有A1 在中国首次申请中记载过，则该中国在后申请中A1 可以享有本国优先权，其余则不能享有本国优先权。
例3：一件中国在后申请中记载了技术方案A和实施例A1、A2。技术方案A和实施例A1 已经记载在中国首次申请中，则在后申请中技术方案A和实施例A1 可以享有本国优先权，实施例A2 则不能享有本国优先权。
在这种情况下，应先明确具体案件中权利人请求保护的专利权保护范围技术特征（或与之相应的抵触申请文件中的技术特征），其次判断这些技术特征形成的技术方案是否与优先权数据属于相同主题的发明或者实用新型，进而确定该专利就本案而言是否可以享有优先权，在此基础上才能对优先权日作为申请日作出准确的认定。一般主张优先权的一方有应当承担该专利就享有优先权的举证责任。
（三）地域要件
专利权本身就拥有地域性的特点，而抵触申请亦是针对“向国务院专利行政部门提出过申请”的专利文件，也就是抵触申请仅限于向国家知识产权局申请的专利文件，原则上并不适用于中国大陆领域外（境外）的专利文件。
在司法实践中也存在突破上述原则的情形，例如深圳市中级人民法院（2012）深中法知民初字第607号案，本案判决认为“在专利侵权诉讼中，现有技术（或设计）可以作为专利不侵权抗辩的法定事由，而抵触申请可以参照现有技术（或设计）作为专利不侵权抗辩的事由，涉外在先专利申请可以进一步比照抵触申请，作为专利不侵权抗辩的事由。”但这种司法创新的尝试存在不少争议，并未得到普遍认可。
三、抵触申请抗辩成立的认定
在专利侵权诉讼中，法院通常是将被控侵权技术/设计与一份抵触申请的专利技术/设计或现有技术/设计进行对比评判。抵触申请抗辩与现有技术抗辩密切相关，抵触申请抗辩的对比可以参照现有技术抗辩进行处理，根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》【法释〔2009〕21号】第十四条对现有技术/设计抗辩的规定：“被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于《专利法》第六十二条规定的现有技术。 被诉侵权设计与一个现有设计相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的设计属于专利法第六十二条规定的现有设计。”
抵触申请抗辩相比现有技术抗辩又有其独特之处。现有技术抗辩的理论基础在于，涉案专利技术方案相对于现有技术不具有可专利性，该现有技术是可以用于评价新颖性和创造性，与之对应的现有技术抗辩的认定标准为“相同或者无实质性差异”。但抵触申请不属于现有技术，其理论基础仅在于抵触申请可以破坏涉案专利技术方案的新颖性，与之相对应的抵触申请抗辩的认定标准应当比现有技术抗辩的认定标准更加严格，是应与“可以用于评价新颖性”相对应的认定标准，即 “同样的发明/实用新型/外观设计”。
（一）同样发明或实用新型的对比认定
发明或者实用新型的抵触申请的对比认定应对比涉案专利技术方案与抵触申请技术方案在其技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期效果上是否实质相同。此外在对比时应采用单独对比原则，将发明或者实用新型专利申请的各项权利要求分别与抵触申请技术内容单独地进行比较，不得将其与抵触申请的组合，或者与一份抵触申请文件中的多项技术方案的组合进行对比。只有在被诉侵权技术方案的各项技术特征均已被抵触申请单独、完整地公开，相对于抵触申请不具有新颖性时，才可以认定抵触申请抗辩成立。[4]
在抵触申请抗辩中同样发明或实用新型的对比判断中的几种常见情形：
1、具体(下位)与一般(上位)。被控侵权技术与抵触申请专利技术相比，其区别仅在于被控侵权技术采用一般(上位) 的技术方案，而抵触申请专利技术公开的是具体(下位) 技术方案，则抵触申请能够破坏的被控侵权技术新颖性，此时抵触申请抗辩成立。但在实践过程中，被控侵权技术常常采用的是具体(下位) 方案技术特征，抵触申请专利技术通常公开的是一般(上位) 的技术方案，此时抵触申请抗辩不能成立。例如，被控侵权技术是“用铁铸造而成”，而抵触申请专利技术是“用金属铸造而成”，此时抵触申请并未具体公开“铁”这一具体的技术特征，无法破坏被控侵权技术的新颖性，此时抵触申请抗辩不能成立。
2、数值范围。如果被控侵权技术方案的技术特征为某一数值范围，而抵触申请专利技术公开的是该范围中的一个具体数值，或者公开的数值范围与被控侵权技术方案的范围部分重叠或有一个共同的端点，或者公开的数值范围在被控侵权技术方案范围内并且没有共同短点，在这三种情况下，抵触申请可以破坏被控侵权技术方案的新颖性，抵触申请抗辩成立。同样在实践过程中，被控侵权技术常常是确定的某一个数值，而抵触申请公开的是包含该数值的数值范围，此时抵触申请不能破坏被诉侵权产品的新颖性，此时抵触申请抗辩不能成立。
3、惯用手段的直接置换。如果被控侵权技术与抵触申请专利技术相比，其区别仅仅是所属技术领域的惯用手段的直接置换，被控侵权技术不具备新颖性，抵触申请抗辩成立。例如，抵触申请文件公开了采用“螺钉固定”，被控侵权技术采用的是“螺栓固定”，这属于本领域惯用手段的直接置换。
4、抵触申请能否与公知常识结合。通常情况下，抵触申请与公知常识的结合进行抗辩属于创造性所规范的情形，依照先行法律不应认定该抗辩成立。在最高人民法院（2015）民申字第188号驳回再审申请案中法院审理认为，博生公司有关将在先申请专利与公知常识结合后进行抵触申请抗辩的主张，缺乏法律依据，其抵触申请抗辩不能成立。
（二）同样外观设计的对比认定
外观设计抵触申请的对比认定应当以抵触申请设计所公告的专利文件全部内容为判断依据。与涉案专利要求保护的产品的外观设计进行比较时，判断抵触申请设计中是否包含有与涉案专利相同或者实质相同的外观设计。例如，抵触申请设计所公告的专利文件含有使用状态参考图，即使该使用状态参考图中包含有不要求保护的外观设计，也可以将其与涉案专利进行比较，判断是否为相同或者实质相同的外观设计。[5]
四、结语
抵触申请抗辩虽未经法律明确规定，但根据其理论基础，目前司法实践中已经在参照现有技术/设计进行处理，并有了不少的创新性突破，着实起到了保护创新、节约司法资源的作用。不可否认，抵触申请抗辩的争议仍然存在，包括“发明/实用新型专利与外观专利设计能否互为抵触申请”、“其他地域的专利文件能否作为我国专利的抵触申请进行抗辩”、“能否与公知常识结合”等问题，然而通过司法实践的不断探索，抵触申请抗辩途径必然会有更多更好的应用，成为我国专利保护体系中特殊而重要的一环。
注释：
[1]参照《专利法》第22条第2款、第23条第1款以及《专利审查指南》（2017年修正）第二部分第三章2.2、第四部分第五章5中的相关规定
[2]参见：杜微科、傅蕾，《抵触申请抗辩及其制度完善》，《知识产权》，2016年第11期。
[3]案例参照《专利审查指南》（2017年修正）第二部分第三章4.2“本国优先权”。
[4]参照《专利审查指南》（2017年修正）第二部分第三章3.1
[5]参照《专利审查指南》（2017年修正）第四部分第五章5
来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：李智 卜小军律师 北京市立方（广州）律师事务所
编辑：IPRdaily赵珍 校对：IPRdaily纵横君
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