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来源：IPRdaily（iprdaily.cn）

作者：陈勇 北京知识产权法院 法官

原标题：发明专利临时保护的判断规则——LG公司诉日本电产、中南双绿公司发明专利临时保护期使用费和侵害发明专利权纠纷案

专利临时保护事实上是对《专利法》第十一条第一款规定的禁止权的补充，是对在临时保护期内实施专利行为的事后追责，因此，获得临时保护应当以专利最终被授权为基础。

在实质审查过程中如果存在对权利要求的修改，则只有在被诉技术方案既落入发明专利申请公布时申请人请求保护的范围，亦落入授权权利要求的保护范围的情况下，才能认定被告在临时保护期内实施了该发明。

由于独立权利要求通常限定了较大的保护范围，因此，在判断被诉技术方案是否落入发明专利申请公布时申请人请求保护的范围时，即使原告同时主张独立权利要求及其从属权利要求，也仅需审查被诉技术方案是否落入申请公布文本的独立权利要求所限定的保护范围，而无须分析是否落入其从属权利要求所限定的保护范围。

【案号及审判人员】

一审：北京知识产权法院（2015）京知民初字第338号　审判长宋鱼水、审判员陈勇、审判员张晓丽

二审：北京市高级人民法院（2017）京民终55号　审判长刘晓军、代理审判员樊雪、审判员陈曦

【相关条款】

2009年《中华人民共和国专利法》第十一条第一款、第十三条、第五十九条第一款、第六十五条，《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十四条第一款、第二十条、第二十二条，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第十八条第一款、第二款、第二十七条

裁判情况

LG伊诺特有限公司（简称“LG公司”）为ZL201110369508.5号、名称为“主轴电机”的发明专利的专利权人，该专利权现为有效专利。本案涉及J130、K160、K070、G210四种型号主轴电机的被控侵权产品。LG公司主张对日本电产（东莞）有限公司（简称“日本电产公司”）在涉案专利临时保护期内制造、销售J130型号主轴电机的行为属于实施涉案专利的行为；在涉案专利授权公告后，制造、销售上述四种型号主轴电机的行为，构成专利侵权。LG公司还主张北京中南双绿科技有限公司（简称“中南双绿公司”）销售带有J130型号主轴电机的DVD刻录机，构成专利侵权。综上，LG公司请求法院判令：（1）日本电产公司立即停止生产、销售侵犯涉案专利权的被控侵权产品；（2）中南双绿公司立即停止销售使用被控侵权产品的DVD刻录机产品；（3）日本电产公司销毁库存的被控侵权产品、制造上述被控侵权产品的专用模具和其他工具以及产品包装、说明书、相关产品推广资料、产品图纸、产品型录等；（4）日本电产公司赔偿LG公司经济损失人民币1439123元，并支付在涉案专利临时保护期内制造、销售J130型号主轴电机的费用人民币2426834元，共计人民币3865957元，并承担LG公司为调查和制止其侵权行为支付的合理调查费和律师费人民币30万元。

北京知识产权法院一审认为：

第一，关于日本电产公司在涉案专利临时保护期内制造、销售J130型号主轴电机是否属于实施涉案专利的行为。由于J130型号主轴电机的技术方案同时落入涉案专利申请公布时请求保护的独立权利要求1的保护范围，以及经涉案无效决定确认有效的前述除权利要求4、权利要求20、权利要求40、权利要求50、权利要求65外的部分权利要求的保护范围，且根据法院向日立乐金光公司调查取证的材料来看，日本电产公司至少自2013年5月始开始制造、销售该型号主轴电机，早于涉案专利授权公告日，故在日本电产公司未按法院要求提交相应证据的情况下，法院认定被告日本电产公司在涉案专利的临时保护期内实施了该发明，应当承担相应的民事责任。第二，关于日本电产公司制造、销售主轴电机的行为是否构成专利侵权。对于J130型号主轴电机，由于日本电产公司在涉案专利公告授权后继续制造、销售的J130型号主轴电机的技术方案落入经涉案无效决定确认有效的前述除权利要求4、权利要求20、权利要求40、权利要求50、权利要求65外的部分权利要求的保护范围，因此，日本电产公司未经LG公司许可，制造、销售J130型号主轴电机，构成专利侵权，应当承担停止侵权、赔偿损失等民事责任。对于K160、K070、G210型号主轴电机，上述型号主轴电机的技术方案落入LG公司所主张的权利要求的保护范围，日本电产公司亦应承担相应的民事责任。第三，中南双绿公司未经许可，销售带有构成侵权的J130型号主轴电机的DVD刻录机，其行为同样属于实施涉案专利的行为，构成专利侵权，应当承担LG公司所诉请的停止侵权的民事责任。综上，一审法院判决：（1）日本电产公司立即停止制造、销售涉案24C293K160、24C293K070、24C293J130和24C293G210型号主轴电机；（2）中南双绿公司立即停止销售含有24C293J130型号主轴电机的产品；（3）日本电产公司支付LG公司发明专利临时保护期使用费共计人民币2426834元；（4）日本电产公司赔偿LG公司经济损失共计人民币1202048元；（5）日本电产公司赔偿LG公司合理支出共计人民币207240元；（6）驳回LG公司的其他诉讼请求。

一审判决后，日本电产公司提出上诉。二审法院最终判决驳回上诉，维持原判。

法官说法

一、临时保护的性质

《专利法》第十三条规定：“发明专利申请公布后，申请人可以要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用。”这是我国对发明专利申请进行临时保护的直接法律依据。

设立临时保护期的理论基础在于，当发明专利申请公布后，申请人拟追求获得的专利权保护范围就已确定，社会公众应当负有避让注意义务，但由于彼时该专利申请并未获得授权，故上述避让义务并非强制性的，而如果该专利申请最终获得授权，公众因违反避让注意义务而实施了该专利，则应当支付适当的费用。因此，对他人在发明专利申请文本公布后至专利权生效日之间的临时保护期内未经许可而实施该专利的，在性质上并不是“侵犯专利权”的行为。对这样的行为，实施者负有“支付适当的费用”的义务，而非承担侵犯专利权的停止侵权、赔偿损失的民事责任。

法理上，发明专利申请人获得的临时保护并非一种权利，而是一种期待性权益。临时保护事实上是对《专利法》第十一条第一款规定的禁止权的补充，是对在临时保护期内实施专利行为的事后追责。也就是说，获得临时保护应当以专利最终被授权为基础，如果发明专利申请在公布后因被驳回、撤回、视为撤回、视为放弃等缘故未最终授予专利权，则丧失了临时保护期内的“使用费给付请求权”。

二、临时保护期实施发明专利的判断规则

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（简称《司法解释（二）》）第十八条第二款规定：“发明专利申请公布时申请人请求保护的范围与发明专利公告授权时的专利权保护范围不一致，被诉技术方案均落入上述两种范围的，人民法院应当认定被告在前款所称期间内实施了该发明；被诉技术方案仅落入其中一种范围的，人民法院应当认定被告在前款所称期间内未实施该发明。”

上述规定是认定在临时保护期内是否实施发明专利的基本判断原则。

（一）临时保护的保护范围

根据《专利法》第五十九条的规定，发明专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。这是对已经授权的发明专利权的保护范围的规定。通常可以据此根据授权公告文本（或在无效宣告等程序中经修改确定有效的）权利要求的内容来界定《司法解释（二）》所述“发明专利公告授权时的专利权保护范围”。

但是，由于发明专利申请公布后，须通过实质审查后才能最终获得专利权，而在临时保护期内的公布文本与被授权的文本可能会有差异，故准确地说，临时保护的保护范围应为原说明书和权利要求书记载的范围，而非仅由发明专利公布文本的权利要求内容确定。实践中，《司法解释（二）》所述“发明专利申请公布时申请人请求保护的范围”通常仅涉及公布文本权利要求的内容所确定的保护范围。

由于发明专利权人在实质审查阶段可以对其专利申请文件进行修改，因此，专利公告授权时的专利权保护范围相对于发明专利申请公布时申请人请求保护的范围，在发明专利申请人在上述行政程序中有效修改相应的文本后，事实上可能存在保护范围相同、缩小、扩大或者交叉四种情形。

（二）临时保护的一般判断规则

实践中，权利要求的解释或保护范围的界定通常并不绝对清晰明确，甚至是个较为复杂且充斥争议的过程，故如果按照“先确定专利申请公布时与公告授权时的保护范围孰大孰小，再判断被诉技术方案是否落入其中相对更小的保护范围，进而确定是否应当获得临时保护”，并不具有现实操作意义。也正因为此，《司法解释（二）》确定了“被诉技术方案是否均落入上述两种范围”的判断方法，具体而言：

1.当发明专利申请公布时申请人请求保护的范围与专利公告授权时的专利权保护范围一致时，被诉技术方案落入前述保护范围，就可以认定实施了该发明。是否落入前述保护范围的认定，应参考专利侵权判定中的全面覆盖原则和等同原则。（见图1所示情形1）

2.当发明专利申请公布时申请人请求保护的范围与专利公告授权时的专利权保护范围不一致时，即公布文本权利要求所确定的保护范围与授权文本权利要求所确定的保护范围不一致时，则被诉技术方案存在以下两种情况。

第一种情况，被诉技术方案同时落入上述两个保护范围。此时包含三种情形，即当授权文本权利要求所确定的保护范围相对公布文本权利要求所确定的保护范围更小时，落入前者则必然落入后者；当前者相对后者保护范围更大时，落入后者则必然落入前者；当前者和后者保护范围有交叉时，同时落入则能够符合临时保护的性质和概念要求。上述三种情形，均应当认定被告在临时保护期内实施了该发明。（见图1所示情形2及情形3阴影部分）

第二种情况，被诉技术方案仅落入其中一个保护范围，则均应当认定未实施该发明。理由是：首先，当授权文本权利要求所确定的保护范围相对公布文本权利要求所确定的保护范围更小时，如果落入后者但未落入前者，如前所述，获得临时保护应当以专利最终被授权为基础，无论专利申请人基于何种原因进行修改并客观上缩小了保护范围，那么被授予专利权的保护范围之外的部分，应当视为自始即不存在，也即是，被放弃的那部分技术方案应当视为自始被放弃，显然也不应该获得临时保护。实践中，缩小保护范围的修改一般都是因为相应的权利要求不符合专利法律法规的相关规定，属于专利申请人被迫放弃的部分，是典型的禁止权利人反悔的情形。其次，当授权文本权利要求所确定的保护范围相对公布文本权利要求所确定的保护范围更大时，如果落入前者但未落入后者，此时因社会公众只能通过公布文本中的权利要求来判断自己实施的技术方案是否落入该发明专利申请的临时保护范围，而不可能预判该专利申请被授权后的保护范围，公众应当有权根据公布文本的权利要求的内容来决定采取何种实施行为，故为维护社会公众的信赖利益，此时亦不应认定在临时保护期内实施了该发明。（见图1所示情形4）

图1

 
（三）临时保护的实践判断规则

如上所述，对于是否在临时保护期内实施了涉案发明专利的认定，《司法解释（二）》第十八条第二款确定了“被诉技术方案是否均落入上述两种范围”的判断方法。此时，首先需要确定的是该条规定所述“发明专利申请公布时申请人请求保护的范围”和“发明专利公告授权时的专利权保护范围”。

1.对于发明专利申请公布时申请人请求保护的范围，实践中，权利人通常仅提出对公布文本权利要求的主张，即仅就其认为与诉讼案件有关的公布文本中的权利要求提出审查请求。并且，根据临时保护的理论基础，需要确定的是公众避让注意义务的边界，因此，如果权利人同时主张独立权利要求及其从属权利要求，则仅需审查被诉技术方案是否落入申请公布文本的独立权利要求所限定的保护范围。

2.对于发明专利公告授权时的专利权保护范围，法院通常依据权利人主张的授权公告文本中的权利要求进行审查。需要注意的是，如果权利人在无效宣告程序中对专利授权公告文本进行过有效修改，则权利人提出相应主张应以无效宣告请求审查决定最终确认有效的权利要求为准。

3.被诉技术方案是否均落入上述两种范围的判断。在判断被诉技术是否均落入上述两种范围前，还应当确定权利人所主张的公布文本权利要求与授权公告文本权利要求的关联性，即上述两类权利要求是否存在对应关系。

如图2所示，A、B、C为专利申请公布文本中分别由一个独立权利要求及其从属权利要求组成的三组权利要求的保护范围，A′为专利授权公告文本中的一个权利要求的保护范围。①如果权利人主张具有关联或对应关系的A、A′，且被诉技术方案均落入该两个保护范围，则可以认定在临时保护期内实施了专利。②如果权利人主张不具有关联或对应关系的B、C和A′，则即使被诉技术方案分别同时落入A′，以及B或C，也不能认定在临时保护期内实施了专利。

图2

专家评析

发明专利采“早期公开，延迟审查”制，故存在专利申请公开日与授权公告日之间的临时保护期，因《专利法》第十一条规定的侵权行为均在专利权被授予后，故临时保护期内实施发明在性质上不属于侵权行为。但临时保护事实上是对《专利法》第十一条第一款规定的禁止权的补充，是对在临时保护期内实施专利行为的事后追责，故其应当以获得有效的专利权作为前提。由于发明专利申请公开后经过实质审查获得授权的权利要求保护范围往往不同于其公开的请求保护范围，且在授权后还可能经历无效程序这样的专利挑战，从而使得权利要求的保护范围进一步发生改变，所以需要明晰临时保护期实施发明专利的判断规则。2016年颁布的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第十八条第二款规定了临时保护期内是否实施发明专利的基本判断原则，即以“被诉技术方案是否均落入上述两种范围”的方式来加以判断，这种判断方式避免了对公布文本请求保护范围和授权后保护范围（包括经过无效程序后被确定有效的保护范围）之间的比较，而直接着眼于被控侵权物分别与两个范围进行比较，使得在实践中具有可操作性，且公众对于判断的结果也更具有预期性。而该案恰是通过具体的案例诠释了这种判断方式，对于业界能够更好地理解该判断原则具有实践意义。

（评析专家：姚云，国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心　化学部副主任）

文摘自《北京知识产权法院典型案例评析（2014—2019）》

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来源：IPRdaily中文网（iprdaiy.cn）

作者：陈勇 北京知识产权法院 法官

编辑：IPRdaily王颖          校对：IPRdaily纵横君

注：原文链接：专利篇（二） │ 发明专利临时保护的判断规则（点击标题查看原文）

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