摘要：
挖掘其中隐性区别技术特征，需要敏锐的感知力与相关技术领域的知识基础。
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来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：上官锦涛 吴正明 赵慧 常州市权航专利代理有限公司
原标题：从对比文件的实施例中还原发明人本意以破坏技术启示
创造性判断“三步法”的第三步为“判断要求保护的发明对所属领域的技术人员来说是否显而易见”，即判断现有技术是否给出了将“三步法”的第二步中确定的区别特征应用到第一步确定的最接近现有技术中以解决其存在的技术问题（即第二步中确定的发明实际解决的技术问题）的技术启示。该步骤既包括对现有技术公开的事实的认定过程，也包括基于认定事实进行的法律适用过程，相对于“三步法”的第一步、第二步，更容易代入主观性的内容。为保障创造性判断结论的客观性，需要综合考虑多方面的因素。
尤其是在化学材料领域中，具备创造性的技术特征往往是隐性难以预见的，相较于创造性判断三步法，化学材料类专利的答复中区别技术特征的挖掘显得障碍重重，而如果挖掘不出有效的区别技术特征，仅凭解决不同的技术问题，审查员通常会认为是本领域技术人员可以轻松想到的，而不认可专利的创造性。
在《化学领域发明专利申请的文件撰写与审查》一书中提到“实际上，在绝大多数发明或者实用新型专利申请中，申请人不仅会充分公开其实际作出的发明创造；而且，为了得到尽可能宽的保护范围，申请人往往要在申请文件中对其发明创造进行某些抽象的概括和外延，使其描述的范围远远超过实际上已经作出的发明，以至于出现了某些主观臆想或推测，实际上却难以实现的空洞的技术内容。这种现象在化学领域的发明专利申请中尤为突出。”
为了体现“先申请制”的原则，保证批准的专利限制在申请日时已经作出的范围内，即原申请文件中详细记载的、为本领域技术人员提供了具体而完整的技术情报，从而可以实施和再现的技术范围内。换句话说，就是原申请文件已经充分公开的技术内容。因此，这里所述的原申请文件记载的范围，就是充分公开的范围，而不应包括那些抽象的、空洞的、未充分公开，从而不能实施的内容。
因此，从对比文件的客观事实为依据还原对比文件中发明人的发明意图来破坏多篇对比文件的结合。
案情介绍：
发明专利申请号202210024961.0，专利名称“铸造铁基奥氏体抗蠕变钢及其制备方法、应用”，在权利要求1中记载了如下方案：
一种奥氏体抗蠕变钢，其特征在于，包括以下质量百分比的各组分：C：0 .2～0 .5；Si：0 .5～2 .0，Mn<0 .5；Cr：20～28；Ni：8～13；P≤0 .04；S≤0 .3；W：0 .5～2；N：0 .2～0 .4；余量为铁及其他不可避免的杂质元素。
审查员检索到了两篇对比文件，D1-JP S54128922A和D2-CN 113862562A，其中涉及权利要求1创造性的为D1。
对比文件1 JP S54128922A 公开日1979年10月5日，公开了高温强度优良的耐热铸钢，并具体公开了其组成：C 0.2-0.6%，Si 0.3-2.0%，Mn 0.30-2.0%，Cr 15-25%，Ni 2-8%，Nb 0.3-2.0%，N 0.05-0.3%，Co 2-8%，W 0.5-3.0，其余主要为铁和少量不可避免的杂质。
在审查意见中，审查员对于各组分的评述如下：
同时审查员指出：对于区别特征Nb是强碳化物形成元素，Co是组织稳定的有效元素，因此本领域技术人员可以根据钢性能的要求对铌和钴元素进行选择性添加，当省略其添加后其所起的作用相应消失，因此基于D1制备得到本申请文件对本领域技术人员来说是常规技术手段。
可以看出，在合金专利中，相较于化学类专利，其隐性区别技术特征更难发掘，即便专利的有益效果与对比文件之间存在较大差别，但是在主要组分被对比文件通过点、端、段形式重合后，合金中各元素的效果审查员均会以本领域技术人员结合公知常识可以得出在该组分下其有益效果是显而易见的。
但是需要注意的是，本申请专利的申请日为2022年1月11日，而对比文件1的公开日为1979年10月5日，中间间隔了有40余年，因此发明人在1979年所处的时代背景下，其发明本身意图是否真如审查员所认为的与本篇申请文件的发明意图一致呢？这便需要回到对比文件1的客观数据中对发明人的发明意图进行还原。
本申请文件与对比文件1之间在文本内容上还存在有隐性区别技术特征，即“奥氏体”结构，同时本申请文件的有益效果均为解决奥氏体钢所具有的技术问题，因此得出D1为非奥氏体钢一切问题便可迎刃而解。
但是，D1并未公开其不具备奥氏体结构合金，关于奥氏体合金的历史早在1976年便有相关文献披露，而奥氏体合金的一大关键信息为18-8定律，即奥氏体合金中含有最少18%的Cr和8%的Ni，对比文件1中Cr的含量较好的落在了这一区间，但Ni的含量仅有8%这一端点值落入范畴。
进一步的，通过对比文件1的说明书实施例部分进行挖掘，通过D1中表1（各种合金的化学组成）如下可见：
3-13中，Ni的含量集散在4%-6%区间，距离8%这一临界点的最接近值为7.84%，未达到奥氏体合金18-8定律的要求，基于实施例主体数值分布区间，可以推定，D1的耐热铸钢为不具备奥氏体结构的合金，其权利要求中对于Ni的限定，8%这一端点值属于“抽象的、空洞的、未充分公开，从而不能实施的内容”，而本申请文件为奥氏体合金且解决的也是奥氏体合金所面对的技术问题，因此具备有创造性。
从上可以看出，站在1979年这一时间节点上，发明人的发明意图并没有对奥氏体钢的构想，依据其说明书部分实施例的公开数据，而是为了扩大保护范围而外延的权要范围并在当今的技术条件下进行主观臆想。
因此，所属技术领域的技术人员在阅读现有技术文献时，除能够获知文字记载浅层的字面含义外，还应当能够基于文字记载理解到现有技术深层传递的技术信息。对现有技术公开的技术信息的认定应当力求准确，既不应肤浅，也不应过度。所属领域技术人员获得的技术信息并非仅来自现有技术文献中的最佳实施方式或者最佳实施例，而是应当来自对现有技术公开的全部内容的整体认知。审查员审查创造性时，应当处于所属技术领域的技术人员的角度全面还原现有技术发明人的原本意图，其评价结论不应超过该原本意图范围。
综上所述，从对比文件的客观事实为依据还原对比文件中发明人的发明意图来破坏多篇对比文件的结合，既是对申请文件创造性的有力答复，也是对对比文件发明人的发明意图的尊重；挖掘其中隐性区别技术特征，除了需要掌握好专利创造性答复三步法，更需要敏锐的感知力与相关技术领域的知识基础，在答复过程中不仅需要对申请文件说明书部分进行进一步挖掘，更需要对审查员找出的对比文件进行反向挖掘，立足对比文件的发明意图来复现发明人的发明意图，以破坏其与其余对比文件及公知常识结合的可能性。
参考文献：
[1] 张清奎编著《化学领域发明专利申请的文件撰写与审查》，知识产权出版社第3版
[2] 国家知识产权局专利复审委员会编著《专利复审委员会案例诠释—专利授权其他实质性条件》，知识产权出版社，2011.8
[3] 国家知识产权局专利复审委员会编著《以案说法—专利复审、无效典型案例指引》，知识产权出版社，2018.9
来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：上官锦涛 吴正明 赵慧 常州市权航专利代理有限公司
编辑：IPRdaily王颖 校对：IPRdaily纵横君
注：原文链接：从对比文件的实施例中还原发明人本意以破坏技术启示（点击标题查看原文）
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