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“呼声很高的实用新型的‘明显创造性’和目前《专利法》第22条第3款中的‘创造性’到底有什么区别？”

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：胡铁锋 杭州华宸联名知识产权代理事务所

前言

自去年国知局公布《专利审查指南修改草案》（以下简称草案）的公开征求意见通知后，很多人都敏锐地观察到了国知局要对实用新型制度“动刀”了，其中，该《草案》中有一个很重大的修改——推进对实用新型的“明显创造性”审查。

而从最近国知局的多次表态来看，《草案》中的这一改动几乎已成定局。那么问题来了，呼声很高的实用新型的“明显创造性”和目前《专利法》第22条第3款中的“创造性”到底有什么区别？

已有相关规定

目前国知局对实用新型制度这一改进，明眼人都清楚国知局对目前过于宽松的实用新型的审查标准要准备收紧了。所谓外行看热闹，内行看门道，我们不妨来猜测下这个“明显创造性”大致是一个什么样的审查标准。首先，可以确定的是，实用新型的这个“明显创造性”和发明的“创造性”肯定是有区别的，否则实用新型专利和发明专利这两者就变得没有区别了，直接取消实用新型不就行了。当然是否取消实用新型制度，是国家宏观层面需要考虑的事，就目前而言，在不取消实用新型制度的前提下，推出的“明显创造性”概念，显然是用来适应于取消实用新型之前的这段过渡期的。

而笔者的一个大胆猜测结论——国知局会把实用新型无效阶段的创造性审查标准基本移植到初审阶段中的“明显创造性”来。

那目前实用新型无效阶段的创造性标准是什么，可以参考目前审查指南中的规定，具体如下：

根据专利法第二十二条第三款的规定，发明的创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步；实用新型的创造性，是指与现有技术相比，该实用新型具有实质性特点和进步。因此，实用新型专利创造性的标准应当低于发明专利创造性的标准。

…………

个人猜测

根据上述审查指南中的相关规定以及笔者平时的经验，笔者觉得此次“明显创造性”可以大致从以下几点情形进行考量：

①、对比文件1+公知常识；

②、对比文件1+对比文件2；

③、对比文件1+对比文件2+对比文件3……（简单叠加）；

其中，上述对比文件应当着重于考虑该实用新型专利所属的技术领域。但是现有技术中给出明确的启示，例如现有技术中有明确的记载，促使本领域的技术人员到相近或者相关的技术领域寻找有关技术手段的，可以考虑其相近或者相关的技术领域。

对于第①种情形，笔者认为毋容置疑是肯定会列入“明显创造性”考量的。虽然现在审查指南中，实用新型在初审阶段是不能用“创造性”理由来评述的，但是实际工作中很多专利代理师都会吐槽，有些实用新型的审查意见中实质上就是“对比文件+公知常识”来模糊化评述，是用“新颖性中惯用手段直接置换”之名行“创造性”之实。其实审查员心里也苦，明眼看着技术方案创造高度不高，但却无法使用“创造性”理由，于是经常在审查意见中打“擦边球”。但是我相信，在接下来审查指南修改后，这一情形将成为过去式，笔者斗胆猜测以后将会有大量的“对比文件+公知常识”的实用新型审查意见。

对于第②种情形，个人认为是争议会比较大的情形，主要争议点在于实用新型中的“对比文件1+对比文件2”的创造性标准，是否会完全与发明的“对比文件1+对比文件2”创造性标准一致。笔者认为此次审查指南的修改应该不会对这个有非常明确的规定，但是实质上我想还是会延续目前无效阶段的审查尺度，审查员在主观上应当会考虑实用新型的创造性标准适当低于发明的创造性标准，即第②种情形中的“对比文件1+对比文件2”我认为是一种简单结合的方式。不过这是理论上的底层逻辑，实际操作过程中我认为审查员在发审查意见时可能并不会分这么清楚，主观性比较强，一定程度上会与发明的创造性标准一致。

对于第③种情形，笔者认为此次审查指南的修改中，更多的会是一种兜底条款的方式呈现，在实际审查意见中应该不会出现很多，这就好比专利无效中，虽然规定了很多无效理由，但是实际使用最多的依然是“不符合创造性”理由一样，所以第③种情形，笔者认为审查员在实际审查意见中应该会比较慎重使用。

最后再猜测一个事，关于“实用新型评价报告”制度是否会取消的猜测，从笔者对以往评价报告中创造性审查尺度来分析，评价报告中创造性评述一定程度上与上述三种情形有着很大的重合度，所以我认为如果后续实用新型一旦加入了上述三种情形的创造性审查，那自然就没有再进行重复评价的必要，否则会浪费大量的行政资源。但是鉴于评价报告是对已授权的实用新型进行“再审查”，对于目前已经授权且还在有效期内的实用新型，依然有需要进行评价报告制度的必要性。所以笔者的猜测是，“实用新型评价报告”大概率不会完全取消，但是会以过渡的形式出现，新授权的实用新型专利无需再进行申请评价报告，而已授权的实用新型依然可以申请评价报告。

另外，实用新型引入“明显创造性”审查，申请官费会不会上涨？有没有一种可能，把评价报告的官费合并到申请的官费中？

以上是笔者对于接下来实用新型引入“明显创造性”审查的一些猜想，也欢迎各位同行老师一起交流讨论，至于“明显创造性”最终会以怎么样的形式落地，让我们拭目以待。

（原标题：浅猜实用新型改革中的“明显创造性”是什么标准）

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：胡铁锋 杭州华宸联名知识产权代理事务所

编辑：IPRdaily赵甄          校对：IPRdaily纵横君

注：原文链接：浅猜实用新型改革中的“明显创造性”是什么标准（点击标题查看原文）

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