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“欧盟委员会对专利所有者施加额外负担并为那些选择在未经许可的情况下将他人专利技术商业化的人（又称侵权者）提供更高的可预测性的理由是什么？”

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：Curtis Dodd、Chris Dubuc， Harfang IP Investment Corp
翻译：北京思韬知识产权代理有限公司

之前，我们已经讨论过所谓的“劫持”[1]和缺乏“透明度”[2]是如何被用来鼓吹适用于受公平、合理和非歧视(FRAND)许可声明约束的专利的特别规则。这些模糊的概念是被特别选择用来混淆真正会影响FRAND许可的问题，并被用来试图转移传统的举证责任，限制在此之前并不违反反垄断/竞争法的行为，并篡改专利所有人向欧洲电信标准协会 (ETSI)做出的承诺的语言表达。欧盟委员会(EC)正是最近闯入FRAND许可瓷器店的公牛[3]。鉴于已经有很多关于监管条例框架草案[4]（以下简称“条例草案”）的文章，我们在此将着重讨论一个关键问题：欧盟委员会未能正确区分针对过往侵权行为寻求损害赔偿与寻求禁止未来侵权的禁令颁发。

法规对损害赔偿的规定

条例草案的解释性备忘录部分规定了影响过往侵权损害赔偿的两个关键限制：(1)“SEP权利人在注册之前无法对其SEP行使权力”；和 (2)“FRAND的裁定必须由SEP权利人或者实施者在欧盟提起法庭诉讼之前发起”。条例草案指出，欧洲法律允许这种限制，只要符合“公共利益的目的”，并且不构成“不成比例和不可容忍的干涉，侵犯所保障权利的本质”(见第(42)段)。在以下各节中，我们将分析欧盟委员会提出的各种目的和理由，并考虑它们是否有理由规范对过往侵权行为的损害赔偿。

解决“劫持”/潜在滥用优势地位的问题

尽管没有具体使用“劫持”一词，但条例草案通过利用“使用”和“可及”标准和专利技术这些说法来对“劫持夜魔（hold-up bogeyman）”实施驱魔：

(3) 标准的成功取决于其广泛实施，因此每个利益相关者都应该被允许使用标准。……
(17) 符合透明度、参与和可及欧洲标准化的一般原则和目标……
(31) FRAND承诺的目的是通过以公平合理的条款向实施者提供标准必要专利，促进标准的采用和使用……

同样，解释性备忘录做出了夸张的陈述，例如“……通过将专利技术纳入标准，标准必要专利持有者相对于潜在的标准实施者拥有强大的经济地位，因为想要采纳标准的实施者无法绕过这些专利，并且要么必须支付许可费用，要么放弃生产使用该标准的产品”。

条例草案忽略的是，实施者通常是在未获许可的情况下实施了专利技术，并使用侵权获利来抵御侵权指控、挑战专利有效性、基于竞争法反诉。实施者仅在面临因未经许可而侵犯专利导致的禁令时，才需要在付费与不将技术商业化之间做出选择，但这种情况往往在侵权开始数年之后才会发生。无论如何，对过往的侵权行为寻求损害赔偿绝不会影响任何人实践标准的能力。相反，考虑到过去，在未经许可的情况下使用标准中包含的专利技术才真正是问题所在。

与这一准入问题相关的是行使与标准相关的专利权是否违反欧洲竞争法的问题。有趣的是，条例草案提到“根据C-170/13案，华为技术有限公司诉中兴通讯公司和中兴德国有限公司” （以下简称华为诉中兴[5]）法院判决的指导……”，承认该决定规定了“当寻求禁令时必须满足的某些条件，以防止SEP所有人滥用支配地位”(见第(9)段)。

然而，尽管欧洲法院得出结论认为，提起侵权诉讼寻求损害赔偿并不是滥用支配地位(参见华为诉中兴案第72-76段)，但欧盟委员会表示，其建议在某种程度上“对《欧盟竞争法》第101条和第102条保障的保护未扭曲竞争的规定构成补充，但并不同”(参见第(2)段)。然而，在条例草案的后续部分，提到了上述法院判决作为其提议的强制性FRAND裁定程序的支持理由，但却并未解释该判决与为过往的侵权行为寻求损害赔偿的关系。

(43)……正如欧洲法院确认的那样，规定强制性的争端解决办法作为诉诸会员国主管法院的先决条件被认为符合有效司法保护的原则。FRAND的决定遵循欧洲法院判决中概述的强制性争议解决条件，并考虑到SEP许可的特殊性。

鉴于这些矛盾之处，欧盟委员会应该澄清对专利侵权寻求损害赔偿的权利进行限制如何与欧盟法院在华为诉中兴案中的认定相辅相成，因为这两件事似乎恰恰相互抵触。

支持对标准制定组织做出的承诺

条例草案还提到与参与标准开发相关的FRAND许可相关义务，作为新限制的支持理由，但并未考虑任何特定许可相关声明的描述，而是将它们混为一谈。例如，条例草案中的规定如下：

(3) ……为了确保标准的广泛实施和可及性，标准开发组织要求参与标准开发的SEP持有人承诺根据FRAND条款和条件将这些专利许可给选择使用该标准的实施者。…本条例应适用于对标准制定组织已发布的标准必要的专利，该标准必要专利持有人承诺在本条例生效后按照公平、合理和非歧视性 (FRAND) 条款和条件许可其标准必要专利，并且不受免许可费的知识产权政策的约束。

关于 ETSI 知识产权政策中规定的 ETSI 知识产权信息声明和许可声明（以下简称“ETSI 知识产权声明”[6]），上述突出显示的声明是不正确的。根据 ETSI 知识产权声明，声明者声明他们“准备授予不可撤销的许可……”。他们并非“承诺许可（commit to license）”或“对许可做出承诺（make a commitment to license）”。正如我们之前所讨论的[7]，ETSI 知识产权声明的语言反映了这样一个事实：许可不能单方面强加，而是像所有合同一样需要双方达成意见一致。对于本文关注的主题来说更重要的是，ETSI合同没有提及准备为过去的侵权行为提供豁免。因此，即使为了争论而假设对 ETSI 做出的承诺保证了对 FRAND许可的进一步监管，但 ETSI 知识产权声明的语言中没有任何基础可以支持对过往侵权寻求损害赔偿进行限制。

鉴于欧盟委员会对《ETSI知识产权声明》等许可相关声明的误解，欧盟委员会错误地推测专利权人的“最终目标”是“达成FRAND许可”（见第（31）段） 。鉴于欧盟对“许可”一词采取了恰当的法律解释（即与允许开展未来活动相关），这一声明是错误的，因为它完全忽视了对过往侵权行为的赔偿。即使欧盟委员会在做出此声明时设想以 FRAND 费率授予豁免，该声明仍然是不正确的。因为，正如我们之前所讨论的[8]，这将纵容实施者在未获许可的情况下将专利技术商业化所产生的资金用于对抗侵权指控并挑战专利有效性，同时保留根据 FRAND 条件获得许可的权利，从而使权力平衡倾向于实施者，同时未能充分公平地奖励创新者对于标准的贡献。允许对故意侵权判处更高或超 FRAND条件的损害赔偿，对于抵制“反劫持”并允许创新者收回行权和辩护成本非常重要。另请参阅 Jonathan Barnett 和 David Kappos的文章“恢复威慑：无禁令专利制度中增强损害赔偿的案例”[9]。

此外，欧盟委员会完全忽视了ETSI的IPR声明之类的声明中“准备授予不可撤销许可”的语言表述之前的必要性条件，并且忽视了声称存在该义务的人（例如，主张获得 FRAND 许可的权利以避免禁令的实施者）应承担使条件成就的责任，其反而建议专利所有者负责识别标准必要专利（见第 (19)段）。更进一步，条例草案通过承认实施者在法庭上质疑标准必要性的权利，莫名其妙地基于反向劫持（hold-out）的剧本中改编了一台戏，尽管缺乏标准必要性从一开始就意味着没有必要准备基于FRAND 条款和条件进行许可：

(26) ……如果预先选择的标准必要专利被确认是必要的，标准必要专利所有者可以在谈判中使用这些信息并在法庭上作为证据，这并不会损害实施者在法庭上质疑已注册标准必要专利的标准必要性的权利。……

(35) ……在相关标准必要专利持有人已做出 FRAND 承诺的情况下，具有充分和适当财务性质的临时禁令应为同意按照 FRAND 条款许可其标准必要专利的标准必要专利持有人提供必要的司法保护，而实施者应该能够对 FRAND 特许权使用费的水平提出异议，或者对标准必要专利因缺乏标准必要性或无效提出抗辩。……

因此，条例草案并没有要求实施者自己进行分析，从而在接受必要性并有权获得 FRAND 许可与反对必要性并同时尝试侵权之间做选择，而是转而寻求增加专利所有人的交易成本，同时不公平地允许实施者鱼与熊掌兼得。

解决缺乏透明度的问题

条例草案中反复出现的一个目标是提高透明度（见第（1）和（2）段），包括“总特许权使用费率（总特许权使用费）”（见第（15）段），以及“标准必要专利的数量”和“所涵盖标准的部分”（见第（17）段）。

但，透明度真的是问题吗？因为就标准必要专利的数量而言，相关专利和标准都是公开的。ETSI 数据库也是如此，它提供了专利和标准部分之间的一些链接。因此，不存在实施者无法访问必要信息的问题。然而，我们认识到，相关信息中混杂着大量不相关信息（非必要专利、无效专利等）。但在无线蜂窝领域已经发生了数起诉讼，分析了 3G 和/或 4G 的必要专利总数（Unwired Planet诉华为[10]、 TCL诉爱立信[11]（已撤销）、 Archos诉飞利浦） ，有许多公司已经制作了关于标准必要性的报告，并提供服务来分析这些公开可用的信息。

关于 FRAND 条款和条件，众多专利权人已经宣布了其费率的上限，并且已经发生了数起 FRAND 许可被拆解和/或 FRAND费率分析的诉讼（例如 Unwired Planet 诉华为、TCL 诉爱立信（已撤销） 、 Archos诉 Philips、IDCC诉联想（英国）[12]、 HTC诉Ericsson[13]）。此外，Keith Mallinson ( WiseHarbor )、Alexander Galetovic (前阿道夫·伊瓦涅斯大学)和 Greg Sidak (Criterion Economics) 等行业专家还发布了有关蜂窝无线技术总使用费率的各种报告，这些报告考虑了上市公司的信息披露等因素。也就是说，当涉及到标准相关专利所商定的条款和条件时，存在一些已知的未知因素（正如唐纳德·拉姆斯菲尔德的名言）。但缺乏透明度是双向的。一方面，专利所有者知道每个实施者为其专利支付了多少费用，但不知道这些实施者向其他专利所有者支付了多少费用。另一方面，实施者知道它向所有专利所有者支付的费用，但不知道其他实施者为相同专利支付的费用。这与许多行业中供应合同的运作方式没有什么不同。无论如何，条例草案并没有正面解决这种特定的不透明性，例如要求向欧盟委员会披露所有许可，或者更进一步，要求向公众公开。

可预测性

鉴于上述情况，欧盟委员会在提到透明度时所指的似乎不是获得信息的访问权，而是谁应该承担对这些信息进行分类并确定特定专利包的FRAND条款和条件的交易成本-欧盟委员会称之为“促进…可预测性”(见第(1)段)。

但是，欧盟委员会对专利所有者施加额外负担，并为那些选择在未经许可的情况下将他人专利技术商业化的人（又称侵权者）提供更高的可预测性的理由是什么？特别是考虑到不存在与为过往的侵权行为寻求损害赔偿相关的竞争法问题，并且ETSI知识产权声明对该豁免没有任何规定。

无论限制过去侵权损害赔偿的潜在理由如何，条例草案都不会导致更有效的许可，原因很简单：它们对解决“反向劫持”问题没有任何作为。奇怪的是，欧盟委员会承认“有限使用争议解决程序来解决 FRAND 争议”是影响 FRAND 许可的问题（见第（2）款），但考虑到所涉及的金额，没有要求根据合理程序进行强制仲裁，例如，条例草案提出了可选程序和/或给出不具约束力的意见（即：总特许权使用费（见第（16）段）、FRAND条款和条件（见第（34）和（41）段）以及标准必要性（参见第 (29) 段）。条例草案某种程度上夹带私货地指出，“……[确保]获得迅速、公平和具有成本效益的方式解决 FRAND 条款和条件的争议，会使标准必要专利所有者和实施者受益”，以及“一个正常运作的庭外争议解决机制来确定 FRAND 条款（‘FRAND 确定程序’）或可为各方带来重大利益”（见第 (31) 段）。但与法院程序或有约束力的仲裁不同，条例草案没有提供实际达成解决方案的方法或机制。相反，条例草案设想诉讼将会随之而来，这肯定会发生。因此，该条例草案如果获得通过，只会拖延任何争议的解决，并给专利权人带来额外的成本负担。

用欧盟委员会的话说，鉴于专利权的本质是起诉侵权的权利，由于它们涉及限制对过往侵权行为的损害赔偿，该条例草案是“一种不对等的、不可容忍的干涉，其侵犯了应保障的实体权利”。因此，似乎仅在鼓励高效侵权方面，该条例草案可实现其制定目的。

注释：
[1]https://ipwatchdog.com/2022/01/18/return-hold-bogeyman-analyzing-2021-draft-policy-statement-seps-subject-voluntary-f-rand-commitments-part-iii/id=144569/
[2]https://ipwatchdog.com/2021/05/27/transparency-3g-4g-5g-frand-licensing-etsis-ipr-database/id=133944/
[3]https://ipwatchdog.com/2023/04/23/europes-schizophrenia-standard-essential-patents/id=159856/
[4]https://single-market-economy.ec.europa.eu/system/files/2023-04/COM_2023_232_1_EN_ACT_part1_v13.pdf
[5]https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A62013CJ0170
[6]https://www.etsi.org/images/files/ipr/etsi-ipr-policy.pdf
[7]https://ipwatchdog.com/2022/06/02/shall-released-favorite-song-among-sep-implementers/id=149384/
[8]Dodd, Curt, Interpreting, Performing and Discharging the ETSI Licensing Declaration’s Obligation for Patent Holders Under French and California Contract Law (November 22, 2022). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4284149 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4284149
[9]Barnett, Jonathan and Kappos, David, Restoring Deterrence: The Case for Enhanced Damages in a No-Injunction Patent System (February 14, 2022). Forthcoming in 5G and Beyond: Intellectual Property and Competition Policy in the Internet of Things (eds. Jonathan M. Barnett and Sean M. O'Connor, Cambridge University Press 2022), USC CLASS Research Paper No. CLASS22-2, USC Law Legal Studies Paper No. 22-2, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4034791
[10]https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2017/04/unwired-planet-v-huawei-20170405.pdf
[11]https://casetext.com/case/tcl-commcn-tech-holdings-ltd-v-ericsson-1
[12]https://caselaw.nationalarchives.gov.uk/ewhc/pat/2023/539
[13]https://ipwatchdog.com/wp-content/uploads/2023/05/HTC-v.-Ericsson-Redacted-Memorandum-Of-dckt-538_0.pdf

（原标题：欧盟委员会未能正确的将针对过往的侵权行为寻求损害赔偿与寻求禁令加以区分）

小提示：本系列英文原文首次已在IPWatchdog上发表，点击“阅读原文”查看本篇文章英文原文。

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：Curtis Dodd、Chris Dubuc， Harfang IP Investment Corp

翻译：北京思韬知识产权代理有限公司

编辑：IPRdaily辛夷          校对：IPRdaily纵横君

注：原文链接：欧盟委员会未能正确的将针对过往的侵权行为寻求损害赔偿与寻求禁令加以区分（点击标题查看原文）

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