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“商标法的立法目的是为了保护企业的商誉，而功能性特征是专利法调整的范畴。”

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：刘静洋 杜袁成 安徽知问律师事务所

陈彬 孟坦 江苏瑞途律师事务所

前言 >>

美国知识产权权利人针对中国跨境电商卖家发起的侵权投诉逐年增加，多数侵权投诉基本在各电商平台内解决，如美国电商平台的代表者亚马逊建立了一套自己的知识产权投诉解决机制，主要针对商标和专利的侵权投诉。作为另一类知识产权的客体——商业外观（Trade Dress），由于其并不要求注册，且电商平台没有这一客体侵权的解决机制，投诉方一般会直接诉诸于法院。投诉进入法院层面，权利人通常会申请临时禁令（Temporary Restraining Order，TRO），如不积极应对，除了被法院冻结的卖家账户余额和库存取回无望，还会在美国丧失商业信誉，造成比电商平台层面投诉更为严重的后果。

图1显示了一件TRO商业外观侵权案件，左图为涉案产品，右图为权利人的产品。其为一种红色的家具脚套，标识为红色垫底。权利人将其注册了商标。图2显示权利人起诉时，该商标已申请但尚未取得权利。可见，取得商标权与否，与商业外观维权并不冲突。

图1

图2

一、美国商业外观简介

1.1. 美国商业外观简介

商业外观并未出现我国的法律或司法解释中，其来源于对美国Trade Dress的直译。即使对商业外观保护多年的美国，对其也没有明确的定义。商业外观作为法律概念首次提出，可能是从1973年的联邦第八巡回法院的“Truck Equipment”案开始，该案的主审法官创造性地将对于商标的保护规定延伸至商业外观[1]。美国第十一巡回上诉法院将商业外观定义为“商业外观是指产品的整体形象，其特征包括尺寸、外形、颜色或颜色之组合、质地、构造，甚至是特殊的销售技巧”，被其他法院广泛引用[2]。在美国，商业外观的含义不是一蹴而就的，是经过多年的判例不断演变的。一开始，商业外观限于用以包裹产品的标签或容器的整体外观。后来，商业外观的保护范围拓宽，包括展示产品或者服务的任何元素的整体，如餐馆独特装饰的整体外观。从20世纪50年代早期开始，在争议中，商业外观扩展到产品自身的形状和设计[3]。

1.2. 美国商业外观保护的基础

商业外观在美国联邦法上的保护是基于蓝哈姆法（Lanham Act）第43条第1款，其在1946年颁布时，并没有在具体条款中直接规定商业外观侵权的救济，直到1999 年修正案时才提到商业外观一词。蓝哈姆法在第43条第1款中禁止两类不正当竞争行为——虚假来源标识和虚假描述或陈述（False designation of Origin and False description or representation ），这成为联邦法院对商业外观侵权提供救济的法律基础2。

1.3. 商业外观侵权的构成要件

依据第43条第1款，举证责任在权利人，需要证明：

1.3.1. 寻求保护的商业外观具有显著性，具有内在显著性，或通过第二含义获得显著性。

1.3.2. 非功能性：不具有实用功能性和/或美学功能性。

1.3.3. 一般的消费者对于权利人的商业外观和被诉侵权的商业外观可能产生混淆。

二、一些商业外观侵权案例

由于商业外观在美国并没有一个可供评判的准确定义，对商业外观的保护在几十年的判例中历经了变化与发展。在被诉商业外观侵权后，若想初步判断自己的产品是否侵犯了投诉方的商业外观，需对美国历史上的判例有所了解。

2.1. Two pesos案[4]

2.1.1. 案件基本信息

原告Taco Cabana在德克萨斯州等地开设墨西哥风格连锁餐馆，向法院将其店铺的装修风格整体描述成一种独特的商业外观，被告Two pesos后来开设了与其商业外观相似的店铺，进入Taco Cabana所在德克萨斯州等地。

2.1.2. 案件分析

该案件的争议焦点在于，商业外观是否可以具有天然的内在显著性。地区法院认为Taco Cabana的装修风格作为一个整体，是非功能性的，且具有天然的内在显著性，但未获得第二显著性。第五巡回上诉法院维持了上述判决。被告不服，案件进入最高法院，最高法院认为商业外观可以具有内在显著性获得蓝哈姆法第43条第1款的保护：

（1）蓝哈姆法第43条第1款并未提到第二显著性的问题；

（2）要求非描述性的商业外观需获得第二显著性才能被保护有违蓝哈姆法的立法目的，这将使得小公司在进入新的市场时，由于未获得第二显著性，而无法保护其商业外观2。

2.2. Wal-Mart案[5]

2.2.1. 案件基本信息

原告Samara Brothers公司在其设计和生产儿童衣服上使用了特定的图案，被告Wal-Mart完全复制并生产了相同的衣服。地区法院和第二巡回法院支持了原告的诉讼请求。Wal-Mart不服，上诉至最高法院。

2.2.2. 案件分析

在该案中，最高法院认可，可以将商业外观扩展至产品本身，这点和Two pesos案不同，Two pesos案中的商业外观并不涉及产品本身。同时，最高法院将商业外观分为产品包装和产品设计两类商业外观，并认为产品包装可以具有内在显著性，而产品设计天然的不具有内在显著性，必须通过获得第二显著性才能被蓝哈姆法第43条第1款保护。最高法院作出此结论的考量在于，小公司不必需要证明商业外观的第二显著性而处于不利地位，但也不希望某些公司利用商业外观保护过期专利，形成垄断。有兴趣的读者可以去看该案最高院的评判，在此不做展开。

2.3. Echo案[6]

2.3.1. 案件基本信息

原告Echo和被告Associates都是旅行社和旅游运营商，从事营销、销售和安排春假旅游，为大学生前往佛罗里达州等地提供服务。原告Echo认为被告Associates试图通过分发和使用与其基本相同的宣传海报，假冒其度假旅游服务。

2.3.2. 案件分析

由于Wal-Mart案并没有给出一个如何确认商业外观已经获得获得第二显著性的判断标准，本案的第七巡回上诉法院给出了较为详细的判断标准：

直接证据：（1）消费者证词；（2）消费者调查。

间接证据：（1）排他性、时间跨度和方式；（2）广告投放的数量和方式；（3）销售额和消费者数量；（4）市场占有份额；（5）故意抄袭的证据。

这些因素后来被其他法院所增加或删减的引用，如某些法院认为第二显著性的问题不是推广努力程度的问题，而是在消费公众脑海中对商业外观含义改变的效果2，因而广告的投放量只能作为间接证据。

2.4. Traffix案[7]

2.4.1. 案件基本信息

原告MDI公司拥有一种交通标示架的实用发明专利权，专利过期以后，被告Traffix公司生产相似的交通标示架，MDI公司遂对Traffix 公司提起商标和商业外观侵权诉讼。

2.4.2. 案件分析

地区法院认为应该由原告举证该设计不具功能性，而非由被告举证该设计具有功能性，原告由于举证无能而败诉。第六巡回上诉法院推翻了该判决，其理由是，其他竞争者可以采用类似替代设计的规避设计，根据竞争必须规则，其不具有功能性。

美国法院在Morton-Norwich案[8]中将实用功能性分为事实功能性和法律功能性，事实功能性即普通意义上的功能性，大部分设计都会给一个产品带来实用性，而这并不会导致该产品不能获得商业外观范畴的保护，而法律功能性意味着专利法上的实用性，即功能优越性或制造成本的经济性，这会导致该产品由于具有功能性而不能被商业外观所保护，具体看：（1）是否存在一个揭露这个设计具有实用优越性的实用专利；（2）这个设计的最先使用者是否在在广告中吹嘘这个设计的实用优越性；（3）竞争者对于具有相同功能设计的可获得性；（4）事实表明这个设计可以产生一种相对比较简单或便宜的产品制造方法[2]。后来美国最高法院在 Inwood 案[9]中定义了传统规则：“一般说来，如果某个产品特征对于产品的使用或实现其目的来说是必不可少的，或足以影响产品的成本和质量，那么这个特征就具有功能性”。

说回Traffix案，Traffix公司不服上诉至最高法院，最高法院认为第六巡回上诉法院把功能性理解成“判断某一特征是否具有功能性的必要标准是这个特征是否是竞争必需的”是错误的2，重申了 Inwood 案中关于功能性的定义，且其认为是否已被实用专利保护并不是产品能被商业外观保护的障碍。

2.5. Qualitex案[10]

2.5.1. 案件基本信息

原告Qualitex 公司（自1950 年代以来）在其制造并出售的用于干洗机的垫子上使用一种特殊的绿色金色阴影。1989年，被告Jacobson Products（Qualitex的竞争对手）开始向干洗公司出售自己的垫子，它把垫子染成类似的绿金色。1991年，Qualitex 向专利商标局注册了垫子上特殊的绿金色作为商标。注册号 1,633,711（1991年2月5日）。Qualitex 随后提起不正当竞争的诉讼，质疑 Jacobson使用绿金色。Qualitex 在地方法院赢得了诉讼。但是，第九巡回上诉法院撤销了该判决，认为《兰纳姆法案》不允许 Qualitex 或其他任何人将“仅颜色”注册为商标。

2.5.2. 案件分析

最高法院推翻了第九巡回上诉法院的判决，其认为单一颜色同特定形状（可口可乐瓶）、特定声音（NBC的三个钟声）、特殊的气味（缝纫线上的鸡蛋花）一样，可以被注册为商标。且最高法院丰富了Inwood 案定义的传统规则，在“传统规则”之后增加了一句“也就是说，这个特征的排他性使用将会使竞争者处于与商誉无关的不利境地”，这一判断标准被称之为“竞争必须”(Competitive Necessity)标准。

上述案例展示了美国法院对于商业外观侵权认定的变迁。

三、处理应对措施

美国权利人针对中国跨境电商在法院层面发起的投诉，一般都会申请TRO，侵权的客体既可能是商业外观，也可能是实用专利或外观设计专利。因而，针对商业外观侵权的应对措施可比照专利侵权进行。

3.1. 暂停商品销售

在收到诉状或TRO禁令时，第一时间将禁令中冻结账户中对应电商平台中所有商品暂停销售，包括三种方式：停售产品，挂假期模式，或将所有产品库存设为0。依TRO禁令冻结的资金账户，后续出单所得金额也都会被冻结，直到禁令解除为止，若后续以和解谈判的方式处理，原告方会根据冻结金额定其所主张的赔偿金额（原告方会向平台方获取销售数据），所以可能销售额得越多，后续赔偿额越多。

3.2. 收集相关资料确定具体应对措施

3.2.1. 先前原告方的代理律所，如GBC一般会在其官网提供相应的呈交法院的案件信息与资料，被投诉的电商卖家可在收到的诉状（Complaint）中找到对应案件号，去其官网下载具体的案件信息，部分还可看到目前案件的进展。但近来，GBC律所已不再其官网提供下载，且因提交具体侵权证据并不是申请TRO必须的，所以大多是原告提供保证金。由于卖家在收到诉状时，账户已被冻结。诉状中被告往往不只一家，可能多达几百个，所以诉状中基本没有实质性内容。那么根据诉状中的案件号，如何获知一些必要信息呢。

3.2.1.1. Pacer

图3展示了在Pacer搜索的一件TRO案件，可以看到原告提交诉状至法院的时间。原告后续提交的材料，以及法院发出的文件，均按时间排序。如果法院对原告的一项动议进行了回应，还可显示该动议的内容。如PIO的听证时间，若是线上听证，还会提供相应的电话。TRO的签发无需告知被告，而PIO签发前，原告有通知被告的义务。

Pacer的优点是：官方，因而数据更新及时。但缺点也很明显：需要美国信用卡注册，第一次注册时，提供14天试用期，试用期结束后，按月付费，如图4所示，有两种可选付费模式，对应不同的权限。值得注意的是，即使按月付费，下载文件仍需另收费，单个文件0.1美元/页，30页封顶，因而以单个文件3美元算，动辄十几或几十个文件每个案件，全部下载的话，约需几百人民币不等。即使不下载，查看文件也是收费的，但对于某案件的代理律师，在第一次查看该文件时是免费的，再次查看会收费，因而Pacer建议代理律师在第一次查看文件时保存或打印，以免产生重复费用。

图3

图4

3.2.1.2. Lex Machina

Pacer禁止同一律所的律师互相使用帐号，因而在某宝看不到Pacer的临时帐号。Lex Machina是国内一家商业数据库网站，提供类似于Pacer的查询功能，但更为丰富，比如，可以查询某个法官的偏好，或者某种类型案件的结案周期等等。如图5所示，知产案件都在Federal联邦案件下，通过案件号搜索到案件后，进入Docket Entries，可看到相关文件的下载。Lex Machina在左边对文件进行了归类，以方便查找。同时在右边提供了类似Pacer的展示方式，权利人提交的文件，和法院签发的文件，均按时间排序，并可通过View Documents下载。

图5

3.2.2. 去美国商标局官网或商业性检索网站，检索相关信息，查看涉案商业外观是否同时注册商标。如其同时注册了商标还未授权，核实商标的申请人主体是否和原告一致，若不一致，且原告提供了商标的独家使用授权，核实原告获得商标独家使用权的问题。检索在商标申请日，以及原告在诉状中陈述的商业外观第一次使用日之前，涉案产品是否有在先销售的证据，用来提公众意见，或商标授权后的无效工作。或依上述方法检索看能否收集能证明涉案商业外观具有实用功能性和/或美学功能性的材料。

3.2.3. 在电商平台检索相同涉案产品的上架时间和设计相近的产品。此处可初步判断原告方的真实意图，若原告方有相同或相似产品销售，且市场占有率不低，那么原告很大可能是想独霸市场，后续通过和解处理的可能性低。若电商平台上已经有大量不同卖家销售相同或相似的产品，且此类商品出现时间较早，再者，上步通过案件信息或检索发现涉案外观设计权利时间不长，则原告方很可能属于专利流氓，目的通过投诉获益，后续通过和解谈判获得解决的可能性高。

收集上诉材料，除了应对诉讼，也是为了更好的和解谈判。若无准备谈判和解，最终可能拿回的金额可能低于冻结金额的30%；有了上述材料，依据材料的强弱，有望获得一个理想的和解金额。

3.3. 正式回复

收集上述信息后，如果觉得侵权与否尚有争议，决定应诉，需寻找合适的美国律师，非案件管辖州的其他州律师，可以和原告律师沟通和解，但一般不能出庭。美国律师按小时收费，非出庭工作，一般收费在300~500美金/小时，若需出庭则700~1000美金/小时。案件一般从开始并不能判断会在哪个阶段结束，因此无法估算最终的诉讼代理费，正常情形下，如果全部委托美国律师走完全程，需数十万美金，甚至更多，所以此类案件一般以和解结束。

为了节约应诉成本，可以考虑同时委托国内律师和国外律师，国内律师出具案情分析结论后，依据案情分析的结论，起草针对临时禁令所涉及侵权行为的律师函的初稿交付美国律师（此处建议中美律师协作完成），由美国律师向原告做出正式回复（原告律师一般不会理睬私人信件和非美国律师的信件）。

分析案件后，基于不同结果下的操作：

（1）对于明显不侵权或侵权可能性较低的案件，国内律师基于案情分析后的结果，应尽快通知被告方委托的美国律师向法院提出撤销临时禁令TRO申请的动议。此时尽快回复无疑是对被告最有利的应对方式。

（2）即便是在侵权可能性较高的案件中，中美律师合作，有策略的回复也可以在一定程度上减少被索赔的赔偿金额，并在随后的协商中较为顺利的与原告达成和解。

3.4. 协商和解

和解的周期一般为1~3个月，跟沟通和解的金额，以及应诉时间节点有关。依照案情的不同，中美双方制定具体的谈判策略，由美国律师和原告律师展开和解谈判。如达成和解协议，原告律师将向法院申请撤诉。在收到法院的原告提交的撤诉通知Notice of Dismissal后，平台会采取解冻账号和恢复链接等行动。

3.5. 申请撤销临时禁令TRO

在明确和解无法达成的情况下，对于不侵权可能性较高的案件，由美国律师在正式回复的法定期限内起草撤销临时禁令TRO申请书，申请法院撤销临时禁令TRO并判令原告赔偿被告相应的经济损失。如果成功撤销临时禁令TRO，被告还可以申请将原告向法院缴纳的保证金作为律师费的损失补偿给被告。法官有权决定是否支持被告的上述申请以及具体补偿的金额。

3.6. 其他行动

依照案件的具体情况，委托的国内律师还可以做一定的检索工作，提供给美国律师，对原告临时禁令TRO中涉案商业外观的有效性产生威慑等，具体行动需视案件具体情况而定。

综上，上述行动，建议被告综合以下几点综合考虑：店铺价值、账户冻结资金、涉案产品销量、和解及应诉成本、涉案账户与其他正常店铺的关联可能性。

四、总结和思考

4.1. 商业外观侵权不易排查

由于在美国，商业外观不要求注册，其一般不容易通过商标检索事先确定，电商在排查海外目标地知识产权侵权风险时不易发现。同时，商业外观虽不同于商标、著作权和专利，但他们本身并不天然的相互排斥，当一个产品或包装正在注册商标时，原告可能在诉状中投诉被告侵犯其商业外观的同时，声明其同时注册了商标。由上文分析可知，某种设计曾经获得过专利，并不会导致该设计的商业外观被认为具有功能性而不被保护。因此，在实务中，认为被告同时侵犯商标、商业外观和专利的的诉状也是很常见的。

4.2. 商业外观侵权初步处理思路

收到商业外观侵权的投诉，首先应判断被诉的产品应归属于产品包装还是产品设计，若为产品包装，其可能具有内在显著性，而产品设计天然的不具有内在显著性，必须通过获得第二显著性才能被蓝哈姆法第43条第1款保护，此时应注意原告是否在诉状中做出了详尽确认商业外观获得第二显著性的举证，当然，被诉产品究竟应该归属于产品包装还是产品设计也可能成为争辩的焦点。

被诉商业外观侵权的卖家，功能性抗辩经常能获得成功。商业外观中禁止功能性特征的原因是，若功能性特征能够得到商标法的保护，形成的垄断将是永久的，因为商标可以无限期续展，这会导致阻碍竞争，这与商标法的立法目的是有冲突的，商标法的立法目的是为了保护企业的商誉，而功能性特征是专利法调整的范畴。

Inwood 案中定义的传统规则适用于实用功能性的判断，而Qualitex案中的竞争必须规则适用于美学功能性的判断。需要说明的是，实用功能性和美学功能性同样并不是相互排斥的，一个设计可能既具有实用功能性和美学功能性，同样的，一个设计可能既不具有实用功能性也不具有美学功能性，或兼有其一。在判断是否具有功能性时，实用功能性和美学功能性都应该考虑到。

参考文献：
1. 论商业外观的法律保护条件，华东政法大学，陈霞。
2. 商业外观之反不正当竞争法保护研究，华东政法大学，陈飞虎。
3. 论商业外观的知识产权法保护，华东政法大学，王莉。
4. See Two Pesos, Inc., v. Taco Cabana, Inc. 505 U.S. 763 (1992).
https://www.law.cornell.edu/supct/html/91-971.ZS.html
5. See Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc. 529 U.S. 205 (2000).
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/529/205/
6. See Echo Travel, Inc. v. Travel Associates. 870 F.2d 1264 (7th Cir. 1989).
https://casetext.com/case/echo-travel-inc-v-travel-associates-inc
7. See Traffix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc. 532 U.S. 23 (2001).
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/532/23/
8. See In Re Morton-Norwich Products, Inc. 671 F.2d 1332 (C.C.P.A. 1982).
https://casetext.com/case/in-re-morton-norwich-products-inc
9. See Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc. 456 U.S. 844, (1982).
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/456/844/
10. See Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., Inc. 514 U.S. 159 (1995).
https://www.law.cornell.edu/supct/html/93-1577.ZO.html

（原标题：商业外观侵权的解决机制【注意，不是外观设计!】——知识产权的类型究竟有多丰富）

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：刘静洋 杜袁成 安徽知问律师事务所

陈彬 孟坦 江苏瑞途律师事务所

编辑：IPRdaily辛夷          校对：IPRdaily纵横君

注：原文链接：商业外观侵权的解决机制（注意，不是外观设计!）（点击标题查看原文）

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