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“《专利法》（2008修订）第十六条规定了专利实施后发明人取得报酬的权利，关于如何认定专利已实施，本文从相关案例讨论这一问题。”

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：刘仁锁

一、前言

《专利法》（2008修订）第十六条规定：“被授予专利权的单位应当对职务发明创造的发明人或者设计人给予奖励；发明创造专利实施后，根据其推广应用的范围和取得的经济效益，对发明人或者设计人给予合理的报酬。”本条规定有两层含义：第一，职务发明创造被授予专利权后，不论发明创造是否已经实施，单位都应当对作出该发明创造的发明人或者设计人给予奖励；第二，职务发明创造专利实施后，专利权人应当根据其推广应用的范围和取得的经济效益，对发明人或者设计人给予合理的报酬。

在最高人民法院知识产权法庭成立五周年评选出的100件典型案例中，其中一件涉及专利实施后专利权人与发明人报酬纠纷（<2019>最高法知民终230号民事判决书）。本案与以往专利权人和发明人之间发生的奖酬纠纷不同的是，本案中涉及的专利曾被专利权人多次拿来成功维权并取得众多侵权人的损害赔偿，法院在判决发明人应当从专利权人那里获得的具体报酬数额时，参考了专利权人维权获得的损害赔偿额，最终发明人获得的报酬数额也高于一般案件中的数额。这对于当下专利权人利用专利成功维权是否应当给予发明人报酬具有重要启示，尤其是在专利权人未与发明人约定，也未在其规章制度中明确规定奖酬办法的情况下。

二、案情简介

怡某公司（一审被告，二审上诉人）是专利号为ZL200720051806.9、名称为“便携可充式喷液瓶”的实用新型专利（以下称为涉案专利）专利权人，涉案专利申请日为2007年5月23日，2017年5月23日期限届满失效，共包括三名发明人，其中一位为本案当事人（第二发明人），即请求专利权人给予发明人报酬的当事人（曾某某，一审原告，二审被上诉人），另外二位发明人作为无独立请求权第三人参与一审和二审，从该二位发明人庭审陈述来看，更多的是站在专利权人一方，即认为不应当给予原告报酬，请求法院驳回原告诉请。

本案一审广州知识产权法院判决专利权人怡某公司向发明人曾某某支付报酬二十万元（一审原告诉请一百万元），专利权人不服一审判决向最高院上诉，二审维持一审判决。

三、主要争议焦点

1、原告曾某某提起本案诉讼是否超过诉讼时效

一审法院、二审法院均认定职务发明创造的发明人报酬请求权是一种债权请求权，应受诉讼时效期间的限制，诉讼时效期间应当自曾某某知道或应当知道其有权主张报酬时开始计算，但是两级法院在诉讼时效起算点却存在不同观点。一审法院依据原专利法实施细则第78条（被授予专利权的单位未与发明人、设计人约定也未在其依法制定的规章制度中规定专利法第十六条规定的报酬的方式和数额的，在专利权有效期限内，实施发明创造专利后，每年应当从实施该项发明或者实用新型专利的营业利润中提取不低于2%或者从实施该项外观设计专利的营业利润中提取不低于0.2%，作为报酬给予发明人或者设计人，或者参照上述比例，给予发明人或者设计人一次性报酬；被授予专利权的单位许可其他单位或者个人实施其专利的，应当从收取的使用费中提取不低于10%，作为报酬给予发明人或者设计人。）认定诉讼时效起算点应当从涉案专利权有效期限届满时即2017年5月23日起算，曾某某于2017年10月11日向原审法院提起诉讼未超过诉讼时效。二审法院对一审法院诉讼时效起算点予以纠正，二审法院认为：“曾某某请求支付职务发明报酬的诉讼时效应当从其第一次提出请求，怡某公司拒绝履行之日起算，其向原审法院提起支付一次性职务发明报酬的本案诉讼，并未超过诉讼时效，应受法律保护。”

2、曾某某是否有权主张职务发明报酬，被告是否应当向曾某某给付职务发明报酬

关于曾某某是否有权主张职务发明报酬，主要在于曾某某是否具有本专利发明人资格，即是否为本专利的真实发明人，对此二审法院认为：“根据涉案专利著录登记记载的事项，怡某公司为被授予涉案专利权的单位，曾某某为涉案专利的三位发明人之一。根据涉案专利的完成时间、曾某某的入职时间、工作岗位、担任的职务以及其他发明人的陈述等事实，足以认定曾某某是涉案专利的职务发明人之一，因此其有权依据法律规定或双方约定向怡某公司主张职务发明报酬。”

关于被告是否应当向曾某某给付职务发明报酬，主要在于涉案专利是否已经实施。法院认为《专利法》第十六条中的“实施”不仅包括专利权人自己实施，也包括他人未经专利权人许可的实施（对应专利法第十一条“实施”），本案中，关于专利权人自己是否已经实施，结合此前侵权诉讼中专利权人的陈述，法院认定：“怡某公司在侵权诉讼中作出的涉案专利已经实施且专利产品具有经济效益的上述陈述，属于怡某公司对于客观事实的陈述，根据诚实信用原则，应当推定怡某公司存在实施涉案专利技术方案的事实。”。因而本案中法院认定专利权人不仅自己已实施该专利方案，同时存在他人未经专利权人许可实施该专利方案，被告应当向曾某某给付职务发明报酬。

3、职务发明报酬数额

本案中专利权人通过多次维权获得的损害赔偿额合计一百一十二万五千元，二审法院认可一审法院判决数额，二审法院认为：“综合考虑涉案专利类型为实用新型专利、涉案专利涉及三位发明人、涉案专利权有效期为2007年5月23日至2017年5月23日、涉案专利对于怡某公司相关技术产品的研发和改进具有的影响和价值、怡某公司在维权诉讼中必然存在的费用支出、怡某公司获得判决支持的侵权损害赔偿款经过执行实际到账的情况等多项因素，原审法院酌定怡某公司应当支付曾某某职务发明报酬二十万元，基本适当。”即在专利权人应当给予发明人报酬具体数额无法确定的情况下，法院综合多种因素确定了一个合适的数额。

四、专利能否因获奖而被推定为已实施

上述案件涉及专利是否已实施这一关键事实认定并没有直接从是否存在对应的专利产品进行判断，而是间接根据其他案件（侵权诉讼）中专利权人自身陈述以及他人侵权事实认定专利已经实施，根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》（2019修订）第十条第一款第六项规定已为人民法院发生法律效力的裁判所确认的基本事实，当事人无需举证证明，因而法院的做法符合司法解释的规定，但是对于获奖专利这种间接认定方式能否同样适用，是否属于《民诉证据规定》第十条第一款第四项规定的根据已知的事实和日常生活经验法则推定出的另一事实，当事人无需举证证明，以下做进一步阐述。

目前国内设置了多种不同层级的专利奖，如中国专利奖、各省专利奖，在奖项评选标准中一般都会将专利是否实施、应用并产生经济效益作为一项重要指标，如《中国专利奖评选办法》（2023修订）明确运用及保护措施和成效，社会效益及发展前景两项指标。

《中国专利奖评选办法》（2023修订）

又如《安徽省专利奖评奖办法》（2019）第二条规定：安徽省专利奖（以下简称省专利奖）旨在激励在本省行政区域内，取得专利并实施，为促进本省经济和社会发展做出突出贡献的专利权人。

《江苏省专利奖评奖办法》（2022）第二条之（四）规定：专利创新性强、技术水平高或者设计独特，实施后取得显著的经济效益、社会效益或者生态效益。

《浙江省知识产权奖励办法》（2022）第二条之（二）规定：专利奖授予拥有依法授权的专利权、在推动专利全链条保护中作出突出贡献的单位和个人。专利的权利稳定有效、文本质量高，创新性强、实施效益显著，运用和保护举措完善。

申请人在申报时，填写的申报材料自然而然需要对此作出正面回应以符合申报要求，如果某件专利因此而获奖能否将这些材料作为证据认定专利已实施并产生经济效益。

在（2020）粤民终2984号判决中，广东省高级人民法院认为：“但根据涉案两专利的《中国专利奖申报书》记载，长某公司成立了专利实施项目组，组长均由第一发明人赵某某担任，涉案两专利分别于2011年及2012年实施后均为长某公司产生了巨大的经济效益，该项记载与中国专利优秀奖评价指标中注重技术运用及成效的评价标准相互印证，可知涉案专利的实施确已取得突出的经济效益或社会效益，且赵某某对专利的实施起到了主导统筹的作用。”。该案中，法院以涉案专利获奖、《中国专利奖申报书》相关材料认定涉案专利实施并取得经济效益或社会效益。

五、专利获奖奖励与实施专利报酬

巧合的是，在（2020）粤民终2984号案件中，一审原告诉求并不是要求专利权人支付《专利法》第十六条第一款规定的专利实施后的报酬。根据判决书记载，原告向一审法院起诉，要求请求判令被告长某公司支付原告赵某某广东省给与的中国专利奖奖金285000元。

该案中涉及两件专利，每件专利均包括四位发明人，其中原告赵某某均为第一发明人，其中一件专利获得第十七届中国专利优秀奖，专利权人向赵某某发放奖励五万元，另外两位发明人分别发放奖励一万元；另外一件专利获得第十九届中国专利优秀奖，专利权人向赵某某发放奖励五万元。

根据《广东省专利奖励办法实施细则》（2014）第三十六条规定，省人民政府对获得中国专利金奖或者中国专利外观设计金奖的单位和个人，给予每项100万元的奖励；对获得中国专利优秀奖或者中国外观设计优秀奖的单位和个人，给予每项50万元的奖励。第三十七条规定，获得中国专利奖、项目类广东专利奖的单位及个人，应将部分获奖奖金用于奖励获奖项目的发明人或设计人以及对该项专利技术实施做出实质性贡献的单位和个人。（一）按不少于30%的比例奖励获奖项目专利发明人或设计人。（二）按不少于20%的比例奖励对该项专利技术实施做出实质性贡献的单位和个人。（三）其余奖励资金用于专利相关工作。

专利权人因该两件获奖专利从省人民政府获得100万元的奖励，按照规定应当将不少于30%奖励发明人，不少于20%奖励实施单位和个人，法院根据此前专利权人发放的奖励数额及比例，推定每件专利四位发明人奖励份额比例应当为5:1:1:1，其中赵某某应占总额的5/8。两项专利针对发明人的奖励合计30万元，赵某某应分得5/8，即18.75万元，赵某某两次已经实际领取10万元，其中差额部分8.75万元，长某公司应支付赵某某。涉案两专利实施贡献奖励总额20万元中的50%应向四位专利发明人发放，也即10万元应分别发放给两项专利的四位发明人，赵某某按5/8应分得6.25万元。

因此从原告诉请以及案件事实来看，本案应当是专利获奖后奖金发放纠纷，不属于《专利法》第十六条第一款规定的奖酬纠纷，尽管本案名称为“长某科技集团股份有限公司、赵某某职务技术成果完成人奖励、报酬纠纷民事二审民事判决书”，笔者认为并不能准确反应本案性质，《专利法》第十六条第一款规定的奖酬与专利获奖奖金发放分属两个不同的问题，前者是专利权人根据专利实施后取得的经济效益向发明人发放的报酬，后者是省人民政府因专利获奖通过专利权人间接向发明人发放的奖励，不能以后者取代前者。这就像家长答应孩子考上某某大学给予奖励，后来孩子考上了，学校又同时向家长支付了一笔奖励并指定其中部分给予孩子本人以表示对家长、孩子辛苦付出的嘉奖，很显然学校的这笔奖励不能代替前述家长对孩子的承诺。

2014年，诺贝尔物理学奖授予在蓝光发光二极管领域做出突出贡献的中村修二（三位获奖者之一，后加入美国并取得美国国籍），中村修二原属于日亚公司职员，诺奖成果也是在该公司任职期间做出并申请了诸多专利，但是公司只给了很少的奖金，后来中村修二将原东家起诉至东京地方法院，一审判决日亚公司向中村修二支付200亿日元的天价专利补偿金，双方在二审实现了和解，最终中村修二拿到了8.4亿日元。

（原标题：专利实施与发明人报酬）

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：刘仁锁

编辑：IPRdaily辛夷          校对：IPRdaily纵横君

注：原文链接：专利实施与发明人报酬（点击标题查看原文）

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