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“本文笔者结合自己的审查意见答复经验，提出对创造性审查意见的几点想法。”

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：朱凡 北京高沃律师事务所

众所周知，国家知识产权局对发明专利申请的审查经过初步审查和实质审查两个阶段。根据《专利法》第三十五条的规定，对发明专利申请进行实质审查，包括发明专利申请的实用性、新颖性和创造性等方面，并下发审查意见通知书。其中，最常见的实质审查意见莫过于发明专利申请存在创造性缺陷问题。《专利法》关于创造性的规定，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步。突出的实质性特点的充分必要条件是技术方案相对相对现有技术非显而易见，即本领域技术人员将区别与最接近的现有技术结合来解决实际要解决的技术问题，是非显而易见的。

下面，笔者结合自己的审查意见答复经验，提出了对创造性审查意见的几点想法：

一、创造性审查意见的“点”角度

首先，从专利角度看。在创造性审查意见通知书中，审查员一般会给出一份以上的对比文件，其中对比文件1为最接近的现有技术，《专利法》第二十二条三款中规定了现有技术的定义：是指申请日以前在国内外为公众所知的技术，因此我们在答复审查意见时，应该核对对比文件的公开时间是否在本申请的申请日以前，否则对比文件不应构成本申请的现有技术，即确定“时间点”；

其次，从技术角度看。科学技术，涵盖物理、化学、机械、电学和生物等诸多技术领域，我们在学校学习相关学科时，必然要学习这些学科的基础概念，对于基础概念的定义和内涵，要求我们精准掌握，这是当年我们学习的起点，也是现在我们答复审查意见的要点。

以笔者处理的一个创造性答复为例：本申请与对比文件1保护同一种有机物的制备方法，在后处理环节本申请比对比文件1多出了“碱洗”这一步骤，本申请和对比文件1相比GC纯度更高。审查员老师提出，通过碱洗提高纯度属于本领域的常规技术手段，本申请的技术方案是显而易见的。

对此，笔者认为：本领域公知碱洗除去的物质是无机酸（无机物杂质），而该有机物的产物体系中有产物、有机物杂质和无机物杂质三部分；GC纯度是指产物质量占产物和有机物杂质总质量的比例，纯度是指产物质量占整个产物体系（产物、有机物杂质和无机物杂质）总质量的比例，这是两个概念；本领域碱洗可以提高纯度，但是并不影响GC纯度，因此本申请GC纯度更高并不是简单通过碱洗实现的，而是本申请的完整合成方法带来的，本申请技术效果更佳。因此，相比对比文件1，本申请的技术方案是非显而易见的。

可见，一个小小的点，对专利申请的创造性的影响都是至关重要的，这就要求我们不要放过任何细节，全面细致地进行论述。

二、创造性审查意见的“线”角度

一个完整的技术方案，除了概念外，常见的还有数值，比如温度值、压力值、时间长度和尺寸大小等等。因此，对专利申请的创造性答复，也可以以数值的区别为起点展开论述。审查意见中针对数值取值的不同，往往指出本领域技术人员根据技术需要可以常规调整，不认可其创造性。

例如，本申请和对比文件1均保护一种化合物A的制备方法，对比文件1公开了反应温度为100~200 ℃，产率在80~90%，并且随着反应温度的提高，该化合物A的产率随之提高，并附图1；本申请限定反应温度为300~500 ℃，产率在95~99%。审查员认为，对比文件1给出了提高反应温度以提高产率的技术启示，因此，本申请的技术方案是显而易见的。

对此，笔者认为：根据对比文件1附图1的记载，对比文件1附图1公开了反应温度100~220 ℃与产率的曲线图，整体上产率随着反应温度的提高而提高，但是根据对比文件1附图1反应温度200~220 ℃区间的曲线趋势，随着反应温度提高，产物的产率明显下降，可见对比文件1所记载的“随着反应温度的提高，该化合物A的产率随之提高”仅仅是针对反应温度100~200 ℃区间的，对比文件1实际给出的技术启示，是在反应温度高于200 ℃时产物产率下降。但是，本申请限定反应温度为300~500 ℃，远高于对比文件1，产率在95~99%，也明显高于对比文件1。因此，相比对比文件1，本申请的技术方案是非显而易见的。

不难发现，说明书中的文字记载固然重要，但是难免会有歧义等问题存在，对于趋势性的把握，对数值类答复点是意义重大的。

三、创造性审查意见的“面”角度

在专利申请中，一个权利要求就是一个技术方案，技术方案由技术特征组成，技术特征可以是构成发明或实用新型技术方案的组成要素，也可以是要素之间的相互关系。因此，要素之间的相互关系也是我们应该考虑的角度。

例如，本申请和对比文件1都保护一种耐高温的组合物，对比文件1公开了其组合物包括组分1、组分2、组分3、组分4和组分5，并在机理部分记载了组分1、组分3和组分5具有协同作用，从而实现了耐500 ℃以上高温；本申请提供的组合物为组分1、组分2、组分6和组分7，耐500 ℃以上高温。审查员认为，对比文件1给出了组分1可以作为耐高温原料，用于制备耐高温物质的技术启示，因此本申请的技术方案是显而易见的。

对此，笔者认为：根据对比文件1的记载，组分1、组分3和组分5具有协同作用，从而实现了耐500 ℃以上高温。在对比文件1的教导下，本领域技术人员为了获得一种耐高温物质，显而易见地同时使用组分1、组分3和组分5，不会显而易见地省略任一种或任两种组分。但是，本申请限定组合物为组分1、组分2、组分6和组分7，并没有使用组分2和组分5，自然也就没有利用组分1、组分3和组分5的协同作用，本申请是通过组分1、组分2、组分6和组分7的相互配合，得到耐高温物质，并且耐500 ℃以上高温。因此，相对于对比文件1，本申请的技术方案是非显而易见的。

当然，对于要素之间的相互关系，并不局限于协同作用，比如原料的拮抗关系、配伍性以及方法中各步骤的配合等，结合专利申请技术方案的实际情况而定。

四、创造性审查意见的“体”角度

上文为了方便描述问题，笔者只列举了对比文件1，没有涉及多个对比文件的情况。事实上，审查意见通知书中多个对比文件的情况也很常见，比如用对比文件1与对比文件2、对比文件3甚至对比文件4和对比文件5，共同评价专利申请的创造性。

在这种情况下，我们不仅需要从“点”、“线”和“面”这些角度进行分析，还需要从整体上予以考虑。比如，对比文件1和对比文件2的技术领域是否接近，其技术方案是否存在矛盾点而不能结合，对比文件2相同技术特征的作用是否相同等等，从更大角度分析。

综上所述，专利申请创造性审查意见的答复是多角度的，专利代理师更丰富的答复内容，对专利申请的授权的益处是不言而喻的。

（原标题：专利申请创造性审查意见的答复）

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：朱凡 北京高沃律师事务所

编辑：IPRdaily辛夷          校对：IPRdaily纵横君

注：原文链接：专利申请创造性审查意见的答复（点击标题查看原文）

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