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“企业不必担心FTO报告可以作为惩罚性赔偿的证据，企业为了避免侵权，在产品上市之前有必要进行专利风险评估，但对于递交到法院用于减轻或避免故意侵权责任的FTO报告，至少不能被法院视为漠视法律。”

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：佑斌

在最近公开的美的与艾欧史密斯案件中，美的公司起诉艾欧史密斯专利侵权。由于有证据显示被告在实施发明之前已经知晓相关专利，并发函给原告要求免费许可，被明确拒绝。原告主张故意侵权，要求适用3倍惩罚性赔偿。法院审理认为，被告明知涉案侵权产品可能落入涉案专利保护范围，在尚未得到许可的情况下继续大规模制造侵权产品，主观过错较大，侵权行为情节严重。但是，鉴于被告委托他人作出侵权评估报告，其侵权恶意较之漠视法律的侵权人仍有区别，因此减轻赔偿责任，惩罚性赔偿的倍数确定为1.5倍，赔偿金额7800万元。

这是中国法院第一次明确论述侵权评估报告（FTO）在确定惩罚性赔偿中的作用。

对企业来说，关于FTO报告，以下几个特别重要的问题需要搞清楚。

第一，FTO能否成为故意侵权的证据？企业做FTO是为了避免侵权，但是最后FTO报告是否有可能被当成侵权的证据，对自己反而不利？

第二，FTO多大程度上可以减轻自己的责任？

中国《专利法》第七十一条明确规定，故意侵犯专利权情节严重的，可以在赔偿基数的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。根据《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》第一条：原告主张被告故意侵害其依法享有的知识产权且情节严重，请求判令被告承担惩罚性赔偿责任的，人民法院应当依法审查处理。

所以，原告请求惩罚性赔偿，必须要求同时满足两个条件，即故意侵权和情节严重。

关于故意侵权，司法解释第三条：

（一）被告经原告或者利害关系人通知、警告后，仍继续实施侵权行为的；

（二）被告或其法定代表人、管理人是原告或者利害关系人的法定代表人、管理人、实际控制人的；

（三）被告与原告或者利害关系人之间存在劳动、劳务、合作、许可、经销、代理、代表等关系，且接触过被侵害的知识产权的；

（四）被告与原告或者利害关系人之间有业务往来或者为达成合同等进行过磋商，且接触过被侵害的知识产权的；

（五）被告实施盗版、假冒注册商标行为的；

（六）其他可以认定为故意的情形。

关于情节严重，司法解释第四条：

被告有下列情形之一的，人民法院可以认定为情节严重：

（一）因侵权被行政处罚或者法院裁判承担责任后，再次实施相同或者类似侵权行为；

（二）以侵害知识产权为业；

（三）伪造、毁坏或者隐匿侵权证据；

（四）拒不履行保全裁定；

（五）侵权获利或者权利人受损巨大；

（六）侵权行为可能危害国家安全、公共利益或者人身健康；

（七）其他可以认定为情节严重的情形。

我们再看既往案例中关于惩罚性赔偿的规定。

（2022）最高法知民终871号：

故意侵害他人知识产权且情节严重的，被侵权人有权请求惩罚性赔偿。百佳经营部在本案之前销售侵权产品，金民海因此提起专利侵权诉讼，双方达成和解协议，百佳经营部承诺停止侵权并赔偿3万元。然而，在和解协议后不久，百佳经营部再次销售侵权产品并故意侵权，构成重复侵权。原审法院认为百佳经营部的侵权行为未达到情节严重，但本院认为其存在侵权故意和情节严重的行为，故应适用惩罚性赔偿责任。

（2021）最高法知民终2480号：

美国某公司通过日本某株式会社许可取得涉案专利的排他许可和授权，并在知晓侵权行为后有权采取法律措施制止侵权行为。美国某公司发现岳阳某生物科技公司和宜昌某药业公司未经许可销售侵权产品，侵害了美国某公司合法权益。岳阳某生物科技公司和宜昌某药业公司在知悉侵权行为后，仍持续实施侵权行为，主观恶意明显。法院在推理过程中，考虑到岳阳某生物科技公司和宜昌某药业公司的侵权行为及获利情况，在确定经济损失赔偿数额时考虑惩罚性赔偿的计算方式。同时，法院认定岳阳某生物科技公司和宜昌某药业公司故意侵害涉案专利权，且侵权获利巨大，故在确定赔偿数额时应考虑惩罚性赔偿的计算方式。

（2022）浙01民初1354号：

毛豆丫公司要求适用惩罚性赔偿需满足两个要件：故意侵害专利权和情节严重。然而，毛豆丫公司的两次警告行为均未明确涉案专利情况，且未进行有效投诉或提供证据证明源智公司重新上架销售。因此，法院不支持其主张惩罚性赔偿的请求。

从上述案例我们可以看出，中国法院在专利侵权适用惩罚性赔偿的条件还是较为严格的。这一点与美国明显不同，美国一般在原告主张惩罚性赔偿的时候，多以专利引用作为证据，也就是间接证明被告此前已经知晓相关专利。相比较而言，中国的专利侵权惩罚性赔偿必须同时具备故意和情节严重两个条件，而且对这两种情况也进行了明确的规定。

最高院在确定故意侵权的时候使用过司法解释的兜底条款，即“其他可以认定为故意的情形”，把故意重复侵权确定为“其他故意情形”，这个显然比美国法律下引用专利确定为故意的门槛要高得多。

在美的与艾欧史密斯的案件中，本案确定故意侵权的原因是被告在实施专利前发函给被告，要求原告免费许可相关专利，原告明确拒绝许可，被告依然实施。这在司法解释第三条第一款“被告经原告或者利害关系人通知、警告后，仍继续实施侵权行为的”范围内。杭州中院和天津三中院均未使用企业提交的FTO报告作为故意侵权证据。

所以根据目前法律的规定，企业对产品进行侵权风险评估，即使评估报告中已经列出了相关专利，在既往的案例来看，FTO报告很难作为故意侵权的证据，即使FTO报告中已经列出相关专利。相反，FTO报告还能在确定为惩罚性赔偿的时候，减轻侵权人的责任，较之漠视法律的侵权人有区别。但是，值得一提的是，这里的FTO报告中，已经明确排除掉相关专利的风险，认为相关专利可以被无效，如果结论完全相反的话，还是否可以减轻责任，这个还很难说。

这起案例也告诉我们，企业不必担心FTO报告可以作为惩罚性赔偿的证据，企业为了避免侵权，在产品上市之前有必要进行专利风险评估，但对于递交到法院用于减轻或避免故意侵权责任的FTO报告，至少不能被法院视为漠视法律。

（原标题：法院判决显示，FTO报告可以减轻专利故意侵权责任，如何避免惩罚性赔偿？）

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：佑斌

编辑：IPRdaily辛夷          校对：IPRdaily纵横君

注：原文链接：法院判决显示，FTO报告可以减轻专利故意侵权责任，如何避免惩罚性赔偿？（点击标题查看原文）

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