摘要：
对于外观设计而言，生产侵权产品不仅包括直接的生产行为，还包括间接生产行为。
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来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：百一君 上海百一慧智律师事务所
原标题：外观设计专利侵权认定要点简析
罗姆尼光电系统技术（广东）有限公司、广州旌露贸易有限公司与广东三雄极光照明股份有限公司侵害外观设计专利权纠纷案。一审法院判决旌露公司停止销售侵犯罗姆尼公司外观设计专利权的产品，并销毁库存侵权产品，赔偿罗姆尼公司合理开支合计人民币25000元。本案评析要点如下。
裁判要旨
1、被诉侵权设计落入涉案专利权的保护范围是指在与外观设计相同或者相近种类产品上，采用与外观设计相同或近似的外观设计。应根据外观设计产品的用途，认定产品种类是否相同或者相近。认定外观设计是否相同或近似时，应当以一般消费者的知识水平和认知能力，根据专利设计、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断；产品正常使用时容易被直接观察到的部位相对于其他部位对外观设计的整体视觉效果更具有影响。
2、对于外观设计而言，生产侵权产品不仅包括直接的生产行为，还包括间接生产行为。即在委托加工专利产品的情况下，二者均为专利法意义上的制造者。制造的方式并不影响制造的认定，制造的本义是产品的形成与其存在因果关系。
3、为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能证明该产品合法来源的，不承担赔偿责任。合法抗辩成立时，侵权产品善意的销售者，对权利人因维权产生的合理开支亦不应承担赔偿责任。合法来源制度通过规范商品的流通渠道，使合法的市场交易行为得以避免因他人侵权遭受牵连而承担赔偿责任，以维护交易的安全，帮助权利人寻找侵权源头。
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案情简介
本案为上诉人罗姆尼光电系统技术（广东）有限公司（以下简称罗姆尼公司）、广州旌露贸易有限公司（以下简称旌露公司）与被上诉人广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称三雄极光公司）侵害外观设计专利权纠纷案。
罗姆尼公司是名称为“灯具（云海）”外观设计专利的专利权人，该外观设计专利产品的用途为照明，设计要点为所附视图表达的形状，指定主视图为代表图片。三雄极光公司是一家照明器材生产厂家，为“三雄·极光”等注册商标的专用权人，网站域名为pak.com.cn。
罗姆尼公司经公证购买由旌露公司销售的两款灯具（型号分别为PAK417130的LED壁灯、PAK417160的LED吸顶灯），被诉侵权产品外包装箱上、产品正面等均记载三雄极光公司的名称和商标。其指控该上述两款灯具产品均侵犯其涉案外观设计专利权，认为两款被诉侵权产品的单个灯头的外观设计与其享有权利的外观设计完全一样，其中任何一个灯头外观设计与涉案专利构成近似。据三雄极光公司官网新闻报道，三雄极光公司在光亚展上展示了涉案星享吸顶灯。
由此罗姆尼公司诉请三雄极光公司停止生产、销售、许诺销售，旌露公司停止销售、许诺销售侵犯其专利权的灯具，并销毁库存侵权产品；二公司销毁用于生产被诉侵权产品的专用模具，共同赔偿经济损失及合理开支200万元。
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一审判决结果及理由
一审法院判决旌露公司停止销售侵犯罗姆尼公司外观设计专利权的产品，并销毁库存侵权产品，赔偿罗姆尼公司合理开支合计人民币25000元，主要基于以下理由:
1、被诉侵权设计落入涉案专利权的保护范围。被诉侵权设计落入涉案专利权的保护范围是指在与外观设计相同或者相近种类产品上，采用与外观设计相同或近似的外观设计。
应根据外观设计产品的用途，认定产品种类是否相同或者相近。认定外观设计是否相同或近似时，应当以一般消费者的知识水平和认知能力，根据专利设计、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断；产品正常使用时容易被直接观察到的部位相对于其他部位对外观设计的整体视觉效果更具有影响。
本案被诉侵权产品为灯，涉案专利产品为灯具，两者用途相同，属相同类的产品。对比时由于灯的内部构件无法直接观察，故被诉侵权产品中单个灯头的外观由其外壳确定，经对比相同点如下:（1）产品整体均包括顶盖、底盘、边框和外周面；（2）顶盖为凸起斧形盖体，其长边为对称内凹弧边，其短边为对称外凸弧边，顶盖外围边框的四边向外向下延伸，与外周面相交形成倒角；（3）底盘底部为弧边对称的平面四边形，其盘体四面向上向外倾斜竖起，盘体的长边为内凹弧形板，短边为外凸弧形板，长边高度略大于短边高度，底盘整体呈斧形，斧形底盘的四边向上向外凸起与外周面相交形成一定坡度。
由于被诉侵权产品在实际使用时，底盘被贴顶挂起，故底盘凹面坡度及凹面上的圆孔不易被直接观察，未对产品整体视觉效果产生显著影响；产品整体的长宽、弧度、厚度以及倒角，作为容易直接观察到的部位，相对于其他部位对外观设计的整体视觉效果更具影响。经整体观察、综合比对，应认定被诉侵权设计与授权外观设计专利在整体视觉效果上无实质性差异，两者构成近似，被诉侵权设计落入涉案专利权的保护范围。
2、旌露公司、三雄极光公司没有实施被诉侵权行为。首先三雄极光公司提供的证据形成证据链证实三雄极光公司关于被诉侵权产品来源于鑫凯盛公司。罗姆尼公司仅以被诉侵权产品已经在市场上流通为由，推定三雄极光公司销售被诉侵权产品的意见依据不足。仅以三雄极光公司的网页有一张名为“星享吸顶灯”的图片，主张其许诺销售被诉侵权产品亦依据不足。其次旌露公司亦确认其销售被诉侵权产品，对于许诺销售行为，罗姆尼公司并未提交证据证实。
3、旌露公司提交的《广州铭亿照明有限公司销售出库单》所记载的内容可认定该出库单中的产品即被诉侵权产品，由此应认定旌露公司销售的被诉侵权产品来自“广州铭亿照明有限公司”，其合法来源抗辩意见成立。
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争议焦点
本案争议焦点主要围绕以下几方面展开：
1.涉案专利权保护范围是否明确？
2.三雄极光公司应否承担制造、销售、许诺销售被诉侵权产品的侵权责任，应否承担销毁专用模具的侵权责任？
3.旌露公司合法来源抗辩是否成立应否承担赔偿合理开支的民事责任？
4.旌露公司和三雄极光公司应否承担30万元的连带赔偿责任？
罗姆尼公司主张：
1、据罗姆尼公司在旌露公司购得被诉侵权产品显示的信息及三雄极光公司在自己的官网和其他媒体上广泛宣传本案被诉侵权产品的行为，二者均侵犯涉案专利权，均应当承担赔偿责任。
2、旌露公司和三雄极光公司的合法来源抗辩明显缺乏事实依据，不应采信。
3、旌露公司和三雄极光公司销售规模较大，且在明知侵权的情况下仍持续实施侵权行为，一审判赔数额偏低。
由此主张判令旌露公司和三雄极光公司停止生产、销售、许诺销售侵犯罗姆尼公司专利权的灯具，并销毁其库存侵权产品；判令销毁用于生产被诉侵权产品的专用模具；共同赔偿罗姆尼公司经济损失30万元。
旌露公司主张：
1、涉案专利在不同视图显示的外观形状上存在矛盾，不能确定侧面是封闭状态还是开放状态，因此涉案专利的保护范围不明确，权利基础不确定。
2、涉案专利所对应的产品只是一个灯壳，被诉侵权产品是可以发光的灯具，两者既不相同也不近似。
3、鉴于被诉侵权产品未落入涉案专利权保护范围且被诉侵权产品具有合法来源，旌露公司不应赔偿罗姆尼公司因维权产生的合理开支。
由此诉请撤销原判，改判旌露公司未实施专利侵权行为。
三雄极光公司认为其并非被诉产品的采购者，也不是被诉产品的销售者，亦不是专利法意义上的产品制造者，依法不承担相应的法律责任。同意旌露公司的上诉主张。
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二审法律意义
二审法院维持一审判决第一项，并改判三雄极光公司立即停止制造、销售和许诺销售侵害罗姆尼公司外观设计专利权的产品，销毁库存侵权产品，赔偿经济损失及合理开支合计150000元，具有如下法律意义：
1、本案《外观设计专利证书》记载有六面视图，已经示产品的外观设计，能清楚显示本案专利的保护范围。再者据另案专利复审委员会第32007号《无效宣告请求审查决定书》记载，认为本案专利各视图能清楚显示要求保护的外观设计，符合专利法第27条第2款的规定，维持本案专利权有效。
经公证的两款被诉侵权产品中，三雄极光公司不仅在其官网上许诺销售，还以制造商的身份对两款产品申请了3C认证。其中型号为PAK417130的LED壁灯产品为单头产品，其外观与本案专利近似；型号为PAK417160的LED吸顶灯产品为15头产品，即将单头产品按3*5的方式排列组合形成的产品，为单头产品的常规排列方式作重复排列，整体外观设计特征以单头产品的外观为表征。以上产品的外观与本案专利外观均实质相同，为近似外观设计。故此，被诉侵权产品构成对本案专利权的侵害。
2、对于侵权责任承担问题，分析如下：
对于外观设计而言，生产侵权产品不仅包括直接的生产行为，还包括间接生产行为。即在委托加工专利产品的情况下，如果委托方要求加工方根据其提供的设计方案制造专利产品，或者专利产品的形成中体现了委托方提出的设计要求，或者专利产品的形成是委托方参与的结果，体现了委托方的意志，则可以二者均为专利法意义上的制造者。因此，制造的方式并不影响制造的认定，制造的本义是产品的形成与其存在因果关系。
具体到本案，首先以上被诉侵权产品使用的商标为三雄极光公司所有，标注的3C认证、厂名、厂址等信息均为三雄极光公司所有。被诉侵权产品所有的产品标注信息均明确一致表明产品制造者为三雄极光公司，并未指向其他任何市场主体。
其次综合三雄极光公司和旌露公司提交的证据，可以证明重庆三雄公司（全资子公司）与鑫凯盛公司之间存在过委托加工与本案被诉侵权产品型号相同的同类产品的关系，铭亿公司是2016年度三雄·极光照明产品的经销商，但不足以证明被诉侵权产品是重庆三雄公司委托鑫凯盛公司加工制造而来。
再次产品的制造是市场流通之源，并不受专利法规定的合法来源抗辩制度的保护。在委托制造产品的情况下，应当认定委托方为产品制造者而非单纯的赚取流通利润的销售者。
最后法人权利独立，不代表法人责任排他。对于其子公司以其名义委托他人制造的产品，其亦应当承担相应的审查义务，如果任由产品专业制造商的关联公司不分彼此，在被诉侵权产品上使用自己的所有商业标记而无须承担任何责任，标识的识别功能将无法发挥，市场将陷入混乱，制造者的侵权责任将很容易就被规避，法律重点打击侵权源头的初衷也会落空.
另结合三雄极光公司许诺销售行为，及罗姆尼公司公证购买两款被诉侵权产品的情况，可以认定三雄极光公司还实施了销售、许诺销售行为。
3、为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能证明该产品合法来源的，不承担赔偿责任。合法来源，是指通过合法的销售渠道、通常的买卖合同等正常商业方式取得产品。对于合法来源，使用者、许诺销售者或者销售者应当提供符合交易习惯的相关证据。
合法来源制度通过规范商品的流通渠道，使合法的市场交易行为得以避免因他人侵权遭受牵连而承担赔偿责任，以维护交易的安全，帮助权利人寻找侵权源头。该制度具有鲜明的个案色彩，需在规则之下，具体案情具体判断。
本案中，旌露公司提交了铭亿公司的销售出库单，结合旌露公司的销售人员出庭作证，以及铭亿公司又是三雄·极光照明产品的经销商的事实，本案证据可以形成被诉侵权产品合法来源于铭亿公司的优势证明力。鉴于权利人罗姆尼公司起诉了产品的制造者三雄极光公司，通过本案诉讼权利人已可找到侵权的源头，合法来源抗辩制度的功能已经发挥，没有必要再苛求终端的销售者承担过重的举证责任。
4、对于合法抗辩成立时，侵权产品善意的销售者，其不应赔偿罗姆尼公司因维权产生的合理开支。首先销售或许诺销售者主观没有过错且能证明合法来源的，不承担赔偿责任。其次已认定三雄极光公司为被诉侵权产品制造者的情况下，制造者应当是维权费用的最终承担者。最后在现代市场经济下，销售或许诺销售者对商品是否侵犯知识产权，若已根据其能力尽到了注意义务，且面对权利人维权时提供了合法来源，应维护交易的安全，不宜再加重其责任，否则有碍市场经济下商品的正常流通。
来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：百一君 上海百一慧智律师事务所
编辑：IPRdaily王颖 校对：IPRdaily纵横君
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