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“英特尔（中国）有限公司知识产权诉讼总监王欣女士以‘NPE诉讼的应对与反思——以高科技企业为视角’为主题，分享了英特尔作为高科技企业在全球和中国应对NPE诉讼的经验。”

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

近年来，中国成为继美国、德国等国家之后，NPE诉讼的另一主要战场。NPE是许多中国企业避不开的话题，也常常会对众多高科技企业造成巨大困扰，对此，企业应当如何应对？

近日，在由IPR Daily及IPR Daily GLOBAL主办的GIPC 2023全球通信知识产权生态大会上，英特尔（中国）有限公司知识产权诉讼总监王欣女士以“NPE诉讼的应对与反思——以高科技企业为视角”为主题，深入探究了NPE诉讼对高科技企业造成困扰的原因，分享了英特尔作为高科技企业在全球和中国应对NPE诉讼的经验。

英特尔（中国）有限公司
知识产权诉讼总监王欣

一、为何NPE诉讼会对高科技企业造成困扰？

从产业或者是技术角度来看，产业升级与技术迭代使得企业所面临的情形与以往大不一样。以前的产品中实施的专利较少，因而产品本身基本上就等同于相应专利，如电灯泡。今天的高科技产品则大不一样，每一件都实施着大量专利，如一台笔记本电脑要符合300多项产业标准，用到成千上万项技术。

而从制度上考虑，中国的情况比较典型。假设NPE向实体企业收取相关的专利许可费只是反映了相关专利技术正常的市场价值，那么通常是不会对高科技企业造成困扰的。不过，按照中国当前在侵权认定的情况下实行的自动禁令的制度，企业很可能会损失某些产品的所有利润，因此才对其自身的正常经营业态造成较大影响。

NPE诉讼的普遍特点，借用易继明老师的观点，是诉讼双方当事人在制衡关系上的非交互性。具体而言，就是NPE诉讼和竞争者之间的专利诉讼不太一样，当实体企业遭受NPE起诉后，通常没办法提起反诉或者是采取其他的反制手段，或者是反制手段有限。在NPE诉讼里，NPE方占据的主动权往往是超过了被告实体企业一方。

当涉及“专利蟑螂”时，NPE诉讼也呈现出更多新的特点。“专利蟑螂”就是投机型NPE，通常以专利诉讼作为其营业的主要手段来获取相应的利润。在这种情况下， NPE诉讼的特点主要表现为：一是根据相关国家法律法规提起禁令，以申请禁令相要挟；二是NPE提起诉讼的时间和地点具有倾向性，诉讼时间一般都是在实体企业已经进行了不可逆转的商业投资以后再提起相应的诉讼，而为确保诉讼能够得到更大的收益，诉讼地点也往往会选择对专利权人更友好的地区和法院；三是NPE持有的技术多为渐进式改良技术，“专利蟑螂”一般不是自己研发的技术，是从第三方购买的，从第三方购买的技术一般也不是第三方核心技术，一般都是渐进式改良式的技术；四是NPE通常为投资基金控制，不以研发为基础。

二、NPE诉讼在全球的应对经验

在全球应对上，企业需要针对诉讼频发的法域做好日常准备工作。一是公司内部需要聘用有丰富诉讼管理经验的法务，诉讼管理经验关键并不是指实际处理了很多专利诉讼案件，而是在诉讼过程中掌握了对各种关系的解读、维护以及协调能力。比如如何协调公司内部各个部门、如何选聘公司外部律师、如何跟法院协调、如何协调和原告、其它被告之间的关系，甚至涉及到政府关系的协调、媒体关系的协调等，这些都是有丰富诉讼管理经验的法务应该具备的能力。二是公司外部需要聘请有复杂诉讼应对经验的律师，因此公司法务在日常工作过程中就要多留意在复杂诉讼应对方面有丰富经验并且口碑良好的外部律师。

在具体案件的应对方面，企业可以这么做：

一是企业要协调各诉讼地诉讼策略，以英特尔为例，英特尔应对全球诉讼一般会指定全球诉讼的总负责人，在诉讼发生地还有会有分负责人，通过定期组织全球会议如每周会议或每两周会议，确保总负责人跟分负责人之间充分的交流，以及负责人和外部律师之间有一个非常充分的交流。

二是充分利用公司内部的技术资源，发挥好内部技术人员、外部技术专家的作用，进一步扩充在应对具体案件中的力量。

三是深入研究禁令例外的情形，以中国为例，虽然中国几乎是自动适用禁令制度，但是有些案例里也显示出禁令例外的情形，比如考虑公共利益、当事人利益重大的失衡等等，我们会跟外部律师一起深入研究这些情形，把它和所处理的案件结合起来。

四是做好打持久战的准备，专利诉讼尤其是大型NPE诉讼基本上都是以几年为单位计算时间的，企业一定要做好持久战的准备，并且不要着急，要等到相关诉讼程序取得对企业有利的局面时，再去考虑和解、谈判的问题。

三、NPE诉讼在中国的应对经验

要做好NPE诉讼在中国的应对，需要企业从多个方面着手。

一是一定要选聘有丰富中国本土诉讼经验的法务作为诉讼管理者，常年做欧美业务的律师和有中国本土诉讼管理经验的法务之间的视角、关注点肯定有很大的区别。

二是无效可以考虑选择平时帮助企业进行专利申请的专利所合作，侵权跟律师事务所合作，这与美国常常由同一家律师事务所同时处理无效、侵权两方面程序问题是不同的。

三是尽可能阻却诉前禁令，理论上来说NPE是很难申请到诉前禁令的，因为按照法律法规和司法解释的规定，NPE很难证明情势非常紧急，也很难证明自己受到无法弥补的损害。但是在实践过程中总有特殊的情况出现，无论如何站在被告实体企业的角度来说，一定要尽可能阻却诉前禁令的颁发，否则对诉讼进程把控以及后续有可能出现的许可谈判等都会产生非常大的负面影响。

四是尽可能延缓诉讼的进程，一方面可以打乱原告诉讼的策略，诉讼的布局；另外一方面随着诉讼进程不断进展，作为被告一方可能会收到中间性的有利结果，这对接下来合理解决诉讼纠纷有很大的帮助。

五是在与法官交流中、在法庭上对禁令问题是否影响公共利益进行评论时，一定要强调高科技企业本身对中国经济社会发展所做出的较大贡献，这往往能够给法官留下相对比较好的印象，对保持双方在整体诉讼中的中立性有一定程度的帮助。

六是将重心放在诉讼程序而非谈判，在被告实体企业没有办法在诉讼过程中取得一定的中间性有利结果的情况下，轻易开启谈判并不是非常好的选择，实质性谈判一定要选择被告一方能够在诉讼中取得中间性有利结果后再开启。

NPE诉讼之所以会出现许多让人纠结困扰的问题，与我们本身的司法制度有很大关联。在中国，适用的几乎是自动禁令的制度，这会对实体企业产生非常大的影响。因此我们建议在未来的立法中，应考虑更加平衡的禁令制度，尤其在NPE诉讼中，以限制禁令颁发为原则。，否则自动禁令将造成当事人利益失衡，导致专利劫持，并且阻碍技术创新，有损社会公共利益，也会对我国实体产业产生一定的负面影响。在面对越来越频发的NPE诉讼时，是否需要调整下当前的诉讼禁令制度和原则值得思考。

鉴于自动禁令制度所产生的负面影响，建议有关政府部门可以慎重地考虑修改现在自动禁令的原则。没有禁令并不意味着原告一方正常的专利权在被侵犯时不能够得到相应的救济，在法院认定侵权行为成立的情况下，只要损害赔偿的计算是合理公平的，绝大多数的被告都不会拒绝支付损害赔偿金额。符合正常市场价值的损害赔偿可以替代在NPE诉讼领域的禁令适用，故可以考虑将它作为NPE诉讼里对当事人救济的更加主要的手段。

（原标题：英特尔中国知识产权诉讼总监王欣：NPE诉讼的应对与反思）

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

编辑：IPRdaily赵甄          校对：IPRdaily纵横君

注：原文链接：英特尔中国知识产权诉讼总监王欣：NPE诉讼的应对与反思（点击标题查看原文）

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