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“在公共政策上，等同原则像一张看不见的手，调节着专利第二天平。”

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：殷大磊

摘要

专利制度设计的出发点是保护创新工作的可持续，等同理论的职能发挥对创新技术的保护较为重要，可预见性规则作为等同理论中的限制性规则，探究其内涵和未来发展趋势对专利工作开展是有重要意义的。

关键词   权利要求解释、等同原则、可预见性

引言

20世纪90年代，Giles Rich法官将专利法制度称为“权利要求的游戏” 【1】。诚然，专利权利要求至关重要，是“专利权利游戏”的基础，因此权利要求的解释规则是专利规则中的基础性研究。在实践中，权利要求的解释建立在对技术事实的充分认定上以得出符合法定规则的结论，复杂且关键，是一项基于技术与法律的混合实践。

可预见性规则作为一种等同原则适用的限制性规则，近年来，最高院的一些案件体现，值得关注。在排气阀案【2】、电动绿篱机【3】等系列案件，可预见性规则起了决定性作用，本文将讨论可预见性规则与等同原则的关系。

为方便讨论，本文将等同本身内涵（含等同物理论）并称为等同原则，将等同原则及其限制性规则（全面覆盖、禁反言等）合称为等同理论。（引用他文的除外）

01可预见性规则在中国的提出与发展

我国专利法和最高法司法解释均没有涉及可预见性规则，但是最高法院在排气阀案、电动绿篱机案等多个案件均有司法实践。

1、司法规则探索

关于可预见性规则的司法观点在最高院2003年的《关于审理专利侵权纠纷案件若干问题的规定》（会议讨论稿2003.10.27-29，简称《法释2003讨论稿》）、上海高院民三庭2013年发布的《等同侵权的司法认定》以及北京高院2017年发布《专利侵权判定指南》有所涉及。

（1）申请日时的可预见性限制

《法释2003讨论稿》第十一条第三款“权利要求记载的技术特征的变换特征对所属领域的技术人员而言在专利申请日是显而易见的，而申请人未将该变换特征写入权利要求，权利人在侵权诉讼中主张对该变换特征适用等同原则认定为等同特征的，人民法院不予支持”。

但在后来正式发布的所有司法解释均没有该条款，提起过讨论最终又没有引入该条款，可见最高法在这一问题上是审慎的。

（2）申请时、修改时的可预见性限制

在上海高院民三庭《等同侵权的司法认定》中表述，“权利要求中记载的未被修改技术特征的变换特征对所属领域的技术人员而言在专利申请日无需创造性劳动就能想到，或者权利要求中记载的被修改技术特征的变换特征对所属领域的技术人员而言在技术特征修改日无需创造性劳动就能想到，而在申请时或者修改时未将该种变换特征写入权利要求中，权利人在侵权诉讼中对该种变换特征主张等同侵权的，人民法院不予支持”。

《等同侵权的司法认定》主张对可预见性的判断时间点不仅仅是申请日时，并包括修改时。

（3）非发明点技术特征的可预见性限制

北京高院《专利侵权判定指南》中表述为：“对于发明权利要求中的非发明点技术特征、修改形成的技术特征或者实用新型权利要求中的技术特征，如果专利权人在专利申请或修改时明知或足以预见到存在替代性技术特征而未将其纳入专利权的保护范围，在侵权判定中，权利人以构成等同特征为由主张将该替代性技术方案纳入专利权的保护范围的，不予支持”。

《专利侵权判定指南》对于发明中非发明点技术特征的区分，增加了可预见性规则适用的复杂性。

上述是不同时期对可预见性规则探索历程的回溯，从2003年至今日，我国专利法和相关最高院司法解释都没有正式承认过可预见性规则。

2、最高院案例实践

自2015年以来，在排气阀案、美的空调案【4】、火锅炉案【5】、电动绿篱机案等案件，最高院在可预见性规则的适用上均有实践。

（1）排气阀案

2015年，在孙俊义与博成水暖器材公司的专利侵权纠纷案中，争议点：“进水套上表面呈平面”与 “进水套的上表面呈锥面”是否构成等同的技术特征。

该案中最高院认为：

“等同原则的适用须考虑专利申请与专利侵权时技术的发展水平，防止对专利技术方案中某些技术特征以专利申请日后新出现的技术进行简单替换而规避侵权的情况；

孙俊义在申请涉案专利时将其要求保护的技术方案限定为进水套的上表面呈锥面，不是平面，而锥面或平面均是涉案专利申请时，该领域普通技术人员普遍知晓的技术方案，因此，专利权人将权利要求中该技术特征限定为锥面是将平面排除在涉案专利权的保护范围之外；

故本案中，被诉侵权产品的技术特征与涉案专利权利要求记载的技术特征相比，并未构成等同的技术特征，被诉侵权产品未落入涉案专利权保护范围。”

该案发生在2009年对上述相同争议点最高院认定为等同技术特征的案件背景下，利用可预见性作出了与前案截然相反的认定。

该案中清楚的论述了等同原则是可以适用专利申请日后出现的等同技术特征（简称等同物）的观点。这与2015年修正的《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》（简称《法释2015》）将等同物的判断时间点是侵权行为时的规定是相呼应的。

（2）电动绿篱机案

2021年，在格瑞德公司的专利纠纷案中，争议点：“燃油发动机驱动”与“电机驱动”是否构成等同。

一审法院认为：

就涉案发明内容，对于可实现平剪和圆剪二合一效果的自动绿篱机而言，与电动驱动相比，燃油驱动以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且该领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能联想到的特征，因此两种驱动方式构成等同特征。

该案中最高院认为：

“如果专利权人在撰写专利申请文件时已明确地知晓相关技术方案，但并未将其纳入权利要求保护范围之内的，则在侵权诉讼中不得再适用等同理论将该技术方案纳入保护范围。

确定专利权人在专利申请时是否明确知晓并保护特定技术方案，可结合说明书及附图内容予以认定，并应将说明书及附图作为整体看待，判断的标准是本领域普通技术人员阅读权利要求书与说明书及附图之后的理解。

涉案专利权利要求前序部分的主题名称已载明为“一种电动绿篱机”，在前序的特征部分亦有关于“电机”的明确记载。本领域普通技术人员基于对权利要求所限定的“电动绿篱机”、说明书背景技术部分对存在电机驱动和燃油发动机驱动两种方式的介绍以及发明目的部分关于“环保无污染”效果的强调等，完全可以理解为专利申请人明确不寻求保护以燃油发动机作为动力源的绿篱机技术方案。

在此情况下，若在判断被诉侵权产品是否落入涉案专利权保护范围时，将燃油发动机驱动与电机驱动认定构成技术特征等同，则不利于专利权利要求公示作用的发挥和社会公众信赖利益的保护。

综上，原审法院对于被诉侵权产品和涉案专利的驱动方式技术特征构成等同的认定结论不当，本院依法予以纠正。”

该案中运用的可预见性规则，没有要求专利起草者具备绝对的可预见性能力，而是基于专利权人在撰写专利申请文件时实际已明确地知晓但未纳入权利要求保护范围的技术事实来确定可预见的范围，以限制专利权人日后试图通过等同原则重新获得上述明知而未要求保护的范围。

该案中给出了一个判断专利权人在专利申请时是否可预见的方法，即可结合说明书及附图内容予以认定，将说明书及附图作为整体看待，判断的标准是本领域普通技术人员阅读权利要求书与说明书及附图之后的理解。这个判断可预见的方法，与司法解释中定义的捐献原则建立起联系。

（3）其他案件

另外，在2019年美的空调案、滑雪地毯案【6】、针织物件翻转装置案【7】，2020年跑步机案【8】、火锅炉案，2022年喷射机案【9】等案件中都体现了最高院关于可预见性规则的运用。

特别的是，2021年超声诊断设备案【10】中，再审申请人华声医疗公司主张：“触摸屏操作”为本领域技术人员明知或足以预见到的“轨迹球+光标”的替代性技术方案，符合等同特征适用的可预见限制原则，不应认定为“轨迹球+光标”的等同特征。而最高院没有具体回应该主张并驳回了再审请求。类似的情况，在2019年的天然气净化方法案【11】也有所体现。

02可预见性规则在美国的提出与发展

1、可预见性限制

1997年,联邦巡回上诉法院Rader法官在SAGE PRODUCTS案【12】中提出：

“as between the patentee who had a clear opportunity tonegotiate broader claims but did not do so, and the public at large, it is thepatentee who must bear the cost of its failure to seek protection for thisforeseeable alteration of its claimed structure.(译文：当权利人本可以在撰写权利要求时寻求更宽泛的范围而却没有，专利权人必须承担未能为这种可预见的变化结构寻求保护的代价)”

同时重申了等同原则的初衷：“The doctrine of equivalents prevents an accused infringerfrom avoiding infringement by changing only minor or insubstantial details of aclaimed invention while retaining their essential functionality.(译文：等同原则防止被指控的侵权人保留其基本功能的同时，通过仅更改权利要求保护的发明的次要或非实质性细节而避免侵权)”

Rader法官这一可预见性观点以提高专利撰写成本的方式期望专利权人在权利要求撰写时寻求更宽泛的保护范围。

2、可预见性规则发展

（1）可预见性限制

2002年，在JOHNSON案【13】中Rader法官进一步论述观点：

“This reconciling principle is simple:  the doctrine ofequivalents does not capture subject matter that the patent drafter reasonablycould have foreseen during the application process and included in the claims.（译文：这种调和原则很简单：等同原则没有涵盖专利起草人在申请过程中可以合理预见并包含在权利要求中的主题）”

“A foreseeability bar would concurrently serve both thepredominant notice function of the claims and the protective function of thedoctrine of equivalents.（可预见性限制将同时具有权利要求的主要通知功能和等同原则的保护功能）”

“When one of ordinary skill in the relevant art wouldforesee coverage of an invention, a patent drafter has an obligation to claimthose foreseeable limits.（译文：当本领域普通技术人员预见到一项发明的覆盖范围时，专利起草人有义务主张保护这些可预见的限制）”

“When the skilled artisan cannot have foreseen a variationthat copyists employ to evade the literal text of the claims, the rule permitsthe patentee to attempt to prove that an “insubstantial variation” warrants afinding of non-textual infringement.（译文：当熟练的技术人员无法预见抄袭者用来逃避权利要求文字文本的变化时，该规则允许专利权人试图证明“非实质性变化”有理由认定为非字面侵权）”

“In either event, the claims themselves and the prior arterect a foreseeability bar that circumscribes the protective function ofnon-textual infringement. Thus, foreseeability sets an objective standard forassessing when to apply the doctrine of equivalents.（译文：无论哪种情况，权利要求本身和现有技术都树立了一个限制了非字面侵权的保护功能的可预见性规则。因此，可预见性为评估何时适用等同原则设定了客观标准）”

（2）面向未来的等同

2003年，在FESTO案【14】中Rader法官进一步论述观点：

“Foreseeability is the overarching principle thatreconciles the notice function of claims with the protective function of thedoctrine of equivalents.（译文：可预见性是调和权利要求公示作用与等同原则保护功能的重要原则）”

“This reconciling principle is simple:  the doctrine ofequivalents does not embrace subject matter that the patent drafter could haveforeseen during the application process and thus could have included in theclaims.  Thus, the literal scope of the claims alone defines invention scope inany foreseeable circumstances.（译文：这种调和原则很简单：等同原则不包括专利起草者在申请过程中可以预见的本可以包含在权利要求中的主题。因此，权利要求的字面范围本身就定义了任何可预见情况下的保护范围）”

Rader法官致力于推动的可预见性规则，限制了申请日前所有现有技术适用等同原则的可能，对以后出现的无法预见的等同物则是敞开的，等同原则为了是解决未来问题的。

（3）没有可预见性限制

2014年，在RING PINION案【16】中联邦巡回上诉法院明确否认了可预见性规则对等同原则的限制：

“There is not, nor has there ever been, a foreseeabilitylimitation on the application of the doctrine of equivalents. It has long beenclear that known interchangeability weighs in favor of finding infringementunder the doctrine of equivalents.（译文：在适用等同原则方面现在没有、过去也没有过可预见的限制。长期以来，已知的互换性是衡量是否构成等同侵权的首要因素）”

“Excludingequivalents that were foreseeable at the time of patenting would directlyconflict with these holdings that “known interchangeability” supportsinfringement under the doctrine of equivalents. We conclude that theforeseeability of an equivalent at the time of patenting is not a bar to afinding of infringement under the doctrine of equivalents.（译文：排除在申请专利时可预见的等同物将直接与Graver Tank案、Warner–Jenkinson案【17】等案件的主张相冲突，即“已知的互换性”支持等同原则下的侵权。我们的结论是，在申请专利时对等同物的可预见性并不妨碍在等同物原则下认定侵权）”

整体来看，自2014年以后美国法院已经否认了可预见性限制主张，而自2015年以来中国法院案例中对可预见性限制观点的采用是相对活跃的。

03可预见性规则的内涵

本部分借助于对中美法院典型案例的类型化分析来讨论两个方面内容，包括可预见性限制和可预见性适用标准。

1、可预见性限制

本部分实际要讨论的是：可预见性规则对等同原则的限制性含义。

（1）中国案例

①排气阀案

在2015年的排气阀案中，最高院论述了“进水套上表面呈平面” 在申请时普遍知晓以体现可预见性，进一步推定专利中锥面的限定是对其他可预见性方案的排除，从而认为“进水套上表面呈平面”与 “进水套的上表面呈锥面”不构成等同的技术特征。

在火锅炉案中专利中基于申请时容易知晓以体现可预见性，不认为“火力调节钮活动槽”与被诉侵权产品的“火力调节钮活动孔”构成等同。在滑雪地毯案、跑步机案中也有类似的表述。

概括来说，即权利人在专利申请时可以预见且未请求保护的技术方案被视为排除在该专利权的保护范围之外，专利中的特定技术特征和可预见的技术方案不构成等同。

②美的空调案

在2019年的美的空调案中，基于可预见性限制，注意到最高院论述的不同：“本院对美的公司主张被诉侵权技术方案具有涉案专利“面板与PCB电路板相对应位置的厚度为0.6mm-1.5mm”等同的技术特征的主张不予支持。”

值得一思的，可预见性规则的限制性体现在对等同原则适用限制，还是否认可预见等同物本身的等同性。

概括来说，即权利人在申请时可以预见且未请求保护的技术方案被视为排除在该专利权的保护范围之外，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将该技术方案纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。

这一观点有助于实现可预见性限制法定层面与等同物事实层面的内在统一性，是发展的。

③电动绿篱机案

在2021年的电动绿篱机案中，法院论述：通过阅读专利说明书可获知电机驱动和燃油发动机驱动两种方式以及发明目的部分关于“环保无污染”效果的强调等，而专利权利要求中未要求保护燃油发动机驱动的方案，认为是专利申请人明确不寻求保护以燃油发动机作为动力源的绿篱机技术方案。

该案区别于普遍知晓的可预见性，而是在探究权利人在申请时是否已明确知晓该特定技术方案而未寻求保护的事实。

概括来说，即权利人在专利申请时已明确知晓且未请求保护的技术方案视为不寻求保护，则在侵权诉讼中不得再适用等同原则将该技术方案纳入保护范围。

这一观点有助于解决可预见性与视为不寻求保护的推定合理性问题，是发展的。

④喷射机案

在2022年的喷射机案中，法院论述：“专利申请人专门在原权利要求1中将除尘装置限定为布袋除尘器，应当认识到这种修改将导致专利权保护范围的缩小。” “对于各类除尘装置是明知的，其专门将布袋除尘器及其相关设置纳入独立权利要求1的技术方案中，可以理解为专利申请人在权利要求1中并不寻求保护其他类型除尘装置的喷射机技术方案”。

上述观点将可预见性限制扩展到了专利修正时。作为类比，在2000年的FESTO案【18】中，联邦巡回上诉法院提出过一种修正时的完全禁止规则，一旦申请人在授权确权过程中对专利进行限缩性修改，修改后的方案被完全禁止适用等同原则。在这两起案件体现了联系性。

总的来说，从2015年的排气阀案到2022年的喷射机案，法院的实践展现了不同时期可预见性规则内涵的变化，整体看来是发展的；其中也有不同的，例如2019年的天然气净化方法案，2021年超声诊断设备案都对可预见性规则没有回应，或者像湖北高院在清洗机案【19】中正面回应可预见性限制没有法律依据而不予支持那般。广泛的讨论而不是回避将有助于提高该规则本身的可预见性。

以上，可以预见的结论是：我国的可预见性规则的内涵是变化的，朝一个本领域人员可预见的方向在发展。

但有个问题需要提出思考：可预见性限制是对等同原则适用的限制，还是限制等同物的范围。

如属于前者，它将如捐献原则、禁止反悔原则一般发挥作用。但差异在于它是基于可预见而没有寻求保护的方案视为放弃的基本推定，推定放弃并非完全体现专利申请人本身的意图，不乏有被预见的情况；在电动绿篱机案中，可预见性定义在申请时已明确知晓的情况，明明知道而不寻求保护视为放弃的基本推定更为合理，这与捐献原则的内在推定是基本一致的。如属于后者，它则是否认等同物在技术事实上的等同性。可以预见或者说期待的，如“螺钉连接”和“螺栓连接”二者在可预见性限制存在时是无法寻求等同主张的，而不是否认二者在技术上的等同性。

（2）美国案例

在美国，Rader法官是可预见性规则的主要推动者。

① FESTO案

2003年的FESTO案中，Rader法官较为完整的论述该规则的限制性含义：

“Under the foreseeability principle, the doctrine ofequivalents will not encompass any accessible prior art because this subjectmatter could have been included in the claims. On the other hand, anyafter-arising technology or later developments or advances would not fallwithin the scope of what the drafter should have foreseen and claimed.(译文：根据可预见性原则，等同原则将不包括任何可获取的现有技术，因为该主题本可以包含在权利要求中。另一方面，任何后来出现的技术或后来的发展或进步都不属于起草者应该预见和主张的范围)”

简单来说，如果专利权人主张通过等同原则寻求申请日前的等同物保护，那么就会受到可预见性的诘难，因为显而易见的等同性和可预见性其本质上难以区分，即显而易见的已知等同物很难否认说不可预见的；同时，该规则不会对未来的等同物设限，即申请日以后出现的等同物是不可预见的，等同原则不受可预见性限制。(本部分不讨论专利修改时的情况)

这一规则使得等同原则不适用任何已知的现有技术，即申请日前再无等同，回到了严格字面侵权的处境，但对于未来等同物的开放，导致等同原则仅是面向未来的。

②RING PINION案

2014年，在RING PINION案中，涉案双方同意：RING PINION公司的Ziplocker产品实际上满足ARB公司专利的权利要求1的所有限制，除了“在......中形成的气缸”，但Ziplocker产品包括一个“等效”的气缸；同时Ziplocker产品中的气缸在涉案专利申请时普通技术人员是可以预见的。

RING PINION公司主张可预见性为等同原则适用提供了限制。

但是，联邦巡回上诉法院明确否认了可预见性规则对等同原则的限制，理由是可预见性限制与长期以来的已知互换性支持等同原则的主张相冲突，最高法院也从来没有承认过可预见性限制。准确的说，从SAGE PRODUCTS案，JOHNSON案、FESTO案，上述可预见性规则虽然被提及，但从来没有单独发挥过作用，直到RING PINION案明确了这一点。

2、可预见性适用标准

可预见性适用标准实际上要讨论的是：什么是可预见的，什么是不可预见的。

（1）在中国案例

在2015年的排气阀案中，最高院论述了“进水套上表面呈平面”在申请时该领域普通技术人员的普遍知晓，认为权利人在专利申请时是可预见的；火锅炉案、美的空调案中也有类似表述。换言之，在专利申请时本领域普通技术人员的普遍知晓的方案推定申请人都是可预见的。

事实上，本领域普通技术人员是假定的存在，推定申请人预见并不等同于申请人实际上预见，这些是造成不确定性的因素，得回到个案中去讨论。

在电动绿篱机案中，最高院认为：申请人在申请时已明确知晓的，认为是申请人可预见的。具体的，确定是否明确知晓时，“可结合专利说明书及附图内容予以认定，并应将说明书及附图作为整体看待，判断的标准是本领域普通技术人员阅读权利要求书与说明书及附图之后的理解”。结合专利公示文本将已明确知晓的方案认为是可预见的，既探究申请人申请时明明知道而未寻求保护的事实，也结合了专利权利要求的公示作用，这是一个确定性、统一性更高的可预见性适用标准。

诚实的说，可预见性适用标准关乎到可预见性规则本身的可预见性。为降低等同原则不确定性发挥专利权利要求的公示作用以提出可预见性规则，但不能寄希望于引入一个不确定性的规则去降低另一个规则的不确定性。

（2）在美国案例

关于Rader法官所倡导的可预见性规则，从适用标准上看，这是一个对专利申请日前所有已知物寻求等同保护可能的绝对限制，而对未来出现的等同物的完全开放。

以申请日作为分界点（专利修改时情况暂不讨论），虽然获得了一个相对容易裁定等同侵权的方法，但其忽略了一个事实，申请日前已知物的等同性在申请日后才被人所知的情况，这一情况纳入考量会使得所有裁定不那么容易的，除非忽略它。

实际上，过去并不是完全可以知晓的，未来也并非完全不可预见的，显而易见的未来或正在到来或已经到来，或许只是还没描述好它。

04可预见性限制的正当性

可预见性规则对等同原则的限制是否具有正当性（专利修改时的情况本部分不讨论）。本部分从可预见性规则和等同原则的初衷和职能实现去讨论。

可预见性规则的出发点是为了调和专利权利要求公示作用和等同原则的不确定性间的矛盾，它包含的推定在于权利人在申请时可以预见而未寻求保护的方案视为权利人表达了放弃意图，后续不应当通过等同原则寻求对已放弃的方案再重新取得。

而等同原则是一种非字面侵权理论，作为字面侵权理论的补充，它要承担的职能是对那些字面含义不同但创新实质相同的情形予以保护，等同原则的初衷是解决创新方案被实质性复制的问题。首先，专利制度选择以文字的形式作为权利证明和公示的载体，但实际的情况是创新方案本身往往以产品设备，技术图纸的方式存在，专利文字只是对创新方案的翻译，不管是出于文字本身的局限性，还是专利法对文字使用规定的限制性，都会造成这种翻译并不总是能表达创新方案的本质，执行严格的字面侵权理论无法实现专利制度对创新保护的全部职能，而等同原则的职能就是对那些字面含义不同但技术实质相同的情形予以保护。

所以等同原则被认为是为了解决那些字面含义不同但对创新方案被实质性复制的情况，但如果权利人明确表达了对特定技术方案的放弃，即使等同原则不提供对该特定技术方案的保护，也不会妨碍等同原则的职能发挥。尊重和探究权利人是否主动放弃的事实，没有破坏对创新保护的期望而是对承诺保护创新的维护，专利法意义上承诺的对创新的激励是可兑现的。

所以可预见性规则对等同原则的限制是否具有正当性，在于该可预见性规则下是否妨碍等同原则的职能发挥。

于是，出于简化，本部分提出一个第一性原则（权利人应当诚信，专利申请时已经放弃或者明确表达了放弃意图的方案，后续又试图通过等同原则寻求对已放弃的方案再重新取得的，不予支持），符合第一性原则的可预见性规则，即认为没有妨碍等同原则的职能发挥。

基于第一性原则，借助3个推定来讨论：

推定1：权利人在专利申请时可以预见而未寻求保护的方案，且专利文本的公示使得该方案被公开的，后续又试图通过等同原则寻求对该方案再重新取得的，不予支持。

推定2：权利人在专利申请时可以预见而未寻求保护的方案，且申请人在专利申请日前已公开了该方案的，后续又试图通过等同原则寻求对该方案再重新取得的，不予支持。

推定3：权利人在专利申请时可以预见而未寻求保护的所有现有技术，后续又试图通过等同原则寻求对该现有技术再重新取得的，不予支持。

推定1和2中要求探究权利人是否有明确放弃特定技术方案的事实或意图，符合第一性原则，认为没有妨碍等同原则的职能发挥。

而推定3中可以预见不代表实际知道，再熟练的专利撰写者或者发明人也不可能完全知道本领域的所有现有技术；专利撰写者不是全知者，不能获知所有现有技术；本不知道的方案不太可能表达出对特定技术方案主观放弃的意图，这种事后推定放弃包含了非主动放弃意图，这与对创新实质保护的期望是存在内在冲突的，建立在该推定3下的可预见性规则有可能妨碍等同原则的职能发挥。

05可预见性规则的价值

1、调和价值

调和价值，指可预见性规则对等同原则不确定性与专利权利要求公示作用的矛盾调和。本部分实际要讨论的是：可预见性规则是如何发挥调和作用的。

借助两个推定来讨论：

推定4：可预见性是所有人的可预见性，而并非是专利权人所独有的，所有人包括专利权人，潜在的模仿者以及本领域的社会公众。

在该推定下，如果主张专利权人在专利申请日时对已知等同物的可预见性，那么专利公示后潜在的模仿者、改进者或者本领域的社会公众对已知等同物的可预见性同时被主张，因此专利权利要求公示作用中本身就包括了这种本领域所有人可预见的等同物，与等同原则确定的等同物范围那就没有不确定性矛盾。

相反的，理想不是现实。专利权人、潜在的模仿者、改进者或者本领域的社会公众都不具备对已知等同物完全的预见性，不同个体间可预见的范围参差不齐，不同技术领域因为技术复杂程度的差异也会影响可预见的范围，无论有经验的发明人或者熟练的专利撰写者，亦或本领域内有经验的技术人员都无法预见已知的所有等同物，已知等同物范围的不确定性造成了等同原则适用时的不确定性，回到个案中对特定技术等同性的讨论是不可避免的。

基于推定4的讨论，可预见性规则并不能在等同原则不确定性与专利权利要求公示作用的矛盾中发挥调和作用。它通过禁止申请日前的等同适用从而加重专利撰写者义务，本质上是消灭等同以回避它，而所保留的未来的等同的不确定性依然没有解决。

推定5：专利权利要求公示作用发挥是指专利文本及其所有法定含义一并的公示作用发挥。

在该推定下，专利权利要求公示作用不仅是专利权利要求书字面含义的通知，而是专利文本所有字面含义、法定含义的通知，包括解释专利权利要求保护范围的所有法定规则的一并通知。等同原则本身是随着专利文本的公示被一并广而告之的。在这一公示作用发挥后，潜在的模仿者、改进者或者本领域的社会公众不会完全忽略等同原则所确定的专利保护范围的。

基于推定5的讨论，等同原则的不确定性是造成专利权利要求公示作用中不确定性的原因，面向未来的等同反而是加重这种不确定性的。可预见性规则不能改变这种不确定性除非完全消灭等同。

等同物的讨论本质是技术事实层面等同性的讨论，应当回到每个具体的案件事实中去讨论。这一讨论探究的是细微的变化使得文字上不同但技术上实质性复制的情况是否发生，专利制度所承诺的对创新的激励是否被恰当兑现，讨论不应当被回避的。

2、专利高质量撰写的推动

本部分实际要讨论的是：可预见性规则能否推动一个专利高质量撰写的趋势？

换一个角度讨论，严格的字面侵权理论能否推动一个专利高质量撰写的趋势？

文字对技术本质翻译的局限性总是客观存在的，在不同技术领域差异明显，一辆汽车技术难以像一支铅笔般被文字清楚揭示。一项发明通常以产品、设备或一系列图纸的形式存在，文字撰写通常是事后为满足专利制度要求而做的翻译，遗憾的是文字并不总是能揭示创新技术的本质及其细微的结构，以至于其无法像地图一般精准的描绘出专利保护范围的边界，再熟练的发明起草者也不能避免这一问题。严格的字面侵权不能解决这种文字上不同但技术上细微差异实际被复制的情况，所以才有等同保护的共识。

理想不是现实。可预见性规则不会比严格的字面侵权理论对专利撰写提出更高要求，严格的字面侵权理论应用时期没有产生的高质量专利撰写的当然场景，可预见性规则下也难以当然的产生。而解决这一问题的关键应当是在前端行政审查程序中来探究它。

3、创新活动的影响

本部分要讨论的是，可预见性规则对等同原则的限制性，本质上是增加发明者的撰写成本，而发明者的成本增加，是否意味着创新者与模仿者的成本平衡被改变？

在讨论创新者与模仿者的成本平衡之前，首先讨论创新与现有技术的平衡。为便于讨论，本文将创新与现有技术的平衡称为专利第一天平，创新者与模仿者的成本平衡称为专利第二天平。

在专利第一天平上，系统的行政审查程序来确认它被维护而不是被破坏。以中国发明专利为例，包括从受理到实审，复审程序，无效宣告程序；多个程序的逐层再确认，实际上是对创新与现有技术的平衡承诺维护而不至破坏的多次确认。以美国发明为例，包括从受理到实审，再颁程序（实质上是权利人的自我修正程序），复审程序（实质上是对USPTO审查的修正程序）；实际上是对创新与现有技术的平衡承诺维护而不至破坏的多维度确认。

在专利第一天平被承诺维护而不是破坏的基础上，来讨论专利第二天平的变化。

可预见性规则本质上是增加发明者的撰写成本，而发明者的撰写成本增加，变相增加了创新者的保护成本，存在两种情况。一种是增加创新者的保护成本，相对也就意味着降低了模仿者的成本，即模仿者细微的改变能够达到规避的效果；另一种是减少了创新者的激励，即创新者能够主张的专利权保护范围趋于减小，能够兑现的激励亦随之减少，也就是说现在模仿者可以轻松获得这部分“被减少的激励”；无论是哪种情况，都意味着专利第二天平被拨动了。

结语

可预见性规则是典型的“法官造法”的产物，可预见性规则的提出与讨论，迫使我们对等同原则的出发点重新审视，这份审视应当涉及该规则的实践者、专利权主张者对创新本质保护的期待、被指控侵权者对创新改进被认可的期待、以及专利制度对等同原则职能发挥的期待，这项讨论不是简单的回答是否侵权问题，而是对创新本质与实质模仿的区分，对创新激励兑现恰当性评估，是履行专利制度意义上对创新保护的承诺。

长期以来，专利制度被认为是一种促进创新的制度。它的基本运转方式在于以限时性的专利垄断权作为创新工作的激励。恰当的激励兑现至关重要，它关乎创新工作的可持续性。譬如天才之火亦需利益之油【20】。

在公共政策上，等同原则像一张看不见的手，调节着专利第二天平，其实际上作为创新政策的一部分，对社会发展的创新取向起到一定调节作用。在我国，捐献原则、禁止反悔原则、全面覆盖原则等限制性规则和等同原则形成一套法定规则并发挥作用，可预见性规则是否有望成为法定规则的一部分，应当同时考虑可预见性规则对等同原则职能发挥的影响及该规则本身的确定性，值得关注和同时表达担忧。

参考文献：
【1】Giles S. Rich, The extent of the protectionand interpretation of claims-american perspectives. 21 International Rev. Indus.Prop. & Copyright L., 1990(497,499,501).
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【14】FESTO CORPORATION v. SHOKETSUKINZOKU KOGYO KABUSHIKI CO LTD SMC SMC (2003)，（No.95-1066），CAFC
【15】FESTO CORPORATION. v. SHOKETSUKINZOKU KOGYO KABUSHIKI CO., 535 U.S. 722 (2002)，United States Supreme Court
【16】RING PINION SERVICE INC v. ARBCORPORATION LTD (2014)，（No. 2013–1238），CAFC
【17】GRAVER TANK & MFG. CO. v.LINDE AIR PRODUCTS CO., 336 U.S. 271 (1949)，United States Supreme Court；WARNERJENKINSON CO., INC. v. HILTON DAVIS CHEMICAL CO., 520 U.S. 17 (1997)，United States Supreme Court
【18】FESTO CORPORATION v. SHOKETSUKINZOKU KOGYO KABUSHIKI CO LTD SMC SMC (2000)，（No.95-1066），CAFC
【19】湖北省高级人民法院(2018)鄂民再189号民事判决书
【20】专利制度是给天才之火浇上利益之油。-- 亚伯拉罕·林肯
另说明，本文参照相关著作观点，列明如下：
①《美国专利法（patent law）》, 第十二/十三章， Martin J,Adelman， Randall R.Rader， Gordon P.Klancnik[著]，郑胜利 刘江彬[编译]，知识产权出版社，2010.11
②《美国专利法等同理论研究》，第三/五章，徐卓斌[著]，法律出版社，2018

（原标题：等同理论中可预见性规则的研究）

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：殷大磊

编辑：IPRdaily辛夷          校对：IPRdaily纵横君

注：原文链接：殷大磊：专利等同理论中可预见性规则的研究（点击标题查看原文）

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