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“根据一般合同原则，‘准备授予不可撤销许可’的义务应解释为，无论实施者是否配合，该义务均可被履行/解除。”

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：Curtis Dodd、Chris Dubuc， Harfang IP Investment Corp

翻译：北京思韬知识产权代理有限公司

在美国，是否应当遵守向标准制定组织做出的许可相关承诺这一问题通常被视为合同问题。正如我们此前（此处[1]和此处[2]）所论述的，一些实施者虽然没有进行善意谈判，但是却希望通过解释此类承诺，来避免丧失获得公平、合理和非歧视 (FRAND) 许可的权利，或者如我们比喻的那样，鱼与熊掌兼得般保有他们的 FRAND 权利。在最近准备的一篇文章[3]中，我们具体参考了欧洲电信标准协会 (ETSI) 知识产权信息声明和许可声明 [“ETSI 许可声明”]的语言表述，探讨了这种解释是否遵循了基本的合同法原则。

具体而言，着眼于法国和美国/加州法律，我们重点关注ETSI许可声明中规定的“准备授予不可撤销的许可……”的义务的语言表述。考虑到ETSI许可声明中的法律选择条款，该条款规定“本知识产权信息声明和许可声明的构建、有效性和履行应受法国法律管辖”(重点强调)，我们考虑了前者。然而，美国/加州法律也被考虑在内，因为如果在该州提起合同之诉，如果法国法律与加州的基本公共政策相冲突而且而该州在这个问题上保有更大的利益，那么加州法律仍然适用。但只要法律不冲突，就没有问题。例如，加利福尼亚和法国的法律似乎都遵循合同的黑体法规则（black letter law rule），即全面履行义务即可解除该义务。那么，“准备授予不可撤销的许可”是什么意思?表现出这种意愿或愿意做好准备的意义是什么?

根据《科尔宾合同论（Corbin on Contracts）》[4] 、《合同重述（第二）》[5] 、《加州民法典》和《法国民法典》中规定的合同解释规则，除其他事项外，法院将考虑关于义务的通俗易懂的语言、当事人的意图、在当时的情况下什么是合理的、什么可以明确该义务并能够履行，以及什么可以使该义务合法。对所有考虑因素的分析表明，即使缺乏实施者的配合，专利持有者对 ETSI 的义务也应该能够被履行从而解除。

字面含义

从上述义务的字面来分析，需要注意的是，同意“准备”做某事并不等同于同意某事实际上会发生。例如，同意开垦土地来为种植做好准备并不是要求种植农作物。“准备”一词的简单语言含义也不要求任何持续的准备状态。

各方意图

尽管该义务的字面含义很简单，但也必须考虑合同双方的意图，因为意图可以优先考虑。ETSI 的意图在 ETSI 知识产权政策 [“ETSI IPR Policy”] 中的三个政策目标中进行了阐述。这些目标本质上可归结为平衡两个相互竞争的利益:(i) 确保标准对实施者可及;(二)确保标准必要知识产权所有者的贡献得到充分和公平的回报。对比针对“准备授予不可撤销的许可”义务的两种可能的解释，一种是无论实施者是否配合都可以履行/解除该义务，另一种是义务不能被履行/解除，ETSI的政策目标似乎倾向于前者。这是因为标准的可及性可以通过要求专利持有者承诺FRAND许可和/或承诺善意谈判来实现；实施者只需让专利所有者做出此类承诺即可。相反，在实施者配合之前不允许履行/解除义务，则会剥夺专利持有者对其贡献的公平合理的奖励，并使实施者在许可谈判中获得不应有的优势，原因如下所述。

什么是合理？

关于什么是对该义务的合理解释，首先考虑，正如我们之前所讨论的[6]，专利持有者的义务是准备授予不可撤销的许可，而不是证明许可的必要性。此外，这种解释并没有考虑到以下事实，即专利权人不能在法律上要求实施者签订FRAND 许可（可能中国除外），而只能基于每一项专利在每一个国家单独提起专利侵权之诉。相反，与其他合同一样，达成许可需要协商一致，并且双方都要承担一定程度的风险。允许实施者在专利权人被迫起诉侵权后行使 FRAND 许可的权利，忽略了行权相关的成本，并将所有不确定性风险置于专利权人身上（而不是要求实施者在其或不需要的许可与冒险侵权之间进行选择，并因此可能增大与之相关的损害赔偿，这才是大多数许可项目的运作方式（例如捕鱼许可证））。如果不及时进行真诚谈判不会带来任何负面影响，那么实施者就可以通过积累通过侵权技术商业化获得的资金，并用这些资金来抵御侵权之诉并发起有效性挑战，来从拒绝签订许可中受益。

ETSI合同中没有任何内容表明ETSI或专利持有者有任何意图允许实施者可以以上述方式行事同时仍可保留获得 FRAND 许可的权利。此外，无论出于何种意图和目的，在美国地区法院都不可能针对专利侵权获得禁令。因此，允许履行/解除义务仅仅意味着实施者可能会因侵权而遭受超 FRAND 损害赔偿，并且可能会面临未来的超 FRAND 许可费率，但这两者都不会对标准化技术的可及性产生影响。相比之下，在实施者不配合的情况下不允许履行/解除义务会大大降低专利所有者的投资回报，甚至使得行权成本可能超过许可能带来的收益。

明确性和履行能力

关于明确性和能够履行的内容，需要注意的是，将准备授予不可撤销许可的义务解释为需要实施者配合的方式意味着，如果实施者坚持反向劫持（hold out），则不可能执行/履行该义务。至少，这样的义务是不明确且不确定的。相比之下，允许在没有实施者配合的情况下仍然可以履行/解除义务，例如，通过要求专利持有者提出 FRAND要约，这种解释使义务明确且能够履行，因此是更为可取的。值得注意的是，《法国民法典》明确禁止“永久承诺（perpetual undertakings）”，并进一步指出，无限期合同可被随时终止。同样，J. Gregory Sidak 在其题为“A FRAND Contract’s Intended Third-Party Beneficiary ”的论文中指出，美国马萨诸塞州地区法院 1948 年的一项判决不赞成按合理条款进行许可的义务形成永久义务的解释（参见Rudenberg v. Clark[7] , 81 F. Supp. 42 (D. Mass. 1948)） 。

合法性

将准备授予不可撤销许可的义务解释为需要或许永远不会配合的实施者进行配合也意味着该义务可能在专利到期后很长一段时间内仍然存在。鉴于专利到期后的许可可能违反反垄断法并构成专利滥用，通过允许在没有实施者配合的情况下履行/解除义务来避免这种潜在后果的解释是更为可取的。

隐含条件

除了解释规则之外，加利福尼亚州和法国法律都允许法院释明使得合同在特定情形下合理所需的规则和条件。这包括释明与履约义务的时间相关的条件。关于履约时间的释明条件的规则的有趣之处在于，这些规则通常被制定为允许债务人在合理的时间内履约，而非债务人必须等待多长时间才能履约。因为，谁会抱怨网上订单履行的太快，或者建筑项目提前完成？

法律判决

与前述一致，Rodney Gilstrap法官就履行 ETSI 许可声明中规定的义务做出如下裁决（重点强调）：

最后，法院认为，根据法国法律，已根据 ETSI 知识产权（“IPR”）政策第 6.1 条提交许可声明的 ETSI 成员可通过以下方式履行其FRAND义务：(1) 根据FRAND条款和条件承诺许可，或 (2)真诚地就 FRAND 许可进行谈判。

参见HTC Corporation, HTC America Inc v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Ericsson Inc,[8] 案号：6:18-CV-00243-JRG（德克萨斯州联邦法院，2019 年），备忘录意见和最终判决。值得注意的是，Rodney Gilstrap法官并没有要求任何实施者参与，至少在通过承诺FRAND 许可来履行义务时没有要求。可以说，即使实施者一方缺乏配合，善意的谈判或也可能得到满足，例如，通过以合理的条款和条件提出仲裁，虽然这一点在裁决中并不明确。在某种程度上，善意谈判确实需要实施者的参与，然而，Rodney Gilstrap法官的裁决导致并不能确定一方是否履行了其义务，因为如果法院不考虑这些条款和条件，就无法知道所承诺的条款是否符合FRAND要求（更准确地说，不违反FRAND要求）。另一方面，从一开始就很容易评估是否提出了合理的仲裁要求。

如果需要实施者配合怎么办？

但是，如果我们错了并且需要实施者配合来履行/解除专利所有者准备授予不可撤销许可的义务，该怎么办？更具体地说，如果实施者拒绝参与，会发生什么？

因履约而解除

根据科尔宾合同论，如果一方义务的履行取决于另一方的配合，则如果不进行这种配合，就可以解除履行的义务。加利福尼亚州和法国法律均反映了类似的原则，在每份合同中都隐含了诚信和公平交易的承诺，前者明确指出该承诺包括不干涉另一方获得合同利益的权利。与此相一致的是，Rodney Gilstrap法官允许在庭审阶段考虑爱立信关于HTC“拒绝、否认和/或放弃与爱立信 FRAND 声明相关的任何权利，并且是一个非善意的谈判对象”的单方主张，并最终认定HTC“违反了其需要与爱立信真诚谈判以获得许可的义务……”

因不履约条件而解除义务

然而，HTC 提出的一个观点与在解释 ETSI 许可声明的善意谈判时双方负有对等义务并不相符，该观点即，实施者不是合同的当事人。如果准备授予不可撤销许可的义务被解释为需要实施者配合，那么考虑到缺乏合同关系，也许不存在隐含善意谈判的义务，而应将实施者配合作为专利持有者履行义务的隐含前提条件。在Corbin on Contracts以及 Restatement (Second) of Contracts 中也可以找到对这种观点的支持。关于提供此类配合的时限， 科尔宾合同论进一步指出，虽然没有明确规定时间，但是即使债务人未履行义务，该义务有一天也会被解除。Restatement (Second) of Contracts 中也表达了类似的观点。更重要的是，美国马萨诸塞州地方法院的法官 Charles Wyzanski, Jr. 在上述Rudenberg v. Clark [9]一案中明确了一项要求，即被许可人必须在获得许可后 120 天内采取行动，或说明其权利不应终止的理由。

以事件的发生为履约的条件的一个重要影响是，如果事件没有在合理时间内发生，权利人就有违约的风险，然而，对权利人施加默示义务以确保触发履约的事件发生，如果对默示义务的违反无关紧要，则不会导致主要义务的解除。鉴于违约的风险，Restatement (Second) of Contracts进行了规定以避免这种潜在的严重后果。然而，考虑到实施者的配合对专利权人履约的重要性以及这种配合是在实施者的控制范围内并且只有专利权人在合同下承担义务的事实，这些规则似乎不适用于ETSI的情况。进一步值得注意的是，实施者已经获得了合同规定的对标准化技术的可及权。

妨碍/不可能

对于需要配合的义务，权利人拒绝配合也可能被视为“妨碍”实施者履约，或使实施者“不可能”履约，从而证明解除义务是正当的。引用Corbin on Contracts 的话说，即使是“远非实际不可能”的情形，根据加州和法国法律也可能导致义务被解除。我们注意到，此类问题在建筑合同领域很常见，承包商的义务往往取决于业主是否提供进入工地的通道或获得了必要的许可。例如，参见Bomberger v. McKelvey案, 案件编号 35 Cal.2d 607 (Cal. Sup. Ct. 1950)， NYU Hospitals Center v. HRH Construction LLC (In re HRH Construction LLC) 案，案件编号 12-CV-1384 DAB (SDNY 2015) 和United States v. Bedford Assocs.[10]案，案件编号79 Civ. 1522 (HFW); No. 79 Civ. 1482 (HFW) (S.D.N.Y. 1982)。另可参见加州民事陪审团指令建筑法系列中的加州民事陪审团指令第 4502 号“违反在业主控制范围内提供必要物品的默示契约”。

结论：实施者必须配合

根据一般合同原则，ETSI 许可声明中“准备授予不可撤销许可”的义务似乎应解释为无论实施者是否配合，该义务均可被履行/解除。在禁令救济实际上不可获得的美国地方法院尤其如此，因此，不会存在缺乏标准可及性的问题。即使该义务被解释为要求实施者配合，哪怕专利权人方面并未履约，实施者未能及时提供这种配合也可以证明义务解除的合理性。

注释：

[1]https://ipwatchdog.com/2020/12/02/sep-owner-obligations-analyzing-frand-statements-cellular-wireless-seps-part-iv/
[2]https://ipwatchdog.com/2022/06/02/shall-released-favorite-song-among-sep-implementers/id=149384/
[3]https://deliverypdf.ssrn.com/delivery.php?ID=261087081122069117126069099093099071052087053042027060078069088126090088081024015022019114028045009056121078007122006100002020098080071048000110067088113020102018109028073060091096101074117107121029113082106076023123069122067097003024090019113004068020&EXT=pdf&INDEX=TRUE
[4]https://store.lexisnexis.com/products/corbin-on-contracts-skuusSku6674
[5]https://library.law.yale.edu/restatement-law-second-contracts
[6]https://ipwatchdog.com/2021/07/19/burden-proof-regarding-cellular-wireless-standard-related-patents-final-thoughts-critics/id=135692/
[7]https://www.leagle.com/decision/194812381fsupp421115
[8]https://www.leagle.com/decision/407201911fsupp3d63143
[9]https://www.leagle.com/decision/194812381fsupp421115
[10] https://www.leagle.com/decision/19821296548fsupp74811168

（原标题：法国法律和加利福尼亚州法律如何解释 ETSI 许可声明下的 SEP 持有者义务）

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来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：Curtis Dodd、Chris Dubuc， Harfang IP Investment Corp

翻译：北京思韬知识产权代理有限公司

编辑：IPRdaily辛夷          校对：IPRdaily纵横君

注：原文链接：法国法律和加利福尼亚州法律如何解释 ETSI 许可声明下的 SEP 持有者义务（点击标题查看原文）

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