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“鉴于欧盟委员会对新兴的物联网（IoT）行业中的中小企业的关注，Sisvel的增长势头加之Avanci推出的新项目，对于在无需政府干预的情况下，对各种新兴类别的实施方提供以行业为主导的许可解决方案的重要性。”

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：Curtis Dodd、Chris Dubuc， Harfang IP Investment Corp

翻译：北京思韬知识产权代理有限公司

第一部分：大家都加入到专利池中！

对于受到公平、合理、无歧视（FRAND）或合理、无歧视（RAND）许可承诺约束的专利，2023年出现了许多有趣的进展。这包括了一些新的基于专利池的许可项目的启动，其他一些项目获得支持，各种中间判决，一些反垄断诉讼的驳回，以及，一如既往的，政府可能干预的阴影。

专利池
Avanci新的专利许可项目

今年对Avanci来说是忙碌的一年，到目前为止，Avanci已经推出了6个新的许可项目。首先是在2月份宣布了Avanci的“售后市场（Aftermarket）”[1]项目，随后在3月份宣布了其新的“广播电视（Broadcast）”[2]项目和“视频（Video）”[3]项目。8月份，Avanci宣布[4]了“5G网联汽车”项目 ，在第四季度，Avanci目前已经宣布了“智能仪表（Smart Meter）”[5]项目，另外，最近还宣布了“电动汽车充电器（EV CHarger）”[6]项目。

继Avanci非常成功的4G网联汽车项目之后，关于5G网联汽车项目[7]，梅赛德斯—奔驰成为首个获得许可的企业，而新加入的华为则是59个初始参与者之一（华为同时也加入了Avanci的4G网联汽车项目）。根据德国专利数据分析公司IPlytics的Tim Pohlmann的分析[8]，“如果考虑IP5管辖范围 （美国、欧洲、中国、韩国、或日本），Avanci 的5G项目涵盖了超过80%的2G至5G已授权且仍有效的专利，如果仅考虑美国和欧洲的授权专利，该比例甚至更高，达到83%。”与4G网联汽车项目的费率（最初为15美元/辆，后来提高到20美元/辆）相比，Avanci的5G许可费用定价为32美元/辆，但在“2024年2月16日”或“5G网联汽车的首次销售之日”中后者到来之前签署的“5G许可”，仍可享受29美元/辆的“早期被许可方定价…”。

Sisvel蜂窝物联网专利池

Sisvel也在今年宣布，华为加入了其“蜂窝物联网”技术专利池。根据公告[9]，华为被认为是“蜂窝物联网发展的主要贡献者”。截至本文撰稿时，Sisvel的网页[10]上显示，其“蜂窝物联网项目对LTE-M和NB-IoT标准必要专利提供许可，这些标准必要专利被列明的26家公司以及另一家“名称即将公布”的公司所持有。鉴于欧盟委员会（EC）对新兴的物联网行业中的中小企业（SME）的担忧（例如，参见欧盟委员会拟议法规[11]的解释性备忘录的部分），最近一些美国联邦机构也对此表示担忧（如第二部分中更详细地讨论的），Sisvel的增长势头加之Avanci推出的新项目，对于在无需政府干预的情况下，对各种新兴类别的实施方提供以行业为主导的许可解决方案的重要性。希望这些进展能缓解立法者们的担忧，并让立法者们相信是他们操之过急和/或正在被其他运作良好的市场（如智能手机和联网汽车）中的实施方的误导性炒作所过分影响。

损害赔偿
3G Licensing 诉HTC

除了成功吸引新的参与者加入到蜂窝物联网池之外，Sisvel在法庭上也取得了显著胜利。值得一提的是，特拉华州陪审团认为[12]HTC故意侵犯了由Sisvel子公司3G Licensing. S.A.拥有的两项与标准相关的专利。对于其中一项专利，HTC应为每件侵权产品支付0.37美元，对于另一项专利，HTC应为每件侵权产品支付0.37美元或0.43美元。Steve Brachmann在IPWatchdog上发表的一篇文章[13]对该案件进行了出色的总结，文章指出“陪审团对故意侵权的认定可能导致三倍赔偿……”。Sisvel发布的一份新闻稿[14]中表示，该裁决反映出了对Sisvel立场的认可，即“……FRAND费率仅适用于自愿接受许可的一方。”

本案另一个有趣的方面在于，在庭审之前对HTC的“FRAND肯定性辩护”作出了简易判决。Leonard Stark法官认为，没有任何陪审员能够认定HTC履行了其对必要性进行证明的举证责任。然而，奇怪的是，备忘录意见书[15]（3G Licensing, S.A., Koninklijke KPN N.V., Orange, S.A., v. HTC Corporation, 案件编号：1:17-cv-00082-LPS【特拉华州，2020年10月2日】）一方面指出“被告将无法辩称任何一件所主张的专利是标准必要的并且遵守FRAND义务”，但另一方面，“法院的裁决并没有禁止被告引入与FRAND相关的证据来确立适当的损害赔偿”。正如我们之前文章所写的[16]，第三方受益人未行使的合同权利并不能作为对专利侵权的辩护，例如，对欧洲电信标准协会的承诺并没有提及对过去的侵权行为的免除（而是提及“准备授予不可撤销的许可”【即对未来行为的许可】）。因此，在我们看来，在此基础上作出的简易判决比将专利损害赔偿与合同法问题混为一谈更合适。

中间判决
Atlas Global诉TP Link

对受FRAND/RAND类型许可承诺约束的专利权人来说，另一有利的判决（但走了一条不寻常的路）记录在Roy S.Payne法官在Atlas Global Technologies LLC诉TP-Link Technologies Co., Ltd., TP-Link Corporation Limited, TP-Link International Ltd..（案件编号：2:21-CV-00430-JRG-RSP【E.D.德克萨斯州，2023年7月28日】）案件的报告和建议[17]中。正如我们之前所写的[18]，德克萨斯州东区就被告的反诉——原告在起诉侵权之前没有与被告沟通，违反了对电气和电子工程师协会（IEEE）的许可相关义务——作出了简易判决。然而，令人困惑的是，Payne法官写道，“…Atlas Global没有违反其合同要求”，因为“Atlas Global的义务是按照FRAND条款来授予（而不是提供）许可”。但Atlas Global也没有授予许可。正如我们当时在文章中指出的那样，“在我们看来，更好的解决方案是去发现LOA的语言指的是许可，而不是对过去侵权行为的免除。”

Atlas Global案还包括一项中间裁决：关于 以间接侵权为目的，诉前知晓Atlas Global的专利（参见报告和建议[19]，Atlas Global Technologies LLC, v. TP-Link Technologies Co., Ltd., TP-Link Corporation Limited, TP-Link International Ltd.,，案号：2:21-CV-00430-JRG-RSP【德克萨斯州，2023年8月4日】）。狭义的问题是，是否在发给被告的信件中提及“Wi-Fi 6中的标准必要专利（SEP）”就足够了。关于这一点，Roy S. Payne法官作出如下裁决：

“一方在诉前材料中无需显示出其确定了具体的专利号，也无需做出具体的侵权指控，以确立诉前间接侵权的诉讼请求，尤其是在有证据表明其所主张的专利必然覆盖遵循标准的产品的情况下。…陪审团可以合理地认定，被告对所主张的专利和侵权行为已有实际了解，或者故意无视专利及其侵权行为，因为被告主观上相信Atlas Global拥有802.11ax标准的SEP组合，并采取了行动以逃避了解该专利组合中所包含的专利或其侵权行为。”

G+ Communications诉 三星

G+Communications, LLC诉三星电子公司、三星电子美国股份有限公司案，案件编号: 2:22-CV-00078-JRG（E.D.Texas）也有一个有趣的中间判决，这一次涉及潜在的被许可人义务。具体而言，三星试图驳回原告第一次修改后的起诉状中提出的以下指控，但未能成功，在意见及命令备忘录[20]总结如下：

“在第一项中，G+声称，根据ETSI的知识产权政策，三星有义务以FRAND费率从G+获得许可，G+还声称，三星没有同意对于这种许可的任何费率，从而违反了其义务，三星因此造成了对G+的损害…

在第二项中，G+声称，由于三星的FRAND义务，三星有义务真诚地为了获得FRAND许可而进行谈判，G+还声称，三星违反了这一义务，未能接受G+的报价，也未能提出反报价，这种行为对G+造成了损害…

在第五项中，G+声称，三星因未能同意由G+提出的FRAND许可而不正当获利，G+因此受到损失。”

关于第一项和第二项，Rodney Gilstrap法官拒绝了三星的动议，认为G+不仅为自己与ETSI之间的合同辩护，而且也为三星与ETSI之间的合同辩护（后者G+声称自己是该合同的第三方受益人），从而提出了表面上合理的请求。三星关于第五项的动议也被驳回。关于三星的论点，即《专利法》优先于“任何为制造、使用或销售产品而获得专利式许可费的尝试”，Gilstrap法官认为“所引用的《专利法》允许对侵权行为本身进行赔偿，而不是对拒不履行的行为进行赔偿……由于这些损害的指控与《专利法》下的可恢复的损害不同，因此不当得利请求适用优先原则。”

飞利浦诉Thales

与G+Communication案相似，Philips N.V.诉Thales Dis MS United States LLC，民事诉讼案号：20-1709-CFC（特拉华州）也包括了一项驳回专利权人的FRAND许可相关的诉讼请求的动议，这些诉讼请求涉及程序滥用、不正当竞争、和不当得利等。如2023年8月31日的备忘录意见[21]中所述，飞利浦的诉讼请求“部分涉及Thales S.A.在法国提起的诉讼”，在该诉讼中，法国法院批准了扣押令，据此，法国当局在未经通知的情况下对飞利浦的法国办公室进行了民事搜查。据飞利浦称，扣押令是通过“秘密和单方申请”获得的，其中包含了“虚假和误导性陈述”。

关于程序滥用的诉讼请求，首席法官Connolly认为，鉴于事实上缺乏共通性，因此，“对程序滥用的诉讼请求行使管辖权将使本诉讼的范围从较窄的专利侵权和FRAND许可条款的问题扩大到更宽的对法国法律的调查以及对外国政府的陈述”。所以，Connolly法官拒绝行使补充管辖权，并补充说，作为礼让，即使存在共通性内核的事实，他也不会行使这种管辖权。

然而，根据《美国法典》第28编第1338(b)条[22]的规定，就飞利浦的不正当竞争的诉讼请求而言，被认定存在对事管辖权。关于相关的关联性因素，Connolly法官写道：

“在本案中，支持飞利浦不正当竞争的诉讼请求的所宣称事实与引起飞利浦专利侵权和FRAND许可确认判决的诉讼请求的所宣称事实密切相关。虽然第XI项涉及法国诉讼，但飞利浦在这里费了更多笔墨，声称被告“没有针对蜂窝SEP组合许可进行真诚协商，并且不当干扰飞利浦对其SEP的预期许可。“…与程序滥用的诉讼请求不同，不正当竞争的诉讼请求的焦点在于被告的全面谈判实践行为，在法国诉讼开始之前和之后。”…

Connolly法官进一步对飞利浦的不当得利的诉讼请求行使了管辖权，驳回了Thales的论点，即联邦专利法优先于该诉讼请求，因为“第二次修改的起诉状中确定的唯一不当得利是所宣称的专利侵权”：

“但正如飞利浦所指出的，其不当得利的诉讼请求是以‘通过采取‘拒不履行’策略，Thales保留了飞利浦遵守ETSI知识产权政策这一利益’为前提的。”……由于遵守了上述政策，Thales能够“推迟并避免接受飞利浦的FRAND报价，同时抓住在全球范围内使用该技术的不公平价值和优势，而不接受飞利浦的FRAND报价。”…因此，Thales “在许可谈判中通过拒绝真诚谈判、拖延谈判、或提出明知飞利浦无法满足的要求，从而非法侵占了不正当的利益。”

或者，正如我们常说的，Thales在FRAND方面希望鱼与熊掌兼得。更糟糕的是，Thales希望利用侵权产生的利润来对抗许可的需要，这种做法不公平地使专利权人处于不利地位（正如我们在此处[23]所写的：参见标题为“什么是合理的？”的一节）。

大陆集团诉诺基亚

大陆集团和诺基亚之间的争斗似乎永无休止，我们在 2021 年的总结[24]中首次提及，2022年[25]再次提及。2021年，大陆集团针对Avanci、诺基亚和其他公司发起的反垄断诉讼被驳回，同时得克萨斯州联邦法院拒绝对其合同相关诉讼请求行使补充管辖权。此后不久，大陆集团在特拉华州衡平法院起诉诺基亚，理由包括：诺基亚未向大陆集团提供FRAND许可，从而违反了FRAND许可相关义务（参见Continental Automotive Systems Inc. v. Nokia Corp. C.A. 案件编号 2021-0066-NAC (特拉华州衡平法院)）。大陆集团还寻求有关FRAND条款的声明，包括“FRAND条款必须与分担原则一致”。在2023年1月31日的一份备忘录意见书[26]中，特拉华州法院裁定诺基亚对驳回这些诉讼请求的尝试无效，认为大陆集团有资格提起诉讼，因为其已经充分证明了由于其“未能成功获得FRAND许可”而遭受实际损害。此外，法院驳回了诺基亚的观点，即大陆集团寻求确认判决仅仅是寻求“许可的一个选项”，因此本质上是咨询性的。关于后一个论点，副首席法官Cook表示，“大陆集团寻求确认性法律救济的请求将会解决争议，并防止诺基亚要求非FRAND条款。”一个关键因素是，大陆集团“已提交宣誓声明，承诺接受本法院裁决的任何许可条款的裁定。”

此外，大陆集团还要求有权根据“与高通公司签订的订户设备和基础设施设备许可协议……根据该协议，诺基亚据称同意将某些SEP许可给某些高通公司客户”获得许可。诺基亚试图驳回这些诉讼请求的动议部分获得批准，部分被驳回。

第二部分

在我们年终总结的第二部分中，我们将探究2023年被驳回的两起与FRAND/RAND许可相关的反垄断争议案件，以及政府在政策方面的最新活动。

注释：

[1]https://www.avanci.com/vehicle/aftermarket/
[2]https://www.avanci.com/broadcast/
[3]https://www.avanci.com/video/
[4]https://www.avanci.com/2023/08/16/avanci-launches-5g-connected-vehicle-licensing-program/
[5]https://www.avanci.com/iot/4g-smart-meter/
[6]https://www.avanci.com/iot/evcharger/
[7]https://www.avanci.com/vehicle/5gvehicle/
[8]https://ipwatchdog.com/2023/08/16/avancis-new-5g-vehicle-program-one-stop-shop/id=165274/
[9]https://www.sisvel.com/news/huawei-joins-sisvel-cellular-iot-patent-pool/
[10]https://www.sisvel.com/licensing-programmes/iot/cellular-iot/#tab-patent-owners
[11]https://single-market-economy.ec.europa.eu/system/files/2023-04/COM_2023_232_1_EN_ACT_part1_v13.pdf
[12]https://ipwatchdog.com/wp-content/uploads/2023/11/Verdict-Form-1.pdf
[13]https://ipwatchdog.com/2023/11/03/htc-hit-9-million-damages-award-losing-frand-rates-unwilling-licensee/id=169184/
[14]https://www.businesswire.com/news/home/20231017818613/en/Sisvel%E2%80%99s-9-Million-Delaware-Victory-Over-HTC-Shows-FRAND-is-a-Two-Way-Street
[15]https://ipwatchdog.com/wp-content/uploads/2023/11/2020-09-29-3GL-MSJ-Daubert-Opinion-Public-Redacted-Version.pdf
[16]https://ipwatchdog.com/2022/06/02/shall-released-favorite-song-among-sep-implementers/id=149384/
[17]https://ipwatchdog.com/2023/09/21/atlas-global-v-tp-link-missed-opportunity-clarify-scope-standards-related-licensing-obligations/id=166946/
[18]https://ipwatchdog.com/2023/09/21/atlas-global-v-tp-link-missed-opportunity-clarify-scope-standards-related-licensing-obligations/id=166946/
[19]https://casetext.com/case/atlas-glob-techs-v-tp-link-techs-co-10
[20]https://casetext.com/case/g-commcns-v-samsung-elecs-co
[21]https://casetext.com/case/philips-nv-v-thales-dis-ais-us-llc
[22]https://www.law.cornell.edu/uscode/text/28/1338
[23]https://ipwatchdog.com/2022/11/27/french-california-contract-law-interpret-sep-patent-owner-obligations-etsi-licensing-declaration/id=153530/
[24]https://ipwatchdog.com/2021/12/26/top-2021-frand-rand-licensing-developments-in-the-united-states-part-ii/id=140859/
[25]https://ipwatchdog.com/2022/12/20/the-top-u-s-frand-rand-licensing-developments-of-2022-policy-statements-patent-pools-and-ieee-changes/id=154040/
[26]https://law.justia.com/cases/delaware/court-of-chancery/2023/2021-0066-nac.html

（原标题：2023年美国顶尖FRAND/RAND许可进展）

 小提示 ：本系列英文原文首次已在IPWatchdog上发表，点击“阅读原文”查看本篇文章英文原文。

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：Curtis Dodd、Chris Dubuc， Harfang IP Investment Corp

翻译：北京思韬知识产权代理有限公司

编辑：IPRdaily辛夷          校对：IPRdaily纵横君

注：原文链接：2023年美国顶尖FRAND/RAND许可进展（点击标题查看原文）

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