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“仲裁庭必须首先确认商标权是否有效，才能进一步就商标侵权纠纷作出裁决。”

商标侵权纠纷的可仲裁性

仲裁具有自主、专业、高效等优势，仲裁解决商标侵权纠纷被世界知识产权组织和众多国家认可，得到广泛应用。由于在理论上对商标侵权纠纷的可仲裁性尚存在争议，我国尚处于探索阶段。笔者认为，商标侵权纠纷的可仲裁性不存在法律障碍。理由是：

《中华人民共和国仲裁法》（以下简称《仲裁法》）第二条规定：“平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权益纠纷，可以仲裁。”商标权是一种财产权，商标侵权纠纷双方当事人是平等主体，因此商标侵权纠纷是平等主体间的财产权益纠纷，属于可仲裁范围。

《中华人民共和国商标法》（以下简称《商标法》）第六十条列举了解决商标侵权纠纷的方式，包括协商、诉讼、行政处理和行政调解。《商标法》虽未明确规定采用仲裁方式解决侵权纠纷，但亦未禁止当事人选择仲裁方式。选择商标侵权纠纷的解决方式系当事人的私权利，应遵循“法无禁止即自由”原则。因此，从《商标法》角度来看，只要当事人签订了仲裁协议，即可选择仲裁方式解决商标侵权纠纷。

仲裁解决商标侵权纠纷公平与效率的失衡

以仲裁方式解决商标侵权纠纷过程中，有的被申请人会以商标权无效为由抗辩。因此，仲裁庭必须首先确认商标权是否有效，才能进一步就商标侵权纠纷作出裁决。根据我国现行《商标法》和《仲裁法》，此种情形可能导致仲裁解决商标侵权纠纷公平与效率失衡。

仲裁庭裁决商标权无效的障碍在于，根据我国《商标法》，商标权的授权机关是国家知识产权局商标局（以下简称“商标局”），当发生商标确权争议时，由商标局商标评审部门裁决商标权是否有效。当事人对决定不服，可以提起行政诉讼。根据仲裁不得侵犯公权力的原则，仲裁庭只能根据当事人的合意处理属于私权利的财产纠纷，当被申请人以商标权无效为由抗辩时，仲裁庭无权直接裁决商标权无效。为公平解决商标侵权纠纷，仲裁庭只能根据法律规定中止仲裁，由被申请人请求商标局作出无效宣告决定。而商标局就商标权是否有效作出裁决后，被申请人还有可能再提起行政诉讼，经过一审、二审程序，待法院判决书生效后才能恢复仲裁程序。在实践中，法院如果认为商标局裁决不当，并不直接作出相反结论的判决，而是判决撤销裁决，要求重新作出裁决。商标局重新作出裁决后，当事人可能再次提起行政诉讼。如此一来，仲裁的效率优势荡然无存，会导致当事人“用脚投票”，抛弃以仲裁解决商标侵权纠纷的方式。

仲裁庭确认商标权有效，也存在问题。虽然仲裁庭确认商标权有效是对行政授权的确认，并不存在侵犯公权力的问题。但当仲裁庭在此基础上作出裁决并执行后，如果商标局又宣告商标权无效，那么后者对前者是否具有追溯力？《商标法》第四十七条规定：“宣告注册商标无效的决定或者裁定，对宣告无效前人民法院做出并已执行的商标侵权案件的判决、裁定、调解书和工商行政管理部门做出并已执行的商标侵权案件的处理决定以及已经履行的商标转让或者使用许可合同不具有追溯力。但是，因商标注册人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。依照前款规定不返还商标侵权赔偿金、商标转让费、商标使用费，明显违反公平原则的，应当全部或者部分返还。”本条规定并未涉及宣告注册商标无效的决定对仲裁庭已经作出并执行的仲裁裁决的追溯力问题，而判定宣告注册商标无效的决定对仲裁庭已经作出并执行的仲裁裁决有无追溯力，显然属于公权力事项。根据公权力“法无授权即禁止”的原则，可以得出结论：任何情况下，宣告注册商标无效的决定，对仲裁庭已经作出并执行的仲裁裁决都没有追溯力。但在《商标法》第四十七条规定的两种特殊情况下，即因商标注册人的恶意给他人造成损失的，或不返还相关费用明显违反公平原则的，如果宣告注册商标无效的决定对仲裁庭已经作出并执行的仲裁裁决也没有追溯力，显然不符合公平正义这一法治终极目标。如果出现上述情况，仲裁庭虽然高效解决商标侵权纠纷，仍有失公平。

实现仲裁解决商标权侵权纠纷的立法完善

为解决前述公平与效率失衡的问题，更好地发挥仲裁在解决商标侵权纠纷中的作用，应赋予仲裁庭在涉案商标权具有明显无效理由时裁决商标权无效的权力。

赋予仲裁庭裁决商标权无效的权力，是克服现行法程序冗长的缺点，维护仲裁解决商标侵权纠纷高效特点的必然要求。但同时，为保证仲裁不过分侵犯公权力，必须限定只有在涉案商标权具有明显的无效理由时，仲裁庭才可以裁决商标权无效。作出上述限定，仲裁庭在涉案商标权没有明显的无效理由时，即可认定商标权有效，根据事实和法律对案件作出裁决；当涉案商标权具有明显无效的理由时，则可以先行裁决商标权无效，进而作出驳回申请的裁决，从而实现仲裁解决商标侵权纠纷公平与效率的平衡。只要法律对“商标权明显无效的理由”作出合理界定，仲裁员都会谨慎行使这项权力。

同时，为解决仲裁庭确认商标权有效所带来的公平与效率失衡的问题，应赋予无效宣告决定特殊情况下对商标侵权纠纷仲裁裁决的追溯力。具体来说，可借鉴美国的做法，由当事人事先约定，如果日后裁决所涉及事项被有管辖权的法院宣布无效或不能执行，有管辖权的法院可根据当事人的请求，对该裁决作出修订，此修订支配当事人的权利与义务。通过法院审查仲裁裁决，变相地使宣告注册商标无效的决定在特殊情况下对仲裁庭已经作出并执行的仲裁裁决具有追溯力。

另外一种更直接、同样能体现仲裁意思自治原则的解决方案是，在下一轮修订《商标法》时明确规定，宣告注册商标无效的决定，对仲裁庭已经作出并执行的商标侵权纠纷仲裁裁决没有追溯力。同时，在现行《商标法》第四十七条但书规定的两种特殊情况下，商标无效宣告决定对已经作出并执行的商标侵权纠纷仲裁裁决是否产生追溯力，取决于双方当事人是否有明确约定：有明确约定时产生追溯力，没有明确约定时，不产生追溯力。这样既能解决特殊情况下的公平问题，又能保证仲裁效率，进一步凸显仲裁的意思自治原则。

（原标题：商标侵权纠纷的可仲裁性及立法完善）

来源：中国食品报

作者：刘效敬 作者系山东省青岛市委党校法学教研部副主任

编辑：IPRdaily辛夷          校对：IPRdaily纵横君

注：原文链接：商标侵权纠纷的可仲裁性及立法完善（点击标题查看原文）

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