#本文仅代表作者观点，不代表IPRdaily立场，未经作者许可，禁止转载#

“在跨类排除商标注册障碍的疑难确权案件中，因未能消除先前存在的商标权利基础导致在后申请人长期面临在该类别无法获得授权的法律困境。”

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：谢有林

摘要

注册商标之间的权利冲突属于无效宣告的相对事由，对于长期共存且注册超过五年的注册商标，可以产生商誉的延续，从而打破注册商标权利的独立性，对于如何根除基于特定历史渊源导致共存的商标权利冲突属于商标行政诉讼的疑难问题。本案中，周某早在2004年以及后续时间先后注册了“鼎湖山泉及图”系列争议商标，导致争议商标与引证商标共存于市场长达十九年，原告在解决历史疑难商标权利冲突时，充分运用商标确权程序并结合著作权、商标权以及在先字号权等权利客体，从源头上根除了争议商标的权利基础，成功地在净水器等商品上争取回“鼎湖山泉”商标，对于解决疑难历史共存的商标权属纷争具有积极的参考意义。

PART 01
“鼎湖山泉”字号及商标概况

广东鼎湖山泉有限公司（以下简称“鼎湖山泉公司”）原名称为“肇庆市鼎湖飘雪饮用水有限公司”，成立于2000年9月6日，经过二十几年的匠心经营，“鼎湖山泉”字号及系列商标是广东商标重点商标，陆续获得“广东省守合同重信用企业2003-2017 年连续15年”、“广东省放心水生产示范基地”、“院士专家工作站认证证书”、“广东省第十五届运动会合作伙伴”等众多荣誉，是众多国家标准和行业标准的起草单位，市场占有率连续7年稳居广东省第一位，"鼎湖山泉"品牌被评价为广东高价值商标，品牌评价值为 30146.33万元。因此，“鼎湖山泉”系列商标及字号在饮用水领域具有极高的市场份额和品牌影响力。

PART 02
案情简介

（一）无效宣告阶段的案情概要

鼎湖山泉公司早在2004年即申请注册了多件“鼎湖山泉”商标，如第1454761号“DingHuShanQuan及图”商标、第3269108号“鼎湖山泉”商标等。而周某自2004年12月以来，持续抢注一系列的“鼎湖山泉”商标、“鼎湖山泉及图”商标，如第4399628号“鼎湖山泉”、第36094923号、第32265621号商标、第23284946号、第29602969号“鼎湖山泉及图”商标，这些商标与鼎湖山泉公司在先注册商标完全一致，严重损害了鼎湖山泉公司的在先商标注册权。

为了维护自己的合法权益，鼎湖山泉公司早在2007年就针对第4399628号“鼎湖山泉”以及延续注册的商标陆续提出异议、无效宣告及撤销程序，均未能根除周某抢注的系列商标。后来鼎湖山泉公司于2017年针对第4399628号“鼎湖山泉”提出撤销最终在撤销复审阶段成功无效掉，2020年11月23日又对周某名下的第23284946、36094923号“鼎湖山泉及图”（以下称“争议商标”）商标提出无效宣告请求，主要理由为：

第一，鼎湖山泉公司及其字号“鼎湖山泉”在行业内具有较高知名度，是广东省著名商标，引证商标为鼎湖山泉公司及其法定代表人独创，经过鼎湖山泉公司的在先长期使用及宣传推广，至争议商标申请日前，引证商标已经具有较高的知名度和影响力。

第二，争议商标与鼎湖山泉公司第1490715号“鼎湖山泉及图”商标、第1454761号“DingHuShanQuan及图”商标、第3269108号“鼎湖山泉”商标等引证商标一、二、三、四、五、六、七、八构成类似商品上的近似商标。

第三，鼎湖山泉公司至早在1995年5月10日创作的山水结合的图形，经过设计表现形式独特，具有一定的独创性，构成美术作品，且根据举证，该作品在2004年3月之前已经具有一定的知名度，争议商标申请人同处广东省，具有接触的可能性，进而认定争议商标的申请注册行为侵犯了鼎湖山泉的在先著作权。

第四，争议商标文字部分与鼎湖山泉公司在先知名字号“鼎湖山泉”完全相同，侵害了鼎湖山泉公司的在先字号权。被告明知“鼎湖山泉”及“DingHuShanQuan及图”是鼎湖山泉公司在先有较高知名度商标，仍不断抢注多件与鼎湖山泉公司“鼎湖山泉”及“DingHuShanQuan及图”商标构成相同/近似的商标，具有明显恶意性，属于以不正当手段抢注他人知名商标的行为，争议商标的注册有违诚实信用原则。

国家知识产权局审理认为：认定第23284946号“鼎湖山泉DingHuShanQuan及图”商标侵犯鼎湖山泉公司在先著作权并予以宣告无效。

认定第36094923号“鼎湖山泉”争议商标核定使用的“电热水壶、饮用水过滤器”商标与引证商标核定使用的“水（饮料）、矿泉水（饮料）、矿泉水”等构成类似商标，但其余商标与引证商标核定使用的商品不属于类似商品。故裁定：争议商标在“电热水壶、饮用水过滤器”商品上予以无效宣告，在其余商品上予以维持。

（二）行政诉讼一审、二审的案情概要

鼎湖山泉公司不服国家知识产权局裁定，诉至北京知识产权法院【案号：（2022）京73行初8120号】。本案提起行政诉讼的争议焦点为：

诉争商标在“电炊具、消毒设备、水净化设备和机器、龙头”商品上与引证商标是否构成《商标法》第三十条规定的使用在类似商品上的近似商标，以及诉争商标的注册是否违反《商标法》第四十四条第一款的规定。

北京知识产权法院认为，本案中，第三人周某连续多年持续申请注册了多件“鼎湖山泉”文字商标及“鼎湖山泉”及图商标，尤其是在多件其参与的案件中已经有行政裁定或法院判决对于其“鼎湖山泉”文字商标或“鼎湖山泉”及图商标在部分商品上的注册予以宣告无效的情况下其仍然在该部分商品上持续申请注册上述商标，其行为显属不当，扰乱了正常的商标注册管理秩序和公平有序的市场竞争秩序，已构成违反《商标法》第四十四条第一款规定的情形。鼎湖山泉公司与周某均不服，均提前上诉。二审法院驳回上诉，维持原判【(2023)京行终9306号行政判决书】。

PART 03

案件难点

              
本案的难点在于周某在第11类上申请注册的争议商标部分早于原告的引证商标，并且原告的引证商标核定使用的类别为第32类，属于跨类排除注册障碍的商标授权和确权交叉的疑难法律问题，囿于原告尚未认定为驰名商标，因此如果不能及时排除周某在第11类的“净水器”等商品商标的权利基础，由于两者商品的功能存在高度的替代性，将会严重影响原告主营的桶装水的品牌战略和市场份额，据此原告采取了如下的应对策略：

第一，本案中，周某早在2004年12月6日即在第11类注册了第4399628号“鼎湖山泉及图”商标。诉争商标的显著部分同为“鼎湖山泉”，首先要阻断后续注册的争议商标基于在先商标的长期使用而适用商誉延续。

据此，鼎湖山泉公司巧妙地抓准第4399628号“鼎湖山泉及图”商标被撤销的良好时机，于2020年11月对周某名下的第23284946号“鼎湖山泉及图”商标以侵犯鼎湖山泉公司的在先著作权为由提起无效宣告，最终绕过商品类似认定的难题，以《商标法》第三十二条在先作品作为切入点成功无宣告无效。充分利用了商标撤销及著作权的权利客体，从源头上根除了争议商标的权利基础。

第二，鼎湖山泉公司虽然在第36094923号商标无效宣告阶段援引《商标法》第三十条主张注册争议商标核定使用第11类部分的“电热水壶、饮用水过滤器”与引证商标第32类的“饮用水”等商品构成类似，但国家知识产局基于注册审查秩序的稳定和衡平，不宜给予注册商标与驰名商标等同高度的跨类保护，使得部分商品通过第三十条主张类似很难得到支持。

据此，鼎湖山泉公司通过收集周某历年来与鼎湖山泉公司的行政及民事纠纷，包括先后注册的鼎湖山泉均被无效宣告，将鼎湖山泉公司著作权抢注为注册商标等，佐证其在后注册存在不正当攀附原告品牌声誉和恶意抢注的意图，通过《商标法》第四十四条第一款维权诉讼，最终成功在水净化设备、净水器等商品上排除鼎湖山泉商标的注册障碍。

PART 04

案件启发

第一，本案中，周某早在2004年在第11类注册了第4399628号“鼎湖山泉及图”商标，争议商标与引证商标共存于市场长达十几年，显著部分同为“鼎湖山泉”，如果不能从源头上消除周某前述的在先商标，其先后注册的一系列“鼎湖山泉”争议商标极有可能基于长期的商誉延续产生平行共存的正当性。本案在解决历史疑难商标冲突案件时，综合运用商标撤销解决基础商标，利用在先著作权及跨类商品类似，并收集其恶意混淆等不正当注册和使用的恶意，形成多元阻击的“组合拳”，最终从源头上根除了争议商标的权利基础，成功地在净水器等商品上争取回共存十九年的“鼎湖山泉”商标，该系列案对于基于特定历史渊源导致共存的商标权利障碍排除和应对策略，具有典型的指导意义。

第二，近年来，国家知识产权局从打击商标恶意囤积到非正常申请的审查，均在遏止商标恶意抢注和不以使用为目的的囤积行为。本案在鼎湖山泉公司通过《商标法》第三十、三十二条等相对理由均无法得到救济的前提下，转变为通过《商标法》第四十四条第一款进行无效宣告路径得到人民法法院的支持，北京市高级人民法院认为“诉争商标的注册不仅会导致相关公众对商品的来源产生混淆误认，更扰乱了正常的商标注册管理秩序，损害了公共利益，已不再局限于对特定民事权益的侵犯，明显有悖于诚实信用原则”，因此，本案为打击恶意囤积商标、攀附他人商誉等违背诚实信用的行为具有积极的社会导向性。  

第三，人民法院在本案中阐明了《商标法》第四十四条第一款关于恶意注册侵害私权导致公共利益损害的判定标准。即通过周某围绕鼎湖山泉公司在先商标及字号持续申请注册多件“鼎湖山泉”系列商标，且在已有在先裁定、判决对于其注册的商标予以无效宣告的情况下，仍持续申请注册“鼎湖山泉”系列商标。进而认定周某的行为已经超出了正常的生产经营需要，具有明显复制、抄袭、摹仿他人具有一定知名度商标的故意，不正当的攀附了鼎湖山泉公司商誉，主观上具有明显的恶意。也正是因为周某的恶意注册不仅会导致相关公众对商品的来源产生混淆误认，更扰乱了正常的商标注册管理秩序，损害了公共利益，有悖于诚实信用的原则，对于《商标法》第四十四条第一款的理解和适用具有较强参考意义。

PART 05

结语和建议

在跨类排除商标注册障碍的疑难确权案件中，因未能消除先前存在的商标权利基础导致在后申请人长期面临在该类别无法获得授权的法律困境。通过本案的解读还原了原告经过专业的商标维权策略和布局，最终成功排除了长达十九年的注册障碍，是“鼎湖山泉”品牌维权保护的重要战略成果。

与此同时，本案也启发商标权人应当提前做好品牌布局和注册规划，尤其是与主营商品或服务紧密关联的项目，确保做到“市场未动，注册先行！”这不仅可以有效保护基于长期使用沉淀的品牌声誉和市场份额，还能避免在关联行业被他人恶意抢注，从而陷入长期而复杂的维权困境。通过主动、全面的商标注册策略，商标权人既可以确保核心品牌在多个类别和领域得到充分保护，降低潜在的法律风险，并为未来的商业拓展奠定坚实法律基础。

（原标题：从商标无效宣告案探析破解商标历史共存的确权路径）

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：谢有林

编辑：IPRdaily辛夷          校对：IPRdaily纵横君

注：原文链接：从商标无效宣告案探析破解商标历史共存的确权路径（点击标题查看原文）

「关于IPRdaily」

IPRdaily是全球领先的知识产权综合信息服务提供商，致力于连接全球知识产权与科技创新人才。汇聚了来自于中国、美国、欧洲、俄罗斯、以色列、澳大利亚、新加坡、日本、韩国等15个国家和地区的高科技公司及成长型科技企业的管理者及科技研发或知识产权负责人，还有来自政府、律师及代理事务所、研发或服务机构的全球近100万用户（国内70余万+海外近30万），2019年全年全网页面浏览量已经突破过亿次传播。

（英文官网：iprdaily.com  中文官网：iprdaily.cn） 

本文来自IPRdaily中文网（iprdaily.cn）并经IPRdaily.cn中文网编辑。转载此文章须经权利人同意，并附上出处与作者信息。文章不代表IPRdaily.cn立场，如若转载，请注明出处：“http://www.iprdaily.cn