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“什么是‘预料不到的技术效果’需要重点考量的因素？”

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：展艳珊 北京高沃律师事务所

在判断创造性的考虑因素中，“预料不到的技术效果”越来越多地成为申请人和专利权人的争辩手段。然而在创造性的实际审查过程中，在判断发明的技术方案是否产生了“预料不到的技术效果”时，经常存在分歧。尤其在化学领域中，由于化学领域的预见性比较低，通常对于“质”或“量”的变化无法事先预测或通过推理得出，判断发明是否具有“预料不到的技术效果”更易产生分歧。因此，在化学领域，究竟什么样的技术效果才可以算作预料不到的技术效果，什么因素是需要重点考量的因素，这些问题都是在面对发明申请是否具有“预料不到的技术效果”判断时需要解决的难题。

“预料不到的技术效果”的概念

审查指南指出：发明取得了预料不到的技术效果，是指发明同现有技术相比，其技术效果产生了“质”的变化，具有新的性能；或者产生“量”的变化，超出人们预期的想象。这种“质”的或者“量”的变化，对所属技术人员来说，事先无法预料或者推理出来。由此可以看出，判断“预料不到的技术效果”其实与“三步法”中显而易见的判断一样，均是在技术效果的事实基础上作出的判断；并且，判断发明是否具备“预料不到的技术效果”的主体应当是所属领域技术人员。因此，“预料不到的技术效果”是指技术效果本身的“质”变或“量”变相对于所属领域技术人员的判断能力和现有技术给出的教导而言的，需要以所属领域技术人员视角根据现有技术以及本申请的技术效果做出的全面、客观的评判。

什么是“预料不到的技术效果”需要重点考量的因素？

笔者认为，预料不到的技术效果会体现在发明实际解决的技术问题上，实际解决的技术问题经常就是发明相对于现有技术产生的技术效果自身或者是将其提炼、概括或抽象成的技术任务，同时该技术效果是否属于“预料不到”又由技术启示的强弱来决定。因此，如果发明产生了预料不到的技术效果，一般情况下也说明区别技术特征能够解决这一技术问题是难以预料的；进而意味着，现有技术没有给出明确、充分的解决该技术问题的技术启示，于是，该发明的得出也将会是非显而易见的。因此，“预料不到的技术效果”需要重点考虑的因素是：“预料不到的技术效果”与实际解决的技术问题和技术启示的判断之间的关系。

下面结合复审成功的案例举例说明：

案例：

（一）案情简述：

权利要求：

1、一种磷酸二氢钾类单晶光纤的生长方法，其特征在于，所述的磷酸二氢钾类单晶光纤为四方相磷酸二氢钾单晶光纤、单斜相磷酸二氢钾单晶光纤、四方相磷酸二氘钾单晶光纤或单斜相磷酸二氘钾单晶光纤；所述的磷酸二氢钾的分子式为KH2PO4，所述的磷酸二氘钾的分子式为K(H1-xDx)2PO4，其中0<x<1；

具体生长方法包括步骤如下：

将磷酸二氢钾加入溶剂中，密封加热溶解得到澄清磷酸二氢钾溶液；将所得溶液在70-90℃下过热48小时，之后过滤至生长槽中，冷却至0-30℃，得到过饱和溶液；向上述过饱和溶液中加入晶种，在采用下种生长方式，在生长槽密封状态下生长，得到单晶光纤；

所述的溶剂为超纯水和/或重水；

所述的磷酸二氢钾溶液的质量分数为15-40％；

所述的晶种为直径1-50μm，长径比为20:1-70:1的KDP晶体。

2.根据权利要求1所述的磷酸二氢钾类单晶光纤的生长方法，其特征在于，所述的四方相磷酸二氢钾单晶光纤属于-42m点群，I-42d空间群，a=b=7.453Å，c=6.793Å，α=β=γ=90°；所述的单斜相磷酸二氢钾单晶光纤属于2/m点群，P21/c空间群，a=14.598(5)Å，b=4.503(5)Å，c=18.650(5)Å，α=90°，γ=90°，β=108.040(5)°；所述的四方相磷酸二氘钾单晶光纤属于-42m点群，I-42d空间群，a=b=7.48Å，c=7.0Å，α=β=γ=90°；所述的单斜相磷酸二氘钾单晶光纤属于2/m点群，P21/c空间群，a=14.6571(5)Å，b=4.5187(5)Å，c=18.6962(5)Å，α=90°，γ=90°，β=108.030(2)°。

3.根据权利要求1所述的磷酸二氢钾类单晶光纤的生长方法，其特征在于，所述的单晶光纤的直径为1-100μm；所述单晶光纤的长径比≥500：1。

4.根据权利要求1所述的磷酸二氢钾类单晶光纤的生长方法，其特征在于，所述的磷酸二氢钾溶液的质量分数为20-35％。

5.根据权利要求1所述的磷酸二氢钾类单晶光纤的生长方法，其特征在于，所述的磷酸二氢钾溶液的质量分数为23％、26％、28.5％、31％、33.3％。......

审查员在审查意见通知书中指出：对比文件1公开了KDP单晶光纤生长及相变研究，并具体公开了高饱和溶液快速生长得到KDP（即KH2PO4）四方相单晶光纤。权利要求1与对比文件1的区别为：密封加热；将溶液在70-90℃下过热48小时，过热和过滤顺序不同，冷却至0-30℃；生长槽密封，得到单晶光纤；晶种直径、长径比。对于上述区别技术特征，选择密封加热、生长槽密封是本领域的常规选择。对比文件1公开了所有溶液均升温至80℃下过热2h，本领域技术人员基于对比文件1的记载能够选择合适的过热温度和时间。另外，本领域众所周知，KDP溶液的饱和度随温度的降低而增大，本领域技术人员为了快速制备KDP类单晶光纤，通过有限次常规试验能够调整合适的生长温度，其技术效果可以预期。此外，根据需要选择过热和过滤的顺序也为常规选择。

因此，在对比文件1的基础上结合本领域常规技术手段得到权利要求1请求保护的技术方案对于本领域技术人员来说是显而易见的，该方案不具有突出的实质性特点和显著的进步，不具备创造性，不符合专利法第22条第3款的规定。

审通阶段是如何答复的？

A：对比文件1在体块KDP晶体的柱面死区进行KDP单晶光纤的生长研究，不仅未能实现KDP单晶光纤的下种控制生长，甚至没有在其设定的实验条件下观察到任何光纤生长的迹象，即对比文件1使用下种生长的方法，并未生长得到KDP类单晶光纤。

B：本申请的KDP类单晶光纤的生长条件与对比文件1不同，对比文件1并未涉及本申请KDP类单晶光纤的生长条件：本申请优化的生长温度为25-30℃，晶种为直径1-50μm，长径比为20:1-70:1的KDP晶体，磷酸二氢钾溶液的浓度为20-35%，在上述条件下，本申请实现了KDP类单晶光纤的可控生长，并且得到了高质量、光纤直径以及长度可控的优质单晶光纤晶体。而对比文件1仅仅是在体块晶体柱面死区进行了单晶光纤生长的初步探究，其并未得到单晶光纤，并且生长条件与本申请完全不同。

审查员对于答复的回复

A：审查员坚持认为对比文件1与本申请均为下种法，且对比文件1利用下种生长法能够得到KDP类单晶光纤。

B：对比文件1公开了KDP四方相单晶光纤在质量分数为23%的磷酸二氢钾溶液中的饱和点是34.1℃，对比文件1也是通过对下种生长法溶液降温来使得溶液过饱和，且本申请实施例的实验参数与对比文件1所给出的实验参数不具有可比性（对比文件1是通过控制过饱和度）。本领域技术人员在对比文件1所公开的参数的基础上，通过有限次实验能够生长得到KDP单晶光纤。

思考：为什么审查员不认可审通阶段的意见陈述？

A：通过上述论述可知，本申请相对于对比文件1的技术优势是即“本申请通过控制制备方法制备出了磷酸二氢钾类单晶光纤，而对比文件1中并未制备出单晶光纤”，然而在论述的过程中，审通答复时只是将此结果告知了审查员，并未结合对比文件1深入地分析为什么对比文件1没有制备出磷酸二氢钾类单晶光纤。而由于对比文件1的命名是“KDP单晶光纤生长及变相研究”，且存在长径比达到1000：1的KDP单晶光纤的情况，因此，审查员就有理由相信对比文件1实质上也做出了长径比可达到1000：1的KDP单晶光纤，进而审查员完全有理由不认可审通答复的意见陈述。

B：对比文件1是通过调控过饱和度研究单晶光纤的生长研究，而本申请是通过调控KDP溶液的质量分数和生长温度来生长单晶光纤，二者之间的关系是什么？审通阶段答复并未进行陈述。而本领域公知过饱和度与溶液的质量分数和温度有关，因此，审查员完全有理由相信本申请是受到对比文件1的启发，通过调控KDP溶液的质量分数和生长温度来调控单晶光纤的生长，进而得到单晶光纤。

（二）在复审阶段应该如何做才能争取授权？

下面，笔者将结合“三步法”来说明在复审阶段的答复思路。三步法中要求采用“确定最接近现有技术”-“确定发明与最接近现有技术的区别技术特征和实际解决的技术问题”-“判断发明是否显而易见”的方式判断发明是否具备创造性，并结合预料不到的技术效果进行论述。

1、文件修改

将权利要求1中的磷酸二氢钾溶液的质量分数修改为“23-40％”；将权利要求1中的“冷却至0-30℃”修改为“冷却至0-25℃”，将权利要求1与3合并作为新的权利要求1，对其余权利要求的序号做适应性修改。

2、以对比文件1作为最接近的现有技术，确定本申请修改后的权利要求1与对比文件1的区别技术特征：

（1）本申请限定了将磷酸二氢钾加入溶剂中，密封加热溶解得到澄清磷酸二氢钾溶液，对比文件1中未公开；

（2）过热和过滤的顺序与对比文件1中不同；

（3）本申请限定了磷酸二氢钾溶液的质量分数为23-40％，将过热后的溶液在生长槽中冷却至0-25℃，得到过饱和溶液；

（4）本申请限定了晶种为直径1-50μm，长径比为20:1-70:1的KDP晶体。

确定修改后的权利要求1实际要解决的技术问题是：提供一种生长速率快、晶体质量好、大长径比的磷酸二氢钾类单晶光纤的生长方法。

答复思路：

（1）结合对比文件1公开的内容说明对比文件1虽然公开了对溶液进行过热处理，但是其过热处理是为了研究外界环境对KDP晶体成核生长的影响（属于自发成核法），而本申请是“下种法”，是将晶核放入到溶液后进行单晶的生长，不需要考虑外界环境对晶核形成的影响。即对比文件1研究温度对KDP晶体形貌的影响的实验实质是自发成核的方法，而并非是审查员所认为的属于下种法。（此段内容是针对审查员对于本申请的技术方案属于下种法的反驳）

（2）在复审答复时将要解决的技术问题设置为“提供一种生长速率快、晶体质量好、大长径比的磷酸二氢钾类单晶光纤的生长方法”是突出本申请创造性的关键。这是由于：

其一，对比文件1并未制备出高质量、高长径比的KDP单晶光纤，也没有给出如何获得高质量、高长径比的KDP单晶光纤的技术启示。

其二：本申请与对比文件1的区别技术特征之一是KDP溶液的浓度存在差异，审查员认为“KDP溶液的饱和度随温度降低而增加，本领域技术人员能够通过有限次实验根据对比文件1所公开的柱面生长死区来调整合适的生长温度。”然而，判断发明是否具有创造性要看是否具有突出的实质性特点和显著的进步，突出的实质性特点指的是要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见，而显著的进步主要应当考虑发明是否具有有益的技术效果。因此，在论述的时候结合对比文件1论述：首先，对比文件1并未制备出高质量、大长径比的KDP单晶光纤；其次，对比文件1给出的技术启示是在KDP溶液的过饱和度低于10.03%时会出现单晶光纤（质量不高），高于10.03%时会出现三维生长趋势，不能得到单晶光纤。换句话说，对比文件1不能给出解决本申请技术问题的技术启示。而本申请修改后的权利要求1中的KDP溶液的过饱和度高达16.63%以上，远远高于对比文件1中的10.03%，采用下种生长的方式，通过控制生长参数，在室温或低于室温条件下获得KDP四方相或单斜相单晶光纤，光纤直径在1-100μm范围之内，长径比≥500：1，拥有极大的长径比，光纤直径可控，表面光滑，得到的了高质量的KDP单晶光纤，达到了预料不到的技术效果。

总结：在上述案例中，在复审阶段答复的关键在于：其一，设置技术问题为提供一种生长速率快、晶体质量好、大长径比的磷酸二氢钾类单晶光纤的生长方法。这一技术问题设置的关键在于对比文件1没有制备出生长速率快、晶体质量好、大长径比的磷酸二氢钾类单晶光纤，本领域技术人员难以预料如何对对比文件1的技术方案进行改进能够制备出生长速率快、晶体质量好、大长径比的磷酸二氢钾类单晶光纤。其二：对比文件1给出的技术启示是当KDP溶液的过饱和度高于10.03%时会出现三维生长趋势，不能得到单晶光纤；而复审答复时通过对权利要求书的修改和意见陈述证明了在“KDP溶液的过饱和度高达16.63%以上，远远高于对比文件1中的10.03%，得到的了高质量的KDP单晶光纤”，这达到了预料不到的技术效果，因此，该发明是有创造性的。

因此，对于“预料不到的技术效果”的答复，笔者认为，从“预料不到的技术效果”与“实际解决的技术问题和技术启示”之间的关系着手进行论述，以突出技术方案的创造性。

展艳珊作者专栏

1、浅析化学领域审查意见中“公知常识”的应对策略

（原标题：浅析化学领域审查意见中“预料不到的技术效果”的应对策略）

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：展艳珊 北京高沃律师事务所

编辑：IPRdaily辛夷          校对：IPRdaily纵横君

注：原文链接：浅析化学领域审查意见中“预料不到的技术效果”的应对策略（点击标题查看原文）

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