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“布图设计侵权比对时，应将权利人主张保护的独创性部分区域中的晶体管及连接线路的三维配置作为判断对象，而非单独、割裂地判断某一层是否复制了权利布图设计的独创性部分。”

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：朱爱军 杨霞 丁建春 广东君龙律师事务所

要旨

集成电路布图设计侵权案中，由于侵权行为可能针对布图设计的整体或者部分，在布图设计所包含的元件、线路日趋复杂的情况下，权利人在现行规定下有针对性地根据不同侵权行为指明独创性部分亦属合理。布图设计自身的特性决定了其某些独创性部分确非在创作或登记时所能预见，发生争议后，应当充分保障当事人的权利，确保当事人能够全面阐述其权利主张，一般在实质审理结束前应允许当事人变更其主张的独创性内容，以利于纠纷的实质化解。

布图设计侵权比对时，应将权利人主张保护的独创性部分区域中的晶体管及连接线路的三维配置作为判断对象，而非单独、割裂地判断某一层是否复制了权利布图设计的独创性部分。

案情与裁判

一、基本案情

SZSX电子科技有限公司（下称“SX公司”或“原告”）是登记号为BS.12500520.2的集成电路布图设计（下称“布图设计”）的权利人，发现FMW电子集团股份有限公司（以下简称“FMW公司”或“被告”）复制、销售的5068A 芯片与其登记的布图设计相同，涉嫌侵害其布图设计专有权，遂向深圳市中级人民法院（以下简称一审法院）起诉，要求其停止侵权并赔偿经济损失200万元。

在一审法院审理过程中，原告先后两次提交了在本案中主张保护的独创性部分说明。第一次是在起诉立案时，原告提交了包含6个重要创新点的文字说明，但并未指明对应布图设计所在的区域；第二次是在首次开庭时，原告提交了更为详细的独创性文字说明，该说明包含5个创新点，附上了对应的布图设计图样，并明确将布图设计图样中的Cell单元（Cell单元位于布图设计的A区域，A区域是由数个Cell单元重复排列连接而成，见图1）作为保护范围，同时附上了将被诉侵权产品Cell单元与权利布图设计Cell单元进行比对，给出二者相同的比对意见。

图1 涉案布图设计的POLY层

为查明案件事实，一审法院以原告第二次提交的独创性说明为基础，委托司法鉴定机构进行了鉴定。主要鉴定事项包括：1.SX公司在本案中所固定的具有独创性的布图设计与其主张享有专有权（自国家知识产权局调取的登记号为BS.12500520.2、名称为“集成控制器与开关管的单芯片负极保护的锂电池保护芯片”）的集成电路布图设计相对应部分是否相同；2.SX公司前述备案的布图设计图样与其备案登记的芯片样品是否具有一致性；3.SX公司所称具有独创性的布图设计与FMW公司被诉侵权芯片中相对应的布图设计进行比对，二者是否相同或者实质性相同。如第一、二、三项存在相同或者实质性相同，则SX公司主张的权利布图设计是否具有独创性。

在被诉侵权产品是否与原告主张的具体独创性的布图设计相同或实质性相同上，鉴定机构给出了“SX公司主张的独创点1、2、3、4、5 对应的集成电路布图设计与被诉芯片5068A中相对应的集成电路布图设计相同”的鉴定结论。另外，鉴定机构针对其他几项鉴定事项，也给出了肯定的鉴定结论。

为此，一审法院基于相关案件事实及鉴定机构的鉴定结论，认定被告FMW公司实施的复制、销售行为构成对原告布图设计专有权的侵犯，并判决被告赔偿原告经济损失100万元。

被告FMW公司不服一审判决，向最高人民法院提起上诉，主要上诉理由为：（一）SX公司在不同的民事案件、行政案件和行政裁决案件中主张的独创点不同，不应允许SX公司在本案一审第一次开庭后变更其独创性主张。一审法院允许SX公司变更独创性主张违反了“禁止反悔”原则。（二）SX公司在本案中主张的权利布图设计独创点不具有独创性。SX公司主张的独创点均为设计思想或电路关系，并非三维配置关系，不应作为布图设计保护的对象。（三）一审判决认定被诉侵权芯片的布图设计与权利布图设计独创性部分相同缺乏依据。鉴定机构在鉴定过程中单一地将SX公司所提出的比例关系进行对比，对比方式有误，未整体考量权利布图设计和被诉侵权芯片之间的异同，鉴定机构所认定的权利布图设计和被诉侵权芯片布图设计之间的5个独创点完全一致的结论错误。鉴定机构对权利布图设计的Cell区域与被诉侵权布图设计的Cell区域在三维配置、连线、形状等是否一致没有进行鉴定，更没有给出鉴定结论。最高院二审撤销了一审判决，驳回了原告全部诉讼请求。

二、裁判理由

关于SX公司在本案一审过程中对独创性主张的变更应否允许的问题。最高院认为，布图设计条例第四条规定：“受保护的布图设计应当具有独创性，即该布图设计是创作者自己的智力劳动成果，并且在其创作时该布图设计在布图设计创作者和集成电路制造者中不是公认的常规设计。”该条规定仅对布图设计独创性作出规定，但并未对权利人对布图设计独创性予以说明的时机作出规定。布图设计实施细则等亦未明确规定布图设计专有权人明确其独创性部分的时机。根据布图设计保护条例第三十条的规定，除例外情况，未经布图设计权利人许可对受保护的布图设计的全部或者其中任何具有独创性的部分进行复制均属侵权行为。由于侵权行为可能针对布图设计的整体或者部分，在布图设计所包含的元件、线路日趋复杂的情况下，权利人在现行规定下有针对性地根据不同侵权行为指明其独创性部分亦属合理。当然，指明的独创性部分应当符合布图设计条例对保护客体的要求。基于前述原因，SX公司虽针对权利布图设计在本案中对独创性主张作出变更且与其在其他案件中的主张有所不同，但其独创性说明所指向的部分即Cell单元是明确的，且系从不同角度对该部分的独创性作出描述，因此SX公司在一审过程中对独创性主张的修改和变更应予允许。FMW公司的该项上诉理由不能成立，本院不予支持。

关于FMW公司是否侵害了SX公司的权利布图设计专有权的问题，最高院则认为，首先，本案集成电路布图设计专有权保护客体应为Cell单元区域内的元件及互连线路所构成的三维配置，侵权比对时应将Cell区域中的晶体管及连接线路的三维配置作为判断对象，而非单独、割裂地判断某一层是否复制了权利布图设计的独创性部分。一审判决仅仅依据鉴定意见关于被诉侵权芯片布图设计在POLY层具备SX公司主张的独创点说明1-5对应的布图设计，就认定被诉侵权芯片布图设计与权利布图设计构成相同，判断方法有误。其次，从独创性部分的整体来看，被诉侵权芯片布图设计的Cell单元在整个区域A中紧密排列，焊盘位于晶体管区域之上，而权利布图设计的Cell单元在A区域的排列并非密排，交错留出了焊盘的位置，焊盘与晶体管区域不交叠。虽然鉴定意见未明确给出被诉侵权芯片布图设计和权利布图设计Cell单元中晶体管连接至焊盘的确切布线结构，但是A 区域中Cell单元晶体管和焊盘之间的相对位置及连接关系会体现在将Cell单元中晶体管的源极、漏极、栅极通过METAL1、METAL2、METAL3 引出至焊盘所形成的布线结构中，由此也会导致Cell单元中晶体管引出至焊盘的互连形成不同结构。在POLY层，被诉侵权芯片布图设计和权利布图设计对于栅极的引线接触孔设置不同，MO晶体管并联的连接方式存在差异；在METAL1层，被诉侵权芯片布图设计的布线整体覆盖A区域，而权利布图设计的走线则沿Cell单元排列的行分块布局，二者布线走向和形状均存在差异；在METAL2层，被诉侵权芯片布图设计和权利布图设计的走线方向不同；在METAL3层，被诉侵权芯片布图设计的布线覆盖Cell单元呈短叉指状，焊盘位于晶体管区域之上，而权利布图设计的布线呈长叉指，布线引出至晶体管区域之外的焊盘。上述各层的差异整体体现在三维空间中时，被诉侵权芯片布图设计与权利布图设计在Cell单元上就形成了不同的三维配置结构，且在案证据不能证明上述互连连接以及互连连接与Cell单元中晶体管相对位置关系的差异属于公认的常规设计。因此，被诉侵权芯片的布图设计与权利布图设计不相同，也不构成实质相同，故本案中FMW公司未侵害SX公司权利布图设计专有权。

评析

一、关于布图设计侵权案件中确定独创性部分时机的问题

《集成电路布图设计保护条例》、《集成电路布图设计保护条例实施细则》以及《集成电路布图设计审查与执法指南（试行）》均未明确规定布图设计专有权人在侵权案件中明确独创性部分的时机。在最高人民法院218号指导性案例“锂电池保护芯片集成电路布图设计侵权案”中，涉及到被诉侵权人对布图设计权利人在司法鉴定过程中变更最初提供的独创性说明提出异议。最高院认为，在权利人变更其独创性说明后，应将变更后的内容及时告知被诉侵权人，以便其更有针对性地举证，权利人虽未履行变更告知义务，但后续诉讼进程中被诉侵权人进行法庭辩论的权利仍得到了充分保障，故原告未及时告知的事实不对该独创性说明的采纳产生影响。最高院在该案中虽然支持了原告变更独创性说明，但并没有直接明确布图设计权利人最晚应在什么时候确定其主张保护的独创性部分。

在本案中，一审法院认为，在知识产权侵权纠纷案件进行审理的司法程序中，针对被诉侵权事实，权利人最迟需于法庭主持同一性比对之前确定其权利保护范围。具体到集成电路布图设计专有权侵权纠纷个案中，独创性说明是进行侵权判断的基础。鉴于我国布图设计专有权保护的法律体系中没有要求布图设计申请人在登记阶段提交独创性说明，因此，应当允许布图设计权利人在案件的审理过程中对其独创性作出说明。权利人在案件审理过程中进行独创性说明，以及对该说明进行调整和修改，是其行使其布图设计专有权这一实体权利的自然延伸，应当允许。最高院二审虽然明确支持了布图设计权利人可以在不同的案件中，针对不同的侵权行为指明其独创性部分，并允许对独创性的主张进行修改和变更，但仍未直接对最晚何时应确定独创性部分进行置评。

在笔者代理的另一件布图设计侵权行政处理纠纷案中，同样也涉及到布图设计权利人明确独创性部分时机的争议。在该案中，最高院认为，国家知识产权局基于提高行政效率的考虑，将布图设计权利人明确其独创性主张的时机确定为“权利人应当在侵权与否的实体比对实质性进行之前明确其独创性主张并加以确定”，缺乏明确的法律依据。布图设计自身的特性决定了其某些独创性部分确非在创作或登记时所能预见，发生争议后，国家知识产权局作为居中裁决机关，应当充分保障当事人的权利，确保当事人能够全面阐述其权利主张，一般在实质审理结束前应允许当事人变更其主张的独创性内容，以利于纠纷的实质化解。该案中，SX公司向国家知识产权局就RY公司侵犯其本布图设计专有权提出侵权纠纷处理请求，并对本布图设计的独创性部分分别作了三次说明：第一次独创性说明是在行政裁决请求提出时，SX公司主张本布图设计具有6个独创点；第二次独创性说明是在鉴定过程中，SX公司提交了包含6个创新设计点的独创性说明，并根据上述创新设计点1-6 进行了侵权比对分析；第三次独创性说明是在鉴定意见作出后的第二次口头审理过程中，SX公司主张将Celll+Cell2组成的单元作为独创性部分与被诉侵权芯片的相应区域进行比对。在SX公司作出第二次独创性说明后，紫图鉴定中心受国家知识产权局委托进行了技术鉴定并出具了鉴定意见，该鉴定意见随附了本布图设计样品的布图设计分析报告、被诉侵权芯片布图设计分析报告、本布图设计与被诉侵权芯片布图设计的对比分析报告、本布设计样品与被诉侵权芯片的布图设计的对比分析报告。鉴定意见及附件虽未对Celll+Cell2组成的单元进行单独对比，但已对Celll和Cell2部分进行了剖片，明确了三维配置结构。因此，SX公司在国家知识产权局第二次口头审理时提出的以Celll+Cell2组成的单元作为独创性部分的主张，虽然可能超出了国家知识产权局和对方当事人的预期，但并不会使鉴定意见及布图设计分析报告丧失意义，国家知识产权局仍可凭借已经形成的鉴定意见以及布图设计分析报告，对Celll+Cell2组成单元的独创性是否成立及侵权行为是否成立作出判断。现国家知识产权局以权利人应当在侵权与否的实质性审理进行之前明确其独创性部分为由，拒绝对SX公司在第二次口头审理时提出的独创性部分的主张进行审理，既缺乏法律依据，也不利于纠纷的实质化解。SX公司的该项上诉主张，本院予以支持，本案应由国家知识产权局重新作出裁决。

另外，在审理商业秘密侵权案件中，依据《最高人民法院关于审理侵犯商业秘密民事案件适用法律若干问题的规定》第二十七条：权利人应当在一审法庭辩论结束前明确所主张的商业秘密具体内容。而布图设计保护范围的确定与商业秘密保护内容的确定存在相似之处，均是由权利人在维权中根据情况自行确定。

综上裁判观点及参考侵害商业秘密的相关规定，笔者认为，权利人对布图设计独创性部分（保护范围）确定的时间，在布图设计侵权民事诉讼中，最晚应在一审法庭辩论终结前；在布图设计侵权行政处理中，最晚应在国家知识产权局口审辩论终结前。

二、关于布图设计侵权案件中侵权比对的问题

1、侵权比对的范围

根据《集成电路布图设计保护条例》第30条及《集成电路布图设计审查与执法指南（试行）》，权利人如果主张涉案布图设计的整体是其独创性所在，应将其整体与被控侵权产品的布图设计进行比较，根据二者相似度判定是否属于相同或者实质相同的设计。权利人如果主张涉案布图设计的部分独立模块是其“具有独创性的部分”的，应将布图设计中的该具有独创性的部分与被控侵权产品布图设计的相应部分进行比较，根据二者相似度判定是否属于相同或者实质相同的设计。当然，部分保护的，该部分应当具有某种相对独立的电子功能，且该部分在复制件或图样中，相对于其他部分应具有相对清晰、可以划分的边界。只有具备上述两个条件，才能成为具有独创性部分的判断客体。

2、侵权比对的方法

首先，布图设计是具备独立电子功能的三维配置，虽然在法律维权过程中，要求权利人对主张保护的布图设计独创性部分进行文字说明，但比对的基础仍是权利人登记时提交的图样、或与图样确认存在一致性的备案芯片样品（如果登记时有提交）和被诉侵权产品布图进行比对，权利人独创性文字说明只是用来帮助理解并确定出在整体布图中需要比对的部分。比如在（2022）最高法知民终565号案件中，最高人民法院认为布图设计侵权判断过程中，在将主张权利的布图设计与被诉侵权芯片的布图设计进行比对时，应将权利人所主张的该布图设计独创性部分的具体三维配置与被诉侵权芯片布图设计的相应部分进行比对，而非将权利人关于独创性说明的文字内容与被诉侵权芯片的布图设计进行比对。该案例从实务上指出了比对的基础是具体的三维配置，而非独创性说明的文字内容。

其次，布图设计侵权比对时，应将权利人主张保护的独创性部分区域中的晶体管及连接线路的三维配置作为判断对象，而非单独、割裂地判断某一层是否复制了权利布图设计的独创性部分。在本案中，最高院认为，一审判决仅仅依据鉴定意见关于被诉侵权芯片布图设计在POLY层具备SX公司主张的独创点说明1-5对应的布图设计，就认定被诉侵权芯片布图设计与权利布图设计构成相同，判断方法有误。

再次，如果权利布图设计的独创性仅集中体现在某几层或者某一层，其他层可能有不同，但权利人能证明其他层属于常规设计，则只需就体现独创性的某几层或者某一层进行比对是否相同或实质性相同。比如在（2021）最高法民申3269号案中，最高院认为，根据原审法院查明的事实，原告提交的9个区域的独创性说明中分别说明了涉案9个区域中其认为对确定各区域独创性较为重要的（用于放置该区域主要电子元件及主要互连线路的）几个主要分层，并相应提交了各主要分层的设计图样，其余几个分层中的设计均以文字形式说明该几层中的设计主要是层间通孔、P型或N型半导体电连接、相关区域的电源接口或对外接口等起线路连接作用的常规设计。鉴于此，鉴定机构仅将几个主要分层的设计与被诉产品中的对应设计进行比对，并无不当。另外，在本案中最高院也提到，被诉侵权芯片布图设计与权利布图设计在Cell单元上形成了不同的三维配置结构，且在案证据不能证明互连连接以及互连连接与Cell单元中晶体管相对位置关系的差异属于公认的常规设计，因此二者不相同也不实质相同。

三、虽然最高院对本案一审的侵权比对方法进行了纠正，但是笔者认为二审的处理结果仍值得商榷。

二审以“虽然鉴定意见未明确给出被诉侵权芯片布图设计和权利布图设计Cell单元中晶体管连接至焊盘的确切布线结构，但是从A 区域中Cell单元晶体管和焊盘之间的相对位置及连接关系会体现在将Cell单元中晶体管的源极、漏极、栅极通过METAL1、METAL2、METAL3引出至焊盘所形成的布线结构中，由此也会导致Cell单元中晶体管引出至焊盘的互连形成不同结构……”从而推断出二者不相同也不构成实质相同。笔者认为该推断的比对方式是不合理的，理由如下：

1、笔者认为本案中既然已经认定原告主张保护的独创性部分为Cell单元，则侵权比对应该从对Cell单元的三维配置来认定是否侵权，而至于Cell单元怎么重复排列，以及Cell在A区域中与焊盘的连接配置本来也不属于本案独创性保护的范围。二审给出的侵权比对实质上是针对整个A区域的比对，而不是针对Cell单元区域的，即不是基于本案主张保护的独创性部分来比对的，其实质上是扩大了原告的独创性部分。

2、由于本案保护的Cell单元的独创性仅集中体现在POLY层， 因此鉴定机构只对该层给出了比对意见，认定二者相同，但鉴定机构对涉案芯片所有层都进行了剖片。即便是应该按照正确的比对方法对整个Cell元的晶体管及连接线路的三维配置进行比对，笔者认为，二审应当依据《最高人民法院关于人民法院民事诉讼中委托鉴定审查工作若干问题的规定》第11条“鉴定意见书有其他明显瑕疵的，视为未完成委托鉴定事项，人民法院应当要求鉴定人补充鉴定或重新鉴定”的规定，通知鉴定人员出庭进行质证说明，或要求鉴定机构补充鉴定，完善鉴定意见，而不是直接否认鉴定结论。

3、二审以“在案证据不能证明互连连接以及互连连接与Cell单元中晶体管相对位置关系的差异属于公认的常规设计”来认定不侵权，也是不合理的。二审审理过程中，法院并没有释明原告就鉴定机构未比对的差异是否属于常规设计进行举证说明，而且原告也并不认为存在差异，二审这样认定实质上使原告丧失了举证、辩解的权利。

（原标题：布图设计侵权案件中确定独创性部分的时机及侵权比对方法——评（2022）最高法知民终1710号案）

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：朱爱军 杨霞 丁建春 广东君龙律师事务所

编辑：IPRdaily辛夷          校对：IPRdaily纵横君

注：原文链接：布图设计侵权案件中确定独创性部分的时机及侵权比对方法——评（2022）最高法知民终1710号案（点击标题查看原文）

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