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原标题：【知新鲜事】上海知产法院审结首起确认恶意放弃专利权及损害赔偿案件

近日，上海知识产权法院审结一起专利权纠纷案。该案的意义在于,对恶意放弃行为中的“恶意”进行了认定，并且对因恶意放弃导致专利权不复存在的情况下是否侵犯相关合法权益做出了司法判断。

这是一起由专利权权属纠纷案件而引发的后续纠纷案件。案件的起因，不过是一起常见的专利权权属纠纷。

2012年11月，被告申请了名称为“电动绞龙输送散装饲料设备用相序保护继电器电路”的实用新型专利，发明人为公司法定代表人胡某，并于2013年5月获得授权。

2014年10月，原告以被告及其法定代表人胡某为被告向上海市第一中级人民法院（以下简称上海一中院）提起诉讼，认为胡某在原告任职期间有机会接触到原告的研发成果和相关技术资料，被告申请的上述专利要求保护的技术方案与原告员工王某设计的内部技术图纸完全一致,王某应为相关专利的发明人，专利权应归属于鑫百勤公司。

2015年7月，上海一中院作出判决，认定王某为上述专利的发明人，该专利为其在鑫百勤公司工作期间的职务发明，专利权属归鑫百勤公司所有，支持了鑫百勤公司的全部诉讼请求。判决后，被告并未上诉，该判决生效。

本来原被告之间的纠纷到这里也就结束了，原告已经通过诉讼拿回属于自己的专利。但是当原告在判决生效后向国家知识产权局申请专利的权利人、发明人进行著录事项变更的时候却遇到了障碍。原来，在上述专利权属案件审理期间，被告向国家知识产权局提出放弃上述专利权声明，国家知识产权局审查后同意了该申请，因此涉案专利已因“权利人主动放弃”而丧失了权利。而根据《专利审查指南》的相关规定，专利权人无正当理由不得要求撤销放弃专利权的声明，除非在专利权非真正拥有人恶意要求放弃专利权后，专利权真正拥有人（应当提供生效的法律文书来证明）可要求撤销放弃专利权声明。

国家知识产权局认为，根据上述规定，原告应当提供生效的法律文书来证明该专利权属于被专利权的非真正拥有人恶意放弃的情况，而上述专利权属纠纷生效判决书中仅对专利权权属作出确认，未对被告是否为恶意放弃专利权给予认定，因此驳回了原告关于撤销放弃专利权声明的请求。

于是，原告在撤销被告放弃专利权声明的请求被国家知识产权局驳回后，再一次向上海知识产权法院提起了诉讼，请求确认被告系恶意放弃名称为“电动绞龙输送散装饲料设备用相序保护继电器电路”实用新型专利，并且赔偿其向国家知识产权局申请恢复本案专利权所支付的手续费用、委托专利代理机构代理费用以及本案诉讼代理费共计12000元的损失。

被告则辩称：其放弃专利权的行为是在该专利权所涉的权属纠纷案件判决之前，当时其仍是该专利权的权利人，因对该专利进行检索后发现该专利不具有创造性而予以放弃，其在权属纠纷案件判决前放弃自己的专利权具有正当理由。

上海知产法院审理后认为，原告在本案中的诉讼请求，实质上是在确认被告放弃本案专利权的行为存在恶意的基础上赔偿其因此行为遭受的相关经济损失。本案的争议焦点在于被告放弃本案专利权的行为是否侵犯了原告的合法权益及应否赔偿原告所主张的相关费用。

本案中，虽然涉案专利已不复存在，原告无法以专利权或者专利申请权为权利基础向被告主张损害赔偿，但依据已生效的在先专利权属纠纷判决，原告对本案专利技术享有合法权益，侵犯该种合法权益的行为虽然不是侵犯专利权的行为，但同样是侵权行为。而判断被告是否侵犯了原告的此项合法权益，应从侵权行为的构成要件方面对本案事实进行综合评判。

法院认为，原告在其与被告之间就本案专利权权属纠纷诉讼审理期间实施了主动放弃本案专利权的行为，该行为直接导致了原告在本案专利权权属纠纷案件判决生效后无法实际获得本案专利权，并在向国家知识产权局申请恢复已撤销的专利权时遇到障碍，进而提起本案诉讼；原告为申请恢复本案专利权已额外支出了相应的手续费、委托专利代理机构代理恢复专利权的费用以及本案诉讼代理费。因此，本案侵权行为判断的行为要件、损害结果要件、因果关系要件均已具备，关键在于被告主动放弃专利权是否存在主观过错。

对此，法院主要从锦农公司放弃本案专利权的时间、理由，以及关联案件的审理情况三个方面对被告的主观过错进行了评述，认定被告在本案专利权权属纠纷审理过程中放弃本案专利权的行为缺乏正当的理由，主观上有恶意，显属具有过错；其放弃本案专利权的行为构成对原告相关合法权益的侵害。根据《中华人民共和国侵权责任法》的相关规定，原告为恢复专利权所支出的手续费、委托专利代理机构代理恢复专利权的费用以及本案诉讼代理费均是因被告的放弃本案专利权行为而导致的费用支出；上述费用已实际支付，数额亦未超出合理范围。因此，对于原告请求支付相关费用的诉讼请求可予支持。

来源：上海知产法院

作者：易嘉 陈颖颖

编辑：IPRdaily赵珍          校对：IPRdaily纵横君

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