摘要：
越来越多的PCT是真正出于保护目的而生，代理行业是否准备好了迎接这样的诉求？
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来源：IPRdaily中文网（IPRdaily.cn）
作者：谢敏楠 万慧达北翔集团
原标题：「国内专利文本」递交「PCT受理局」时，需要修改么？
做过PCT的申请人和代理人，对PCT程序都不陌生。目前国内大多数代理PCT案件的事务所，都将其作为一项流程性的工作。通常，客户先申请了一个国内专利之后，这个国内专利文本也就成了PCT申请的文本，递交至PCT中国受理局。似乎大家都不太重视或不太意识到PCT文本的修改。
据悉，此前有很多PCT是受资助政策的刺激而出来充量的。这种当然也不存在改写的必要性，因为申请人和代理机构可能并不在意保护与否，而更在意少花点成本多拿点资助。
但是，随着专利保护需求的增长和资助政策的调整，已有越来越多的PCT（或通过巴黎公约申请国外专利也好），是真正出于保护目的而生。代理行业是否准备好了迎接这样的诉求？
1、PCT文本有必要做实质修改吗？
首先，据笔者的一点经验，越来越多申请人在重要技术的专利获权上已舍得投入。可能先知先觉的创新主体已经尝试过或了解到低价代理模式的恶果吧。笔者从事代理行业近十年，看过国内专利代理的百态，从一开始懵懵懂懂走“量”模式的代理，转型成走“质”模式的代理。作为一个还是比较从客户利益的角度出发的代理人，随着经验的积累，笔者发现以很多国内的专利文本直接走到国外，是一种浪费。因为国内审查实践对“权利要求得到说明书的支持”相对较为苛刻（尤其是生物、化学领域），国内代理人已经习惯了往保护范围小的方向写，这个时候如果完全照搬成PCT文本或直接通过巴黎公约进入，在外国（尤其是一些不存在“等同原则”（“doctrine of equivalents”）的国家）极难获得合理的保护。
关于等同原则：即使某一方侵权产品或方法并没有落入某专利的权利要求的字面范围内，但却等同于权利要求所保护的发明时，等同原则允许法庭判决该方侵犯他人专利。在中国，适用等同原则有两个条件，一是与权利要求中的技术特征以基本相同的手段、实现基本相同的功能、达到基本相同的效果；二是对本领域的普通技术人员来讲是显而易见的。
这种“吃亏”在生物医药或化学领域中，表现得极为突出。因为外国允许的授权专利的保护范围远远大于中国的保护范围。例如，在序列限定的同族申请中，美国专利（US 8647632B2）权利要求1的授权范围为：“一种分离多肽，含有(a)如SEQ ID No:4 所示的氨基酸序列，所述多肽诱导葡萄糖代谢；或(b)与SEQ ID No:4至少95%同源性的氨基酸序列”。而相应的中国同族专利（CN 102596247B），授权的权利要求1为：“一种分离多肽，所述分离多肽由SEQ ID No:4表示的氨基酸序列组成”。对于序列限定的专利，中国的授权权利要求要突破“封闭式”的、特定序列的权利要求，是极其艰难的，这是大多数业内人士所知晓的。因此，大家在撰写中国专利时，也习惯性地写为封闭式的特定序列。如果这样的专利申请文本直接进入国外的话，申请人损失的保护空间是巨大的，他人也更容易通过一些例如氨基酸突变等的手段，来尝试规避专利保护范围。
这里仅列举了一个例子。事实上，在生物医药、化学领域，还有很多类似的情况。所以，在这些领域，实质的修改是很有必要的。
在非生物医药以及非化学领域，相应的问题可能没那么突出。但是，至少一些形式上的优化，还是可以被中国申请人利用的。例如，可以写成“多项引多项”的权利要求，这在一些国家是允许的，可以获得更好的保障。
2、文本改写了之后，是否还能享有优先权？
如果在原本的说明书中完全没有记载或无法毫无疑义得出的技术方案，那么是不能享有优先权的。所以，最好中国专利申请不要要求提前公开。这样，在申请PCT或者通过巴黎公约申请国外专利时，至少自己的专利申请不会对不享有优先权的那些权利要求造成新颖性的影响。当然，与原本中国申请一致的权利要求，也最好保留在PCT文本（或国外文本）中，以保证部分的权利要求享有优先权。
3、如果中国专利申请已经公开，还可以做这样的修改吗？
即使中国专利申请公开了，仍然建议对PCT文本做修改，在一些国家对填补保护范围的缺失仍然有重大的作用。
由于中国专利申请的公开，不享有优先权的那些权利要求，在新颖性创造性上将受到很大的挑战。然而，在一些有一年宽限期的国家，例如美国、韩国、加拿大等，申请人自己在1年内公开的内容，并不作为对比文件，不会对新颖性造成影响，此时，中国专利申请本身的公开，影响并不大。但是，同时需要留意的是由他人公开的情况，如果他人在PCT申请前公开了与在后技术方案相关但未记载在先中国申请中的内容的话，这些公开仍会对新颖性创造性带来威胁。
4、如果改写之后不享有优先权的话，为什么不打从一开始就把国内的保护范围写宽写大？
理论上是可以这么做的。但是这么做会带来可能的负面作用。这个负面作用，主要是由捐献原则引起的。
捐献原则：是指在专利侵权判定中，专利权人将某个实施方案在专利说明书中进行公开，但是并没有将其申请记载在专利的权利要求书中，那么该方案即被记载为捐献给了公众，专利权人不得再根据等同原则将其纳入权利要求的保护范围当中。捐献原则实质上就是对等同原则的限制，是平衡专利权人和公众之间利益的工具。
假设，申请人在中国专利申请中写了一个较宽的保护范围。例如说，在化学领域，写了一个范围较大的马库什权利要求，包括各种形式的基团的替换，然而，如熟悉该领域的代理人所知，中国审查实践对“权利要求得到说明书的支持”方面有很高的要求，即使是说明书中出现的记载也很难被认为是一种支持，而是需要有相应的实验结果支撑。此时，原本写在权利要求中的可作为替换的基团将很可能会被要求删除。既然是被删除的技术方案，那么权利人在后续维权过程中因为捐献原则的存在，将在很大程度上失去主张等同侵权的机会。
当然，是否可以两全其美，又记载在首次申请（例如中国专利申请中），又享有优先权。答案可能不是绝对的。笔者也摸索了一些可能的方法，暂时不在这里展开讨论。
5、既然有可能不享有优先权，那么是不是把PCT申请日提前会更好？
这个做法有好处，也有劣处。好处不难理解。劣处的话，就是对国外保护期限的影响。因为PCT申请日（国际申请日）是计算保护期限的起始日。申请得越早，保护期也越快截止。对生物医药这类产品更新换代周期很长的技术领域来说，保护期限也是非常重要的因素。通常，我们会结合客户的需求为客户建立时限监控，在临近1年优先权期限时才提交PCT申请。所以，申请人需要结合产品保护周期的需求来考虑提交时间。
作者简介：
谢敏楠，广东省知识产权局知识产权专家库第一批入库专家；第一批全国专利信息实务人才；万慧达北翔集团高级专利顾问；中山大学生物科学学士，食品安全生物学硕士。从业近10年，具有丰富的专利布局、分析等实践经验，尤其擅长生物医药领域的国内外专利布局和申请。
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作者：谢敏楠 万慧达北翔集团
编辑：IPRdaily赵珍 校对：IPRdaily纵横君
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