摘要：
本文在此结合审查指南以及一个案例来简要讨论在专利实务中选择最接近现有技术时所应当考虑的各种因素。
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来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：陈涛 北京魏启学律师事务所
原标题：中国无效程序中最接近现有技术的选择
最接近的现有技术是创造性判断的逻辑起点，选择恰当的最接近现有技术对于创造性判断来说是非常重要的。本文在此结合审查指南以及一个案例来简要讨论在专利实务中选择最接近现有技术时所应当考虑的各种因素。
一、引言
在中国，判断创造性遵循“三步法”：第一步，确定最接近的现有技术；第二步，确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题；第三步，判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。最接近的现有技术是创造性判断的逻辑起点，选择恰当的最接近现有技术对于创造性判断来说是非常重要的。本文在此结合审查指南以及一个案例来简要讨论在专利实务中选择最接近现有技术时所应当考虑的各种因素。
二、审查指南规定
《专利审查指南》针对最接近现有技术的确定进行了如下规定：
“最接近的现有技术，是指现有技术中与要求保护的发明最密切相关的一个技术方案，它是判断发明是否具有突出的实质性特点的基础。最接近的现有技术，例如可以是，与要求保护的发明技术领域相同，所要解决的技术问题、技术效果或者用途最接近和／或公开了发明的技术特征最多的现有技术，或者虽然与要求保护的发明技术领域不同，但能够实现发明的功能，并且公开发明的技术特征最多的现有技术。
应当注意的是，在确定最接近的现有技术时，应首先考虑技术领域相同或相近的现有技术。”
在实务中，对于最接近现有技术的确定，还存在一些其他的考虑因素。全面地掌握和理解这些因素，能够有助于制定恰当的无效策略。
三、案例介绍
本文所介绍的案例来自于最高人民法院发布的《最高人民法院知识产权案件年度报告（2019）》。涉案专利涉及“鲨鱼鳍式天线”，其授权公告的权利要求1如下：
“一种鲨鱼鳍式天线，其特征在于具有天线外壳，天线外壳内侧上部设置有无线电接收天线，无线电接收天线一端设有天线信号输出端，天线信号输出端通过天线连接元件与天线放大器信号输入端相连接，或直接与同轴电缆匹配相连，天线外壳底部装有安装底板；
所述无线电接收天线通过注塑嵌装或固定卡装在天线外壳内侧上部；
在天线外壳内侧上部设置有无线电接收天线，所述无线电接收天线采用螺旋状弹簧天线、或金属天线，增加了天线接收无线电信号的有效长度，实现360度全向性信号接收；
所述无线电接收天线为AM/FM共用天线。”
无效宣告请求人所使用的最接近现有技术（以下称为对比文件1）同样涉及鲨鱼鳍式天线，其公开了权利要求1的大部分技术特征。区别特征仅为：a、天线信号输出端通过天线连接元件与天线放大器信号输入端相连接，或直接与同轴电缆匹配相连；b、所述无线电接收天线通过注塑嵌装或固定卡装在天线外壳内侧上部；c、所述无线电接收天线为AM/FM共用天线。其中，区别特征a、b、c均被其它现有技术所公开，也属于公知常识。
按照通常的理解，对比文件1的选择应当是恰当的，其与涉案专利的技术领域相同，也公开了大部分技术特征。然而，原专利复审委员会认为权利要求1具有创造性，其理由是：
“对于区别技术特征c，对比文件1的技术方案正是采用了将AM天线和FM天线作分离式设计形成两根天线的技术手段来实现可克服背景技术中所提及的缺陷的、接收讯号效果好的天线装置，而多根天线的使用在本专利中认为是存在技术缺陷的技术手段，若在对比文件1所公开的技术方案的基础上结合使用AM/FM共用天线的技术手段则会使得其不能解决其所要解决的技术问题，即在对比文件1中存在相反的技术教导，阻碍了本领域技术人员解决本专利实际所要解决的技术问题，本领域技术人员在对比文件1所公开的技术方案的基础上无法获得将其与现有技术中的使用AM/FM共用天线的技术手段相结合的技术启示。”
一审法院和二审法院均支持了上述观点。
在再审阶段，最高人民法院认为，在本案中不存在所谓的相反的技术启示：
“首先，在认定权利要求是否具备创造性时，应考虑是否现有技术整体上给出了技术启示，使得本领域的技术人员在面对权利要求实际解决的技术问题时，有动机将最接近的现有技术与本领域的公知常识或其他现有技术结合，以改进该最接近的现有技术，相应解决该权利要求实际解决的技术问题，获得权利要求请求保护的技术方案。
其次，关于被诉决定中认定的‘相反的技术教导’，通常是相对于技术启示而言的。在考虑一项现有技术是否存在相反的技术教导时，应当立足于本领域技术人员的知识水平和认知能力，从该现有技术的整体上进行分析和判断。对于作为现有技术的专利文件，其背景技术中记载的技术缺陷本质上是该专利的申请人在撰写专利申请文件时的一种主观认知，并不代表本领域技术人员必然存在此种客观认识，也不意味着本领域技术人员会受限于与技术缺陷有关的内容，不能从该现有技术得到相应的技术启示。而且，即使记载了技术缺陷，还需进一步考虑该技术缺陷是否与区别技术特征实际解决的技术问题以及技术启示的认定有关。
再次，人类社会之所以能够不断发展和进步，重要原因之一在于延续不断地科技创新，持之以恒地对科学技术进行研究和改进。金无足赤，任何一项技术都必然同时具备优点和缺陷。本领域技术人员在面对同时具有优点和缺陷的现有技术，寻找技术启示时，会基于所要实际解决的技术问题，综合考虑各有关因素来进行相应的分析、取舍和判断，从现有技术的整体上确定是否存在相应的技术启示或相反技术教导。
对于本领域技术人员而言，基于本领域的公知常识以及对比文件1，能够认识到在本领域既可以将AM、FM天线共享，也可以将AM、FM天线分离设计。根据对比文件1，本领域技术人员并不能得出将AM、FM共享的技术本身属于技术缺陷，存在相反的技术教导，也不能得出将AM、FM分离需要额外付出创造性劳动。相反，为了解决与区别技术特征c对应的‘传统天线功能单一，电子设备越多，所需要的天线数量也就越多，在空间有限的车、船上安装多条天线是极其不便的’技术问题时，本领域技术人员能够结合本领域的公知常识以及对比文件1中公开的技术内容，进行相应的利弊分析和取舍，显而易见地想到采用‘所述无线电接收天线为AM、FM共用天线’的技术方案。”
四、最接近现有技术的选择要点
从上述案例可以看到，最接近现有技术的选择可能引发争议点。原专利复审委员会认为对比文件1将与区别特征c相反的手段作为其重要的技术改进点，因此，本领域技术人员没有动机违背对比文件1的发明目的。虽然这样的观点最终被再审判决所否定，但类似的争议在其它案件中可能仍然会继续存在。
结合审查指南以及上述案例可知，在选择最接近现有技术时，既存在肯定该选择的积极因素，也存在否定该选择的消极因素。
积极因素包括：
(1)技术领域相同或相近；
(2)公开的技术特征更多；
(3)所要解决的技术问题、技术效果或者用途最接近。
消极因素包括：
(1)最接近现有技术不存在本发明实际解决的技术问题。在“三步法”中，对最接近现有技术进行改进的目的就在于解决最接近现有技术中存在的技术问题即本发明实际解决的技术问题。如果由于应用场景等原因导致最接近现有技术中不存在本发明实际解决的技术问题，那么本领域技术人员对其进行改进的动机即不存在，由此无法得到权利要求的技术方案。
(2)本领域技术人员难以合理预期将区别特征结合到最接近现有技术中能够解决相应的技术问题。该因素主要出现在诸如化学等可预期性较差的技术领域。由于将区别特征结合到最接近现有技术是为了解决其存在的技术问题，如果本领域技术人员无法确定这种结合能够解决最接近现有技术中存在的技术问题，那么可以认为，本领域技术人员缺乏进行这种结合的动机，由此无法得到权利要求的技术方案。
(3)将区别特征结合到最接近现有技术存在技术难度，以致于本领域技术人员可能无法实现这种结合。本领域技术人员不具有进行创造性劳动的能力，如果区别特征与最接近现有技术的结合需要克服诸多技术上的困难，导致其难以实施这种结合，那么同样无法得到权利要求的技术方案。
(4)将区别特征结合到最接近现有技术导致其技术方案无法实施或者违背其原有的发明目的。由于本领域技术人员将区别特征结合到最接近现有技术是为了改进其技术方案，如果这种结合导致其技术方案无法实施或者违背其原有的发明目的，那么也能够在一定程度上说明本领域技术人员缺乏结合的动机，进而无法得到权利要求的技术方案。在上述案例中，专利权人本质上是以最接近现有技术中存在该消极因素为主要的争辩理由。
上述消极因素在审查指南中没有明文规定，是我们基于审查指南的规定以及实务经验而总结出来的。在中国专利实务中，经常会出现关于这些消极因素的争论，无论是专利权人还是无效请求人，都能够从这些因素出发来进行充分准备，以强化己方的观点。
五、结语
在选择最接近现有技术时，应从积极因素和消极因素进行综合判断，尽可能选择能够避免消极因素的最接近现有技术。当然，如果使用存在消极因素的最接近现有技术来提出无效宣告请求，也并不意味着无效请求不会获得成功，通过针对这些消极因素进行充分准备，也能够降低其不利影响，提高无效成功的可能性，而且通过使用多种证据组合方式，也能够增加无效成功的可能性。
来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：陈涛 北京魏启学律师事务所
编辑：IPRdaily王颖 校对：IPRdaily纵横君
注：原文链接：中国无效程序中最接近现有技术的选择（点击标题查看原文）
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