IPR Daily，全球视野的知识产权新锐媒体

原标题：经济新常态下企业知识产权战略与实操要点

作者：邱奎霖  国浩律师（南京）事务所  

来源：IPRdaily

在官方话语体系中，当前中国经济已经步入新常态。新常态下，中国经济将很难延续过去十余年的高速增长，经济发展模式将由要素投入以及投资规模驱动转变为创新驱动。可以说，通过创新驱动经济发展是新常态下中国经济转型的必由之路。

企业作为市场经济活动的主要参与者，与国家经济发展和战略实施休戚相关。相较于过去经济高速增长时代，新常态下中国企业需要面对更为严峻和复杂的内外部因素的挑战。通过创新实现业务转型和升级，将是中国企业在新常态下提高竞争力的必然选择。尤其是在当前国内人力成本攀升、内外部市场需求发生变化之时，创新能力在一定程度上决定着企业的生死存亡。

无论是国家创新能力的提升还是企业创新活动的开展实际上均与知识产权制度息息相关。知识产权通过赋予创新成果以产权保护，使得创新主体可以独享创新成果带来的收益和竞争优势。试想如果没有知识产权制度的支撑，创新主体还有何动力持续进行创新。正因如此，在新常态下，中国企业更应善用知识产权制度和规则，制定并实施知识产权战略，为企业创新构建不竭的动力和法律保障体系。

一、企业知识产权战略制定原则

企业制定知识产权战略应立足自身实际情况，切不可盲目跟风或脱离实际追求完美。在制定知识产权战略之前，企业应分析所在行业的竞争态势、发展方向以及自己所处的位置，并根据企业的创新模式、发展目标等，确定企业知识产权的工作重点和管理模式。

企业知识产权战略归根结底是服务于公司的整体发展，因此知识产权战略不能孤立于公司整体的发展战略，应当与企业其他的经营战略如人力资源战略、财务战略、研发战略等相互协同，有机配合。知识产权管理应力求与其他管理活动一起嵌入到企业日常的运营中。

对大多中国企业而言，知识产权仍是财务支出项目，尚难成为企业的利润来源。中国企业如想通过知识产权获得利润，势必还有很长的路要走。在此情况下，企业知识产权战略应秉持经济原则，重视成本控制和争取额外补助。如放弃激进的专利申请数量战略，定期评估授权专利的维持价值，申请高新技术企业认证，以及争取国家或地方的专利资助资金等。

企业知识产权优势并非一蹴而就，需要长期积累。在新常态下，企业应打破自力更生的观念，而应敞开合作大门、积极整合外部资源，实现知识产权实力的快速积累。如通过产学研合作、并购等方式快速集聚知识产权资产和品牌优势。

二、企业知识产权管理的核心任务

企业科技创新离不开研发人员的努力，调动研发人员的积极性是提高企业创新能力的关键。因此企业有必要制定职务发明奖励政策，这也是专利法的要求。有的企业为了降低成本，往往不对发明人进行奖励，或者单方制定较低的奖励政策。这样不仅不利于激发在职员工的积极性，还易在发明人离职时产生诉讼风险。    

企业知识产权管理模式在企业发展的不同阶段会有所不同，比如在初创阶段，企业往往无力组建专门的知识产权管理团队，而倾向于外包给中介机构处理。在企业能够组建专门团队时，知识产权管理模式也会分为研发主导或者法律主导。孰优孰劣，并无标准答案。因此，在设计管理模式时，企业还是要根据自身实际情况进行设计。  

企业实施知识产权战略目的在于，获取竞争优势和创造价值。因此积聚高价值的知识产权资产，并将其转化为利润来源至关重要。当前，中国专利申请量已经位居世界第一，其中大部分是由中国企业贡献。但是仅有专利数量是远远不够的，只有获取更多高价值专利，并将专利转化为实际生产力，知识产权才能真正成为企业创新的驱动力。

随着“一带一路”战略的实施，中国企业将更多地走向海外市场，随之而来的知识产权风险不容忽视，华为、中兴、小米等公司在海外市场遭到专利钓鱼公司（NPE）或竞争对手专利侵权诉讼即是例证。因此，中国企业应未雨绸缪，提前在海外目标市场进行专利、商标布局，以增强知识产权风险防控能力。

三、企业知识产权战略的基本架构

企业涉及的知识产权类型比较广泛，常见的有专利权、商标权、著作权等。这些权利在取得、存续、保护上存在差异，对企业发展的影响方式也有所不同。因此，按照知识产权类型架构企业知识产权战略是可行的方案。具体而言，企业知识产权战略可分为专利战略、商标战略、版权战略等。

专利战略是科技企业知识产权战略最为重要的组成部分，其主要内容可分为专利情报利用、专利申请、专利维护、专利实施、奖惩政策。专利战略的目标在于“研发和市场到哪里、专利就到哪里”[ 袁建中：《企业知识产权管理理论与实务》，知识产权出版社，2011年版，第100页。]

专利情报是技术和科学信息的重要来源，企业通过专利文献，可以了解技术发展现状，跟踪技术发展动态、监控竞争对手研发动向，评估合作对象实力以及物色专家。[ 徐棣枫、沈晖：《企业知识产权战略》，知识产权出版社2010年版，第41-42页。]因此，企业在研发和竞争活动中应重视专利情报的利用，对于重大研发项目，应在研发的重要节点进行专利检索，以调整研发方向、绕越竞争对手的专利布局，评估研发成果的自由实施度。

专利申请是当前中国企业积聚专利的主要手段，是专利战略的基石。能否有效管理专利申请，事关企业专利战略的成败。以下节点需要企业高度重视：

第一，是否需要申请专利并非所有的研发成果都应以专利保护，虽然专利权具有较强的垄断力。专利权的取得需要公开技术方案，且应具备新颖性、创造性和实用性。因此，对于创造性低、商业周期较短、侵权可视度较差（如内部实现的通讯方法）以及商业价值较大且不易被开发或反向工程获取的技术方案，应以商业秘密保护为宜；反之，对于商业价值较大、研发成本较高、不易被竞争对手获取、绕越以及在目标市场具有较大防御功能的技术方案，则以专利保护为宜。[ 朱雪忠、戚昌文、邵洋：《论专利申请战略》，载《科研管理》1994年第3期。]

第二，何时、在何地申请专利专利申请时点应由研发性质和竞争态势决定。对于预研成果，因市场前景并不明朗，专利申请多少有些赌博的色彩；此时对于基础性的技术方案可及早申请、布局，而对于围绕基础方案应用的周边技术方案可在技术方案相对完善时提出。对于准备产品化的技术方案，应尽早申请专利，以免被竞争对手抢先申请。对于策略性的专利申请，则可在分析竞争对手研发动向、产品布局后适时作出。专利申请地域应根据自己和竞争对手的目标市场来定，做到进可攻、退可守。首先，在自己的目标市场，最迟应当在产品推出前进行专利布局，以降低专利被诉风险；其次，针对竞争对手的目标市场，也应进行专利布局。这样不仅可以主动起诉，还可以在被诉时及时反诉。

第三，申请何种专利由于发明、实用新型、外观设计三种专利的客体、取得方式、授权条件、保护期限等有所不同，因此在选择以何种专利形式保护发明创造时，需结合该发明创造的可专利性、申请目的、经济寿命等因素综合考虑。一般来说，如何选择发明创造的具体保护形式对企业来说并不困难。

不过需要指出的是，当前国内企业大多存在一个误区，即发明要比实用新型有用，外观设计含金量最低。实际上，这三种专利各有所长，任何一种专利只要利用得当都能取得意想不到的效果。当前，产品销售不完全依赖功能、性能，新颖的外观也是产品营销的亮点，对有创意的外观进行保护，非常必要。此外，外观设计的侵权可视度较高，侵权判定也比较容易，利用外观设计专利权可以在短时间内实现维权效果。

第四，如何控制专利质量。新常态下，企业发展和竞争压力巨大，申请、维持无法为公司带来竞争优势的专利显然并非明智之举，提高专利质量已经成为企业的必然选择。我们认为，提高专利质量，须从三方面着手：

一是增强企业研发能力；

二是做好专利方案评审；

三是控制专利申请文本质量；

专利评审是从前段控制专利质量的有效做法，一般是抽调资深研发人员、市场人员以及法务人员组成专利评审委员会，对研发人员提交的技术方案的创造性、市场价值、侵权可视度进行评审，筛选出相对优质的技术或设计方案进行专利申请。

专利申请文本对于专利质量至关重要，好的技术方案只有经过高超的专利撰写才有可能成为有价值的专利。实践中，可以通过采取招标方式委托两家以上专利代理机构，以达到竞争和比较的目的；另外对于专利申请文本，企业可以招聘专业人员审核，也可让多家代理机构互相审核。

对于专利数量日益增多的企业，专利维护工作不容忽视。专利维护工作目标在于确保有价值的专利能够保持有效状态。基于此，企业应定期从技术研发方向、自身是否使用、外在市场需求以及竞争对手有无可能采用等方面评估、筛选出需要继续维护的专利以及可以放弃的专利，并做好缴费管理。

专利实施从广义上讲，不仅包括专利许可、转让、出资、质押等，还包括专利维权。虽然国内企业在专利实施、转化方面还有很长的路要走，但在创新能力不断提高的情况下，专利实施、转化率仍值得期待。当前国内企业除了应当对专利许可、转让、质押等建立合同管理制度之外，还应建立专利侵权行为监控机制，定期分析竞争对手产品。

奖惩政策关乎研发人员工作的积极性，对企业创新来说十分重要。专利法规定发明人享有奖励和报酬请求权，但有些企业为了节约成本，要么取消奖励，要么奖励数额过低。这样做虽然短期内可以减少企业支出，但从长期看并不利于企业研发能力的提高。此外，奖励政策虚置或落空在发明人离职时也容易引发纠纷。

较为妥当的处理方式是，企业应充分与全体员工或者员工代表进行协商沟通，制定双方均可接受的奖励和报酬方案，或者将重要的研发人员纳入股权激励、在职分红激励计划，以减少当期现金支出。

目前越来越多的企业开始实施专利考核办法，将年度专利考核指标分解到研发部门或知识产权管理部门头上。不过需要强调一个现实，当前专利法务部门或人员在企业管理中的层级一般并不高，专利产出更多的是由研发部门主导。因此，当前企业的专利考核指标应以放在研发侧为宜。

企业商标战略的重点在于商标注册、使用以及保护三个方面，企业所处阶段不同，这三方面工作的重要性和关注度也会有所差异。不过需要强调的是，企业商标战略应与品牌运营策略结合起来实施，两者不能分裂。可以说，实施商标战略最为核心的目的就是建立起企业的品牌。

尽管我国并不强制企业在商品或服务上使用注册商标，但使用未注册商标的风险比较大。尤其在该商标未形成一定知名度之前，一旦被他人注册，企业将面临随时被商标专用权人禁止使用的风险。因此从企业长远发展出发，企业应尽量使用注册商标。对于商标注册，需要注意以下几点：

（1）产品（服务）未动，商标注册先行

在产品或服务推出之后，其上所附商标易被第三人抢注。因此企业最迟应在产品或服务推向市场之前申请商标注册。商标注册一般需要九个月以上方能获得核准，在申请之后核准之前，申请人实际上无法禁止他人使用。为避免出现这种情况，企业可以在产品或服务设计阶段提出商标申请，在上市时争取获得核准。

（2）商标设计应与企业品牌营销结合

商标设计除了应保证显著性之外，还应与企业品牌形象相结合，即商标图文应简单明了，寓意积极正面，有利于展现企业的良好形象。需要提醒的是，商标的图文设计应避免使用他人的作品以及商标图文。

（3）申请前做好商标检索

为确保商标申请能够获得核准，企业在申请商标之前应进行商标检索，确认他人有无申请相同或近似商标。目前商标局的网站可以进行免费查询，不过因数据更新存在滞后，企业应在定期进行复检。

（4）注册涵盖核心及类似类别

 注册商标专用权人除了有权在核定的商品使用注册商标，还可以禁止他人在相同或类似的商品上使用相同或近似的商标（不会导致混淆的除外）。因此企业从扩大自己使用范围以及阻却竞争对手使用范围的角度出发，商标注册应涵盖自己商品以及类似商品的类别。    

（5）分开申请、组合注册

对于包括文字、图案、字母等的组合商标，企业可先将其中文字、图案、字母等分开申请，然后在组合在一起申请。这样虽然需要支付两次申请费用，但是可以减小组合商标因某一要素不具有可注册性而遭到整体驳回的风险。此外，分开申请、组合注册还可以扩大企业可资使用的商标数量。[ 袁真富、苏和秦：《商标战略管理—公司品牌的法务支持》，知识产权出版社2007年版，第132-134页。]

商标使用应根据企业的发展阶段和品牌战略制定。对于初创企业而言，在全部产品上使用相同商标是较为明智的选择。因为在该阶段企业能够投入的宣传资源较为有限，使用单一商标，有利于集中宣传、快速提升商标的知名度。

对于实力雄厚的大、中型企业而言，根据商品种类和差异化程度，启用不同的商标是不错的选择。如此，不仅可以为企业培育多个知名商标，降低因某一产品出现质量问题而导致整个品牌形象受损的风险；还有利于在公司不同事业部之间形成良性竞争。

企业在经营过程中或多或少地都会遭遇商标侵权。目前维权途径主要是行政查处和司法保护，行政查处相较于司法保护具有程序简便、处理快速的特点，但缺乏终局性。因此，将两种手段结合起来维权不失为更好地选择。近年来，随着互联网的普及和发展，网络商标侵权行为日益常见，由此造成的损害也不容小觑。对此，企业应加强网络侵权监控，及时进行维权。

版权管理对于软件开发企业较为重要，需要多加关注。软件企业版权管理需注意以下三点：

因著作权自作品创作完成时取得，故而企业在软件开发过程中应建立记录制度，登记开发过程，并保留原始文档。另外对于重要的软件产品，企业应在开发完成后及时进行版权登记。原始记录和版权登记证书在著作权侵权纠纷中是证明权利人身份和权利取得时间的重要证据。

在计算机软件著作权侵权案件中，原被告程序比对是认定侵权的必要步骤，司法实践中多由鉴定机构完成。在被告不提交源程序时，程序同一性对比非常复杂、困难。为此，企业在软件开发过程中可以设计防伪标识，如在程序中故意留下企业的英文名称、嵌入特殊符号以及无关紧要的错误。如果能在被告产品中读到这些防伪标识，法院一般会据此认定被告复制了原告的计算机软件。[ 袁建中：《企业知识产权管理理论与实务》，知识产权出版社，2011年版，第133页。]

对于企业而言，被重点保密的信息主要是技术信息和客户名单，关于技术信息的保护形式，即专利保护还是商业秘密保护，前文已做论述，不再赘述。企业商业秘密管理的目标在于通过构建保密体系，防止商业秘密的泄露。因此，企业商业秘密管理重点在于构建保密体系。

企业应当制定商业秘密保护手册，确定保密对象的范围、密级的划分标准、不同层级人员接触保密信息的权限、信息档案管理、销毁以及有关人员违反保密义务的责任。在员工入职时，在劳动合同中设置保密条例并发放保密手册，一并交由入职人员签收。

不过仅有保密手册是不够的，企业还应建立必要的物理防护措施，如在研发重地设置保密提示牌和门禁权限，在办公电脑上设置外发以及拷贝权限等。

总之，保密制度应达到非以不正当手段不足以获取保密信息的程度。

在技术合作、投融资并购等需要披露一定技术信息场合，应注意与相关方签署保密协议。

出于保护商业秘密的需要，企业可在重要岗位员工离职时签订竞业限制协议，不过竞业限制应当给予离职员工合理的补偿以及限制地域、行业、期限等要公平合理，以免争讼时被法院认定为无效协议。

四、中国知识产权的春天到来了吗？

近年来，知识产权日益成为一个热门词汇，不仅多次出现在国家重要文件中，还常被各级官员提起。以专利为例，在过去的数年中，中国专利的申请量一路高歌猛进，目前已经稳居世界第一的宝座。这一切似乎在昭示，中国知识产权的春天已经到来。

果真如此吗？还以专利为例，在专利申请数量繁荣的背后，大量授权专利被束之高阁或者提前放弃也是不争的事实；专利侵权赔偿数额低、维权周期长至今仍未得到明显改观；对于大多数企业而言，通过专利获取现金收入仍然任重道远。这一切似乎又在告诉我们，知识产权的春天还未真正到来。

知识产权的春天有没有到来，不同的人会有不同的答案。新常态下，国家创新驱动战略需要知识产权制度的支撑，知识产权对于国家发展将起到至关重要的作用。在此时代背景下，中国企业与其等待春天的带来，不如用自己的力量创造出一个属于自己的春天。

#文章为作者独立观点，不代表IPRdaily立场#

来源：IPRdaily

作者：邱奎霖  国浩律师（南京）事务所  微信号:qw8877

编辑：IPRdaily王梦婷