摘要：
重点讲解我们为什么要做FTO，怎样做FTO，以及FTO工作的最终成果是什么样的。
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来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：郑聪 天津知川知识产权代理事务所（特殊普通合伙）
原标题：怎样开展专利FTO工作？
本文分为5个小部分，从黄金圈理论“Why-how-what”三个层次来讲述FTO的系统工作。重点讲解我们为什么要做FTO，怎样做FTO，以及FTO工作的最终成果是什么样的。通过本文的分享，能够让大家对FTO工作有更加系统和深刻的认识。
一、什么是FTO
1、FTO的概念
FTO这个概念来自美国，全称是Freedom to Operate，就是自由实施。而在中国，随着跨国投资人购买中国企业的技术或股权，也就逐渐将FTO尽职调查带到了国内。那我们接触到最多的FTO需求就是有出口业务的，或者要给外企大品牌商供货的中国企业。
那什么叫自由实施呢？是指在不侵犯他人专利权的情况下，企业对技术自由地进行使用和开发，并将利用该技术生产的产品或服务投入市场。这里的FTO专指专利方面的FTO，或者大家更熟悉的词是专利侵权检索或分析。
2、FTO报告
FTO工作的表现形式一般是一份FTO报告，该报告是不侵权调查报告/法律意见的一种，是指对企业实施的技术是否侵犯他人的专利权进行尽职调查和发表法律意见，并作出是否侵犯他人专利权的分析报告。
随着越来越多的企业走出去，大家的知识产权保护意识越来越强，FTO的价值也就越来越明显。当然FTO报告的作用从形式上看就是评估专利侵权风险，但是其商业价值在不同的场景里有不同体现。
如：
（1）从市场经营角度，FTO报告可以为企业是否进入目标市场提供决策依据。
（2）在目标国家或地区发生专利侵权行为，FTO报告可以用于证明被诉侵权人非主观故意，避免被法院认定为故意侵权，从而免于承担惩罚性赔偿责任。
（3）在通过风险投资增资、并购出让股权时，或在通过首次公开募股(IPO)上市时，FTO报告还能起到提升企业股价，还能促进上市进程的顺利开展。
可见，FTO的价值贯穿企业的研发，市场，战略等各方面。
这里要重点解释一个常见误区：很多企业认为自己有专利就不用考虑专利侵权风险，或者认为要上市的产品只要做了专利申请或者拿到专利证书就能马上上市销售了。
简单打个比方，企业的产品有自有专利权，只代表企业有了自己的防身武器，但是不代表他人（如竞争对手）不会有更锋利的武器来发起进攻。如何避免或防御他人的进攻，FTO就是要解决这个问题。所以说，FTO相当于是企业在市场上行走的防护盾，他人打来了，企业可以拿FTO报告向法院或者IPO审核机构展示说我们并不侵权，很有可能企业就能免于受到该攻击的影响。
二、什么时候需要开展FTO
从理论上说，任何拟上市的产品都应该进行FTO分析。
下文列出了各种可能需要开展FTO工作的场景。
对于场景A，是开展FTO最多的情形，因为在企业走出去的时候，是直面市场竞争最彻底的时候，没有FTO这个防护盾会死得很惨。比如其国外参展，一些知识产权管控非常严格的国家，会当场在展会扣押展品，导致企业直接从展会进入到法庭。一些电商平台，如果没有事先做好FTO，很可能因为专利侵权问题，产品在瞬间被下架（比如亚马逊的平衡车事件）。
对于场景B，是企业的一些重要经营环节，虽然不是直接的产品上市，但是这些行为都表明企业即将实施某些特定的技术，比如企业获得专利许可或交易，那代表他要用这项技术了，要使用就代表要进行商业盈利行为了，就会有专利侵权风险。技术或人才引进，也代表着要引进一项会进行市场经营的技术或产品。这些本质上都是产品拟上市的行为。
对于场景C，项目立项、研发、制造过程中如果都开展FTO工作，那FTO工作有些太频繁了，如果都要委托外部的专业机构来做，成本会非常大。因此，通常情况下，场景A、B，企业会委托外部专业的机构来做FTO工作，对于场景C的项目立项、研发、制造过程中的FTO，一般由企业的内部IPR来开展，这些工作更倾向于专利侵权预警的工作。
三、怎样开展FTO工作呢
前面两个小节讲的是why的层面，那how 的层面呢？即怎样开展FTO工作呢？
FTO工作开展的4个前提。
1、需要扎实的专业功底。不是会专利法，会撰写专利，会检索专利就能做FTO的。会做中国FTO，不代表会做美国FTO，会做美国FTO，不代表会做欧洲FTO。所以我认为能够具备全面的FTO专业功底的个人几乎没有，需要团队的集合，也需要个人不断的积累和更新专业知识。专业功底除了熟悉法条，有娴熟的检索技能，最重要的还是需要精读大量经典专利侵权案例，“法条+案例“才是真实的法律世界的呈现。
2、需要靠谱的工具。免费的专利数据库和高收费的商业数据库检索出来的信息量肯定不一样。比如我们做伊朗的FTO，发现现有的专利数据库里一个伊朗专利都没有。那我肯定就得换数据库了。
3、丰富的实战经验。知道怎么做和做过是完全不一样的。实战经验中除了专业方面的，如检索的全面性和准确性，侵权比对的合法性、合理性，还有对整个FTO的实际把控能力。
4、其他方面的工作前提，比如项目管理能力，团队协作能力。FTO工作的开展绝不对专利服务人员单方面完成的，需要不断的与企业技术人员，市场人员，管理人员进行沟通，确定各种工作细节。
在下一部分FTO具体的实施步骤介绍中，FTO工作开展的一些具体难点，能让大家更深刻的感受到FTO工作要具备的这些前提有多重要。
四、FTO工作的9个实施步骤
1、工作范围的确定
（1）对技术的定位。一个有形的产品再小，也五脏俱全，如结构，材料，零部件，外观，是都要考虑进行分别检索，还是选择其中一个方面就行呢？这个不是专利工作人员说得算，也不是企业说得算，需要双方进行沟通来敲定。
比如这个产品的材料非常关键，但是企业都是外购，那只需要对供应商的专利进行管控，由供应商提供FTO报告，或者在采购合同里把材料的风险责任明确即可，而不用企业自己来进行材料FTO的工作。如果结构是企业自己设计研发的，那也需要进一步明确是整体结构还是局部结构，这样检索才会更有针对性。
（2）地域范围的界定。企业的目标市场在哪，就针对哪个地域的专利。
（3）时间范围的界定。不能偷工减料，如仅选择最近10年的专利进行检索。但也不用太长，因为发明专利最长才20年。但有些国家会有不同，有些领域的专利也有不同的保护期，比如中国新专利法刚规定的专利补偿期的条款。
（4）法律状态的界定，虽然FTO就是针对有权专利的风险，但是还在审查中的专利也是有被授权的可能。所以法律状态不能仅定位在当时授权专利，审查中的，包括PCT国际阶段未届满的都应该囊括在内。法律状态看似一个简单的问题，但是因为每个国家的专利申请制度不同，法律状态的界定标准就不一样。所以很多国外的专利不能简单的认为他是无权或者有权。有的需要在官方网站上去一一核实，有的需要查阅这个专利所有审查过程。
FTO的工作委托通常都是企业产品即将上市的时候，时间一般非常紧迫，要在短时间内出具一份高质量的FTO报告，对工作量的把控非常重要。所以工作范围的界定就是定海神针了。
2、深度理解目标产品/技术
对于目标产品/技术的理解，专利服务人员应该更甚技术人员，因为技术人员看到的就是这一款产品或技术，专利服务人员需要看到这款产品的上位产品和各种可能的替代品。这样的检索基础才会牢靠。
比如我曾经做的一个化工行业的FTO，技术是苯加氢，但是最后检索出来的专利有的里面并不是用苯这个词，而是单环芳烃。
所以在做FTO工作时，对于目标产品/技术需要进行拆解，细分，上位，同位等。
3、确定检索要素
怎样做FTO检索不是本文分享的重点，专利检索要素表的制定很多检索老师也都讲过。
这里要强调的是，FTO检索是FTO工作中最关键的一环，没有检全检准，那所有的工作就是无用的。而检全和检准本来就是鱼与熊掌不可兼得。所以只能在理论范围和经验基础上尽可能的检全筛准。
4、开展全面检索
（1）FTO首先要检全。前面虽然界定了一些范围，但是在检索时也不能上来直接把范围卡死，很可能漏掉了一些关键专利。
比如限定具体一个目标国，但是该国家的语言用词比较特殊，但是如果我们选择的是全球，很可能是别的国家的专利里会有相关专利检出，通过目标国的同族没准就能锁定这个相关专利。另外，检索出的失效专利很可能能用于无效有风险专利的证据，或者作为现有技术抗辩的证据。
（2）还需要：多库+多人+多语言。检不出来怎么办？检索无止境，在有非常清晰明确的检索逻辑的基础上，如果都兼顾实施过，那就不用纠结。直接下结论就行了。
5、检索结果的筛选
这里的一个难点就是很可能检出来了但是筛选的时候成了漏网之鱼。是没有对技术有充分的理解，筛选专利时不能很好的匹配，也有可能是因为专利数据量非常大，因为筛选词没有选对，或者人为的疲劳导致漏筛。所以需要更智能的工具+团队协作。
另外，4、5很可能是往复循环的过程，因为在筛选时很可能发现一些检索时没有考虑到的要素，这时候就需要复检，复筛。
6、侵权比对
侵权比对的方法也是大家研究的一个热点。全面覆盖原则（字面侵权），等同侵权这是最基本的规则，绝对不能少，但是如何实际应用，不同段位的人员有不一样了。
这也是在FTO工作前提里提到的第一条，要掌握法律法规，精通经典司法案例。
一个侵权官司都有可能在一审二审再审中有不同的侵权认定结果，那怎么就能在一份FTO报告里得出肯定的侵权结论呢？
7、侵权风险评估
因此，风险评估一般不是绝对结论，而是相对的，有的人习惯用分级来表述风险，如一级风险，二级风险，有的人习惯用程度词表述风险。如较大风险，较小风险。这些都是可以的。
8、FTO报告结论 有侵权风险 vs 无侵权风险
在2021年以前，我们对FTO报告结论并没有特别关注，评估结论有侵权风险就直接写上有，无就写上无。但从2021年6月1日之后，FTO报告结论就没有那么简单了。需要慎重下笔了。因为如果结果是有侵权风险的，然后企业还是执意要去上市。那这份FTO报告如果真的呈现在侵权诉讼的法庭上，难以想象是何等局面。当然到那时，企业肯定不会公开这份FTO报告。但是，我们也不能因为企业需要好的结果就违背法律规则而随意改变FTO结论。因此，我个人建议，如果FTO的结论是有侵权风险，一定要开展第9项工作。
9、侵权规避/应对预案（可选的）
可从6个方面考虑。
（1）改进欲实施的技术方案，以免落入相关专利权的保护范围
（2）等待相关专利权到期
（3）在合适的时机提起专利无效程序
（4）购买专利权、获得许可证、交叉许可、建立专利联盟/专利池
（5）暂缓上市计划，等待重新上市时机
（6） 做好自己的专利布局
大部分时候考虑这6方面的时机已经非常晚了。所以何时开展FTO，肯定是越早越好，而不是快要上市时再做。我们曾经遇到一个企业在产品即将参展之前做FTO，后面结论是有一篇风险非常大的专利，但是当时企业在该产品上已经投入9年了，没有回头路了。企业不想放弃这块市场，而风险专利权人在市场上并没有做起来，所以企业选择了第6种应对预案，就是积累自己的专利权，待风险发生时有应对的武器。
五、FTO报告模板介绍
最后，关于FTO的第三个层面，what，是什么的问题。
定位：FTO报告是一种法律意见书，不是一个普通的检索报告，不是把检索对象，检索结果一列就完事了。
这里列出了报告模板的第一层级和一些关键点。
（1） 目标产品/技术的调查
—— 要明确技术重点和范围，不能只是一个技术主题名称，要把涉及的技术细节，技术分支展现出来，这样在后续使用时才能充分与涉案技术相对应。
（2） 所用的检索方法和检索过程说明
—— 要能证明检索的充分性，全面性，专业性。这样在后期如果要呈现给法院或者监管机构，才能更有说服力。
（3） 展示检索到的所有专利的重点信息
—— 专利核心著录项、法律状态、审查过程、所有相关法律事件
如果专利申请人和发明人与企业有关联或渊源，根本不存在冲突的可能，那即使从技术层面有侵权风险也是可以化解的，如非常容易获得授权许可。这样就不用再考虑后续的侵权规避措施了。
法律状态方面，如果即将到期，那也不用担心风险了。当然在FTO报告做完后也需要随时关注法律状态的变化，很有可能一个风险非常大的专利突然有一天未交年费失效了，那就躺赚了。当然这种可能性会比较小。
（4）分析所适用的法律原理—— 与目标地区的当前法律法规相匹配
如果是目标国是国外某国家或地区，建议与当地律师合作来开展FTO工作。
（5）对目标专利的保护范围的界定 —— 权利要求的解读
我国采取的权利要求保护范围的界定标准为折中式，即在确定专利权的保护范围时，应以权利要求为依据，同时结合说明书及附图来确定权利要求的实质内容，而不仅仅是权利要求的表面文字记载。
另外，因为我国已经不适用多余指定原则，对于权利要求的全部技术特征及等同特征都应纳入权利要求保护范围中。
（6）侵权比对 —— 至少要比对所有的独立权利要求， 兼顾字面侵权和等同侵权
一个权要侵权，就要纳入风险专利。独权范围最大，不侵独权就不侵从权。侵独权，也有可能侵从权。在可实施的情况下，最好能对所有权利要求进行比对，因为专利即使授权，后续在无效过程中也可能会有修改权利要求的情况。或者因为独权判断不侵权，而省略了从权的判定，但实际上判断独权不侵权时因为一些因素导致判断有误。
（7）免责声明 —— 漏检、时效性、侵权风险与实际指控
由于FTO是一个风险预判，风险也是瞬间变化的，而且FTO工作也不可能做到天衣无缝，再强大的团队也不可能做出一份完美的报告，因此有必要在报告的最后加入一个免责声明，明确FTO报告的狭隘之处。尤其是即使FTO报告的结果即使是没有侵权风险，也无法避免竞争对手的实际指控。
（8）出具人说明 —— 资质，是专利代理人，还是律师，还是企业IPR
FTO报告作为一个法律文件，除了内容干货体现出的专业性外，出具人的身份也是很重要的审视标准。比如美国法院一般只接受美国律师出具的FTO报告，如果是企业内部IPR出具的FTO报告，则有内部操作的嫌疑。而如果FTO报告由不具有诉讼经验的专利代理人出具，或者出具FTO报告的团队里没有侵权诉讼经验的成员，其可信度也会打折扣。
来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：郑聪 天津知川知识产权代理事务所（特殊普通合伙）
编辑：IPRdaily王颖 校对：IPRdaily纵横君
注：原文链接：怎样开展专利FTO工作？（点击标题查看原文）
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